CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney

Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney

Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary
Đại học London

Provided and translated by

the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II)

Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)
dịch và cung cấp
 Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp

Bài 9. Thực thi sở hữu trí tuệ

Hiện tượng mới về hàng nhái và hàng giả về sở hữu trí tuệ
Năm 1986, khi Vòng đàm phán Uruguay của GATT được khởi xướng, Hoa Kỳ ước
tính rằng thiệt hại hằng năm do hàng nhái và hàng giả của nước này khoảng 60 tỉ đô-
la. Năm 1998, OECD ước tính hàng giả chiếm 5 – 7% thương mại thế giới. Tại hội
nghị thượng đỉnh Davos năm 2003, thương mại thường niên trong lĩnh vực hàng giả
được ước tính trị giá 450 tỉ đô la Mỹ. Quy mô thực sự của hàng nhái và hàng giả
không thể ước tính chính xác được vì nó là hoạt động bí mật và mang tính hình sự.
Một số nét về quy mô của hiện tượng mới này có thể được tìm thấy trong thống kê
của Hải quan về những vụ tịch thu hàng giả. Ví dụ, trong thông báo tháng 10 năm
2005 của Ủy ban châu Âu (EC) sưu tập từ những báo cáo mà các cơ quan hải quan
của các quốc gia thành viên EU gửi tới về việc ngăn chặn hàng giả tại biên giới
Cộng đồng trong vòng 5 năm qua1. EC đã ghi lại những khuynh hướng sau:
Những thay đổi về số lượng:
• Các vụ tịch thu tăng 1000 % trong thời gian đó
• Hiện nay, Hải quan tịch thu hơn 100 triệu mặt hàng mỗi năm
• Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, là khu vực chính sản xuất hàng giả
• Từ năm 2003 đến 2004, số vụ hải quan liên quan đến hàng giả tăng hơn gấp
đôi chiếm 22 000 vụ hằng năm
• Vấn đề ngày càng gia tăng về nhu cầu thân thiện với môi trường trong việc
tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa bị tịch thu.

Những thay đổi về chất lượng:

• Hàng giả tăng nhiều gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn

1 Ủy ban châu Âu, Thông báo cho Ủy ban, Quốc hội châu Âu và Ủy ban Kinh tế và Xã hộichâu Âu về
phản hồi của Hải quan đối với những Khuynh hướng mới nhất về vấn đề Hàng giả và Hàng nhái tại Brussels,
11.10.2005, COM(2005) 479 phiên bản cuối cùng
2
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
 • Hầu hết các sản phẩm bị tịch thu hiện nay là đồ gia dụng hơn là đồ xa xỉ
phẩm
• Số lượng sản phẩm công nghệ cao tinh xảo gia tăng
• Việc sản xuất được thực hiện ở quy mô công nghiệp hóa
• Hàng giả chất lượng cao rất khó có thể bị phát hiện mà không có giám định
kỹ thuật
EC cho rằng những lý do làm gia tăng mạnh việc buôn bán hàng giả là (i) lợi nhuận
cao và rủi ro tương đối thấp, đặc biệt khi thực hiện các hình phạt ở một số nước; (ii)
từ sự phát triển chung của toàn cầu về năng lực công nghiệp hóa để sản xuất các sản
phẩm có chất lượng cao; và (iii) quyền lợi ngày càng gia tăng của tội phạm có tổ
chức trong việc chia sẻ lợi nhuận cao này. Vì lý do sau cùng này, EC đã xác định
những nguy cơ nghiêm trọng cho an ninh và sức khỏe công cộng, cụ thể liên quan
đến việc bắt giữ những hàng hóa nguy hiểm bao gồm dược phẩm giả, thực phẩm giả,
bột giặt giả và những đồ chơi không an toàn.

Thực thi theo Hiệp định TRIPS

Toàn cảnh
Động cơ chính để đưa các quyền sở hữu trí tuệ thành chủ đề của vòng đàm phán
Uruguay của GATT là việc nhận thức hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế hiện có đang
thiếu việc thực thi có hiệu quả. Tuyên bố cấp Bộ trưởng ngày 20 tháng 9 năm 1986
khởi xướng Vòng đàm phán Uruguay giải thích rằng
Để giảm đến mức tối thiểu những xuyên tạc và cản trở đối với nền thương
mại quốc tế, và có tính đến nhu cầu thúc đẩy việc bảo hộ thỏa đáng và có
hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ, và đảm bảo rằng các biện pháp và thủ tục
thực thi quyền sở hữu trí tuệ không tự trở thành các rào cản đối với thương
mại hợp pháp, mục đích của các vòng đàm phán là làm rõ các điều khoản của
GATT và soạn thảo kỹ lưỡng các quy định và nguyên tắc mới thích hợp.
Các vòng đàm phán sẽ hướng tới việc phát triển một khung đa phương về
những nguyên tắc, luật lệ và quy tắc nhằm giải quyết nạn buôn bán quốc tế về
hàng giả , có tính đến những công tác đã được thực hiện trong GATT.
Kết quả là, Phần II của Hiệp định TRIPS bắt buộc các quốc gia quốc gia thành viên
phải thiết lập một cơ chế thực thi toàn diện.

3
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Năm khoản trong Điều 41 xác định các nghĩa vụ thực thi chung có tính chất bắt
buộc đối với các quốc gai quốc gia thành viên. Các Điều từ 42 đến 50 quy định các
thủ tục và biện pháp đền bù dân sự và hành chính được quy định dành cho các chủ
thể quyền sở hữu trí tuệ. Điều 61 quy định việc xác lập các thủ tục hình sự và biện
pháp đền bù trong trường hợp cố ý làm giả nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền ở
quy mô thương mại. Một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng là hệ thống kiểm soát biên
giới đối với hàng giả về sở hữu trí tuệ được thể hiện trong các Điều từ 51 đến 60
được bàn luận trong phần sau. Là kết quả tất yếu của các điều khoản về thực thi của
Hiệp định, các biện pháp được thông qua trong các Điều 63 và 64 về việc thiết lập
các cuộc tham vấn đa phương và các thủ tục giải quyết tranh chấp.
Các nghĩa vụ thực thi chung
Điều 41.1 của Hiệp định TRIPS áp đặt cho các quốc gia thành viên WTO một nghĩa
vụ chung để thực hiện các thủ tục thực thi ghi trong Hiệp định ‘cho phép hành động
có hiệu quả chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’. Những thủ tục
này cũng đòi hỏi phải bao gồm ‘các biện pháp tức thời nhằm ngăn chặn các hành vi
xâm phạm và các biện pháp cản trở các hành vi xâm phạm tiếp theo’. Kiên định với
các mục tiêu chung về tự do hóa thương mại của WTO, những thủ tục này đòi hỏi
phải được ‘áp dụng theo cách thức sao cho tránh được việc tạo ra các rào cản đối với
thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp bảo vệ chống lại sự lạm dụng các
thủ tục này’.
Để mở rộng các điều kiện sau cùng, Điều 41.2 quy định ‘các thủ tục liên quan đến
thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải công bằng và bình đẳng’. Cụ thể hơn, có một
khoản quy định rằng các thủ tục này ‘không phức tạp và tốn kém một cách không
cần thiết, và cũng không được dẫn tới những hạn chế bất hợp lý về thời gian hoặc
những trì hoãn không thích đáng’. Ở hầu hết các nước, một phần sự chậm trễ là hậu
quả tất yếu của việc gia tăng khối lượng công việc mà hệ thống tòa án phải gánh
chịu.
Điều 41.3 quy định rằng ‘các quyết định phán xử vụ việc nên được thể hiện bằng
văn bản và nêu rõ lý do’ và rằng chúng ‘ít nhất phải được trao cho các bên mà không
được chậm trễ quá mức’. Quy trình đúng cũng được quy định trong đoạn khẳng định
rằng ‘các quyết định về vụ việc sẽ chỉ dựa trên các chứng cứ mà các bên đưa ra khi
xét xử’.
Cơ hội xem xét lại những quyết định hành chính cuối cùng và ‘các khía cạnh pháp lý
của những quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm’ được quy định trong Điều 41.4.
Tuy nhiên, đoạn 4 quy định rằng ‘không bắt buộc tạo cơ hội xét lại việc tuyên bố tha
bổng trong các vụ án hình sự’.
4
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Điều 41.5 gồm một tuyên bố chung ghi nhớ rằng việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở
một nước Thành viên không được đặt ở vị trí cao hơn so với việc thực thi các quyền
khác. Vì vậy không chỉ không có nghĩa vụ thiết lập một hệ thống tòa án riêng biệt về
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Điều 41.5 còn quy định rằng không có ‘nghĩa vụ trong
việc phân chia các nguồn lực giữa thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thực thi pháp luật
nói chung’. Tuy vậy, điều khoản này không tránh khỏi những nghĩa vụ quy định các
thủ tục thực thi khẩn trương và tạo cơ hội cho các bên quan tâm được lắng nghe và
có cơ hội khiếu nại vụ việc. Những nghĩa vụ này tất yếu sẽ kéo theo việc triển khai
các nguồn lực, phụ thuộc vào mức tài trợ hiện có mà bộ phận tòa án của nước đó
nhận được, và có thể đòi hỏi việc phân bổ ưu đãi các nguồn lực đối với việc thực thi
quyền sở hữu trí tuệ của tòa án.
Các thủ tục dân sự
Trong mối quan hệ với các quyền sở hữu trí tuệ được đề cập đến trong Hiệp định
TRIPS, Điều 42 quy định các quốc gia thành viên phải đáp ứng các thủ tục tố tụng
dân sự về thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các chủ thể quyền, kể cả các liên
đoàn và các hiệp hội có tư cách pháp lý hưởng các quyền đó. Điều 42 yêu cầu các
thủ tục này phải công bằng và bình đẳng trong đó bị đơn có quyền ‘được thông báo
bằng văn bản một cách kịp thời và đầy đủ, kể cả căn cứ khiếu kiện’.
Sự có mặt của luật sư độc lập cũng được quy định trong Điều 42. Tất cả các bên
tham gia các thủ tục này ‘sẽ có quyền chính đáng chứng minh cho yêu sách của
mình và trình bày tất cả các bằng chứng có liên quan’ mà không cần các thủ tục áp
đặt ‘các quy định phiền toái quá mức liên quan đến việc đương sự buộc phải có
mặt’.
Tóm lại, Điều 42 quy định các thủ tục ‘sẽ cung cấp phương tiện xác định và bảo vệ
các thông tin bí mật, trừ khi điều này trái với các quy định của hiến pháp hiện hành’.
Bằng chứng
(a) Phát hiện và thẩm vấn
Như thông lệ trong tố tụng dân sự ở phần lớn các nền tài phán, Điều 43.1 quy định
các thủ tục về bản chất của việc phát hiện và quản lý những lời thẩm vấn, khi một
bên có liên quan ‘đưa ra các chứng cứ có sẵn một cách hợp lý nhằm hỗ trợ cho lời
khai và xác định các chứng cứ có liên quan đến việc chứng minh lời khai trong sự
kiểm soát của bên phản đối’. Mối quan ngại đặc biệt sâu sắc trong việc tố tụng liên
quan đến sáng chế là những thủ tục tiền xét xử có thể dẫn đến việc các bí mật
thương mại bị bộc lộ. Điều 43.1 quy định rằng việc tạo ra các chứng cứ có thể bị bắt
buộc, ‘tùy thuộc vào các điều kiện đảm bảo bảo vệ thông tin mật trong các trường
5
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
hợp thích hợp”. Ở Vương quốc Anh, trong những trường hợp này, nguyên đơn được
yêu cầu đưa ra những “căn cứ khó chối cãi’ nghi ngờ bị đơn đang xâm phạm quyền
của nguyên đơn. Khi có những quan ngại về việc bộc lộ các bí mật thương mại đối
với cạnh tranh thương mại, tòa án có thể yêu cầu một chuyên gia độc lập tiến hành
việc điều tra các chứng cứ đã được phát hiện.
Trong trường hợp một bên tham gia vụ kiện ‘một cách tự ý và không có lý do chính
đáng từ chối truy cập hay không cung cấp thông tin cần thiết trong thời hạn hợp lý,
hoặc cản trở thủ tục liên quan đến việc thực thi quyền,’ Điều 43.2 cho phép các quốc
gia thành viên có thể cho các cơ quan xét xử đưa ra các quyết định tạm thời và quyết
định cuối cùng, khẳng định hoặc phủ định dựa trên cơ sở thông tin được đệ trình’.
Điều này bao gồm cả ‘đơn tố cáo hoặc đơn kiện của bên chịu bất lợi vì bị từ chối
truy cập thông tin’. Tuy thế, Điều 43.2 có lợi cho các bên trình bày ý kiến, lý lẽ hoặc
chứng cứ đã được đưa ra.
(b) Bảo vệ và Lưu giữ Chứng cứ
Trong trường hợp xâm phạm bản quyền và làm giả nhãn hiệu, bị đơn sẽ không
thường xuyên sẵn sàng để trả lời các câu hỏi thẩm vấn hoặc để tìm hiểu tài liệu.
Thực tế trong quá trình điều tra các chứng cứ có liên quan sẽ lập tức bị xóa bỏ hoặc
tiêu hủy. Nhằm giải quyết vấn đề này, Tòa án phúc thẩm của Anh trong vụ Anton
Piller kiện Manufacturing Processes2 đã chấp nhận một thủ tục xử kín đối với đơn
kiện của một bên, một thủ tục được cấp cho nguyên đơn mà bị đơn, được tư vấn bởi
đại diện pháp lí của mình, cho phép người nộp đơn kiểm tra địa điểm của bị đơn để
thu giữ, sao chép hoặc chụp ảnh tài liệu có thể được sử dụng làm vật chứng đối với
hành vi xâm phạm quyền đã bị tố cáo. Bị đơn có thể bị bắt buộc giao nộp hàng hóa
vi phạm và công cụ, và có thể phải cung cấp thông tin về nguồn cung cấp và điểm
đến của hàng hóa vi phạm.
Một thủ tục tương tự, gọi là saisie-contrefaçon, đã được phát triển bởi hệ thống tòa
án của Pháp. Vì bản chất ngoại lệ của những thủ tục này, trong sự ảnh hưởng của
chúng đến quyền dân sự của mỗi cá nhân, sau khi chứng minh có một vụ xâm phạm
quyền hiển nhiên, tòa án yêu cầu phải có chứng cứ rằng có khả năng chứng cứ về tài
sản của bị đơn sẽ bị tiêu hủy trước khi hai bên soạn thảo đơn kiện. Bên cạnh đó, tòa
án của Anh yêu cầu bảo vệ người có mặt lúc kiểm tra, công việc này được thực hiện
trong giờ làm việc, có đại diện pháp lý của cả hai bên, đôi khi có cả luật sư giám sát
trung gian là người có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục này. Việc từ
chối tuân theo thủ tục bắt giữ sẽ dẫn đến việc coi thường tòa án. Ngoài ra, việc sử
dụng thủ tục này với mục đích lạm dụng sẽ gây ra sự bồi thường đáng kể cho bị đơn.

2 [1976] RPC 719

6
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Thủ tục sie-contrefaçon và thủ tục Anton Piller được thông qua trong hệ thống được
quy định trong Điều 50 của Hiệp định TRIPS đối với việc thực hiện ‘các biện pháp
tạm thời’ bởi các cơ quan xét xử. Điều 50.1 quy định rằng các cơ quan xét xử sẽ có
thẩm quyền ‘đưa ra các biện pháp tạm thời khẩn cấp và hiệu quả: ‘(b) nhằm bảo tồn
các chứng cứ có liên quan đối với vi phạm đã bị tố cáo’.
Đối với thủ tục Anton Piller, Điều 50.2 cho phép các cơ quan xét xử có thẩm quyền
‘thông qua các biện pháp tạm thời trước khi nghe bị đơn trình bày nếu thích hợp,…
khi có nguy cơ hiện hữu cho thấy chứng cứ sắp bị tiêu hủy.’ Các cơ quan xét xử
cũng có thể căn cứ vào Điều 50.3 ‘yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng cứ bất kỳ
mà có thể được một cách hợp lý đủ sức thuyết phục rằng nguyên đơn là chủ sở hữu
quyền’ và rằng một vụ xâm phạm quyền đã xảy ra hoặc sắp xảy ra. Mặt khác, Điều
50.5 quy định rằng để giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền thực thi biện pháp tạm thời,
‘người nộp đơn có thể bị yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết để xác định hàng
hóa có liên quan’.
Đối với những biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng và bảo vệ quyền của bị đơn, Điều
50.3 quy định người nộp đơn tuân thủ việc ‘bảo vệ hoặc bảo đảm tương đương’ và
Điều 50.4 quy định rằng khi các biện pháp tạm thời được thông qua trước khi nghe
bị đơn trình bày ý kiến, phải thông báo cho các bên bị áp dụng biện pháp đó ‘mà
không được trì hoãn chậm nhất là sau khi thực hiện các biện pháp đó’. Khoản 4 cũng
quy định đối với việc ‘xem xét lại, kể cả quyền được lắng nghe yêu cầu của bị đơn
‘nhằm quyết định, trong khoảng thời gian hợp lý thông báo các biện pháp đó’ liệu
chúng có được ‘sửa đổi, thu hồi hoặc chứng thực’ hay không. Bên cạnh đó, nếu các
thủ tục tố tụng dẫn đến xét xử vụ việc không được tiến hành trong một thời gian hợp
lý, Điều 50.6 cho phép bị đơn yêu cầu việc thu hồi các biện pháp tạm thời hoặc
quyết định rằng chúng hết hiệu lực.
Tương tự với các biện pháp bảo đảm đã được phát triển trong mối quan hệ với thủ
thục saisie-contrefaçon và Anton Piller, Điều 50.7 quy định việc bồi thường cho bị
đơn khi ‘các biện pháp tạm thời bị thu hồi hoặc khi chúng có sai sót do hành vi bất
kỳ hay do nguyên đơn bỏ sót, hoặc khi được biết rằng không có hành vi xâm phạm
quyền hoặc nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’.
Lệnh của tòa án
(a) Giới thiệu
Một biện pháp dân sự quan trọng đối với việc bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ là sự
giảm nhẹ về mặt mệnh lệnh. Đặc biệt, khi hành vi xâm phạm quyền có thể gây thiệt
hại hoặc phá hoại việc tạo lập uy tín thương mại khi đưa ra ra một sản phẩm mới.

7
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Tương tự, việc làm giả rộng rãi một sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu có thể có
tác động hủy hoại tính phân biệt của nhãn hiệu của người chủ sở hữu, do đó có thể
làm cho việc đăng ký nhãn hiệu mất hiệu lực. Điều 44 cho phép các cơ quan luật
pháp có quyền ‘ra lệnh cho một bên chấm dứt hành vi xâm phạm quyền, ngoài các
mục đích khác, nhằm ngăn chặn việc xâm nhập các kênh thương mại trong quyền
hạn xét xử của mình đối với hàng nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’.
Lệnh của tòa án có thể được đưa ra theo Điều 44 căn cứ vào hành vi xâm phạm
quyền. Khi bằng chứng về việc lừa dối người tiêu dùng là đặc điểm cốt lõi của một
vụ xâm phạm quyền, biện pháp được đề cập nêu trong Điều 44 có thể vô giá trị khi
thời gian cần thiết được yêu cầu để tạo cơ hội cho người tiêu dùng bị lừa dối. Sau
khi điều này xảy ra, sẽ là vô ích khi hi vọng rằng sự việc lừa dối này không được
thực hiện. Trong trường hợp đó, điều khoản về giảm nhẹ tạm thời là rất cần thiết.
(b) Mệnh lệnh tạm thời
Điều 50.1 quy định rằng các cơ quan xét xử ‘có quyền ra lệnh áp dụng những biện
pháp khẩn cấp tạm thời và hữu hiệu… (a) để ngăn chặn việc xảy ra hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ’. Ngữ cảnh liên quan đến thương mại của chế tài này
được nhấn mạnh bởi tính đặc thù bổ sung trong đoạn phụ (a) rằng các biện pháp tạm
thời có thể được áp dụng ‘để ngăn chặn việc xâm nhập vào các kênh thương mại
trong quyền hạn xét xử của mình đối với hàng hóa, kể cả hàng nhập khẩu ngay sau
khi thông quan.
Về vấn đề thực hiện mệnh lệnh tạm thời, mặc dù chỉ dự định có hiệu quả về mặt bảo
quản, nhưng thực tế nó sẽ là cơ sở cho quyết định cuối cùng về quyền của các bên,
vì hiếm khi bên thua sẽ tiến hành quyết định giảm nhẹ cuối cùng sau phiên tòa tạm
thời. Nếu xảy ra khiếu nại, thường sẽ có vấn đề giảm nhẹ tạm thời. Điều 50.6 quy
định bị đơn có thể yêu cầu thu hồi các biện pháp tạm thời ‘nếu thủ tục tố tụng dẫn
đến việc xét xử vụ kiện không được tiến hành trong một thời hạn hợp lý, sẽ do cơ
quan xét xử quyết định’. Khi thời hạn đó chưa được quyết định, Điều 50.6 quy định
thời hạn đó là 20 ngày làm việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài
hơn.
Trong các vụ kiện về sở hữu trí tuệ, thiệt hại sẽ có khả năng bồi thường một cách dễ
dàng bằng tiền bồi thường thiệt hại, tòa án có thể dựa vào việc đảm bảo giảm nhẹ về
mặt mệnh lệnh, điều này là đặc biệt đúng trong trường hợp việc ra lệnh tạm thời có
ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của bị đơn. Mặt khác, khi một vụ vi phạm
bị tố cáo sẽ có một tác động bất lợi đến công việc kinh doanh của nguyên đơn, tòa
án có thể xem xét vấn đề bất lợi này để bị đơn được giúp đỡ bằng công việc kinh
doanh của người nộp đơn hay bằng khoản thanh toán từ nó bằng tiền gửi đến tòa án
8
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
trong việc dự đoán bồi thường hoặc chi phí được cấp cho bị đơn. Những quy tắc này
được thông qua tại Điều 50.7, quy định rằng
Nếu các biện pháp tạm thời bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực do hành vi
hay thiếu sót bất kỳ của nguyên đơn, hoặc sau khi nhận ra rằng quyền sở hữu
trí tuệ không bị xâm phạm hoặc nguy cơ bị xâm phạm, các cơ quan xét xử sẽ
có quyền ra lệnh buộc nguyên đơn phải trả cho bị đơn một khoản bồi thường
thỏa đáng đối với bất kỳ thiệt hại nào do những biện pháp này gây nên.
(c) Mệnh lệnh cuối cùng
Điều 44 cho phép các cơ quan xét xử ‘ra lệnh cho một bên chấm dứt hành vi xâm
phạm quyền, ngoài các mục đích khác, nhằm ngăn không cho hàng hóa nhập khẩu
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xâm nhập các kênh thương mại trong phạm vi quyền
hạn của họ”.
Lệnh này thường được đưa ra dựa trên cơ sở chuyên quyết. Trong số các yếu tố
được cân nhắc gồm: (a) tiền bồi thường thiệt hại có là một sự đền bù thỏa đáng hay
không; (b) mệnh lệnh sẽ đòi hỏi sự giám sát thường xuyên của tòa án không; (c)
người nộp đơn có tham dự vào hành vi tước bỏ quyền lợi, ví dụ, tự xâm phạm quyền
không; và (d) nguyên đơn trì hoãn việc tìm kiếm sự đền bù hay chấp thuận cách
hành xử của bị đơn.
Một cơ sở chuyên quyết khác được thể hiện trong Điều 44 là các quốc gia thành viên
không bị bắt buộc phải quy định chế tài mệnh lệnh ‘đối với các đối tượng được bảo
hộ do một người tiếp nhận hoặc đặt hàng trước khi biết hoặc có căn cứ hợp lý để
biết rằng việc kinh doanh đối tượng đó sẽ dẫn đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ’. Khó có thể nhìn thấy sự biện minh cho vấn đề này và việc nó sẽ vận dụng như
thế nào trong thực tiễn. Điều 50 cho phép ra các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn
việc xảy ra hành vi xâm phạm quyền trên cơ sở đơn của một bên, nếu cần thiết. Có
thể tại thời điểm đó bị đơn phát hiện ra rằng sản phẩm đã được mua đó là hàng xâm
phạm quyền, nhưng không thể ra lệnh cấm sản phẩm đó theo Điều 44 vì bị đơn nhận
biết được về việc xâm phạm quyền sau ngày ký hợp đồng mua bán. Vấn đề này có ý
nghĩa bởi thực tế rằng bị đơn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu
vẫn tiếp tục phân phối những sản phẩm xâm phạm quyền.
Thiệt hại và Bồi thường
Điều 45.1 quy định rằng các cơ quan xét xử có quyền ra lệnh ‘buộc người xâm phạm
quyền phải trả cho chủ sở hữu quyền khoản đền bù thỏa đáng để bồi thường cho
thiệt hại…phải chịu do hành vi xâm phạm quyền của người thực hiện hành vi xâm
phạm quyền khi đã biết hoặc có cơ sở để biết điều đó.
9
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Không có sự trợ giúp nào trong Điều 45.1 giải quyết vấn đề phức tạp về tính toán
mức thiệt hại do hậu quả của việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khi nguyên đơn
và bị đơn là đối thủ cạnh tranh, biện pháp về tiền bồi thường giống như việc bị đơn
trả cho việc đăng ký nếu việc đó được yêu cầu. Theo cách khác, tòa án có thể xem
xét thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu, thiệt hại này có thể được đánh giá trên cơ sở
lợi nhuận mà bị đơn được hưởng.
Một vấn đề đặc biệt nảy sinh trong việc đánh giá mức thiệt hại mà thương nhân phải
gánh chịu khi các bên không cạnh tranh trong cùng một thị trường. Ví dụ, trong
trường hợp làm giả những sản phẩm có danh tiếng, các bị đơn luôn là những người
sản xuất một số lượng lớn các sản phẩm kém chất lượng được bán cho tầng lớp
người tiêu dùng hoàn toàn khác so với những người mua hàng chính hãng. Việc xâm
phạm quyền là không thể chối cãi, nhưng nguyên đơn sẽ không trực tiếp mất khách
hàng cho những kẻ làm hàng giả. Mặt khác, một vài khách hàng có thể bị mất
phương hướng nếu sự có mặt của số lượng lớn hàng giả đã làm mất đi nét đặc sắc
của sản phẩm chính hãng. Việc tính toán mức thiệt hại của nguyên đơn trong trường
hợp này sẽ cực kỳ khó khăn.
Điều 45.1 được che đậy bằng ngôn ngữ của việc bồi thường đối với những tổn thất
phải chịu. Một cách tiếp cận thay thế mà có thể được dùng để tạo sự lựa chọn cho bị
đơn tính toán lợi nhuận. Việc bắt buộc một kẻ làm hàng kém chất lượng hoàn trả lợi
nhuận sẽ tránh được một phép tính khó về ảnh hưởng của việc buôn bán hàng giả
đến công việc kinh doanh của người sở hữu nhãn hiệu.
Nhận biết có tội
Điều 45.1 quy định trình tự bồi thường đối với những người xâm phạm quyền ‘cố ý,
hoặc có cơ sở hợp lý để biết, tham gia vào hoạt động xâm phạm’. Một tiêu chuẩn
chung về độ hợp lý thường được áp dụng đối với vấn đề nhận biết có tội. Tòa án đã
có quan điểm về vấn đề này, ví dụ, đối với một người sao chép một sản phẩm mới
có thể được hỏi liệu nó được bảo hộ sáng chế chưa. Thông thường, sự nhận biết
thích hợp được cố gắng tạo lập thông qua việc gửi thư đình chỉ cho người xâm
phạm. Việc tiếp diễn hành vi xâm phạm quyền sau khi nhận được thư là bằng chứng
về việc nhận biết có tội.
Điều 45.2 cho phép các quốc gia thành viên trao quyền cho các cơ quan xét xử ‘ra
lệnh việc thu hồi lợi nhuận và/hoặc trả các khoản đền bù thiệt hại ấn định trước kể
cả khi người xâm phạm quyền không biết hoặc không có căn cứ hợp lý để biết điều
đó’. Loại chế tài này thường được ra lệnh trong những trường hợp cạnh tranh không
lành mạnh hoặc mạo nhận.

10
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Chi phí
Điều 45.2 cho phép các cơ quan xét xử ‘ra lệnh buộc người xâm phạm quyền trả cho
chủ sở hữu quyền phí tổn bao gồm cả phí thuê luật sư thỏa đáng’. Những chi phí này
có thể bao gồm phí nộp đơn tại tòa, phí cho nhân chứng và loại chi phí bất kỳ liên
quan đến việc chuẩn bị chứng cứ.
Các biện pháp chế tài khác
Điều 46, biện minh cho việc tạo ra một sự ngăn chặn hữu hiệu đối với việc xâm
phạm quyền, cho phép các quốc gia thành viên trao quyền cho các cơ quan xét xử
‘ra lệnh buộc hàng hóa bị phát hiện xâm phạm, mà không có bồi thường dưới hình
thức bất kỳ, sẽ bị loại ra khỏi các kênh thương mại theo cách nào đó để tránh gây tổn
hại bất kỳ đối với chủ thể quyền’. Theo cách khác, nếu các yêu cầu mang tính hiến
pháp hiện có cho phép, hàng hóa xâm phạm có thể bị tiêu hủy. Một cản trở mang
tính hiến pháp tồn tại trong một số nền tài phán là nghĩa vụ cung cấp ‘các điều
khoản công bằng’ cho hàng hóa bất kỳ được yêu cầu bắt buộc.
Một quyền năng bổ sung được trao cho các cơ quan xét xử là quyền ‘ra lệnh buộc
các nguyên liệu và phương tiện đã được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hóa xâm
phạm’ tương tự sẽ bị loại ra khỏi các kênh thương mại’ theo cách ‘giảm đến mức tối
thiểu nguy cơ xâm phạm tiếp theo’.
Khi xem xét các yêu cầu đối với trình tự loại bỏ hoặc tiêu hủy hàng hóa xâm phạm
quyền và phương tiện được sử dụng để sản xuất loại hàng hóa này, các cơ quan xét
xử được yêu cầu xem xét ‘sự cần thiết phải có tính tương xứng giữa tính nghiêm
trọng của hành vi xâm phạm quyền và các chế tài được thực hiện cũng như lợi ích
của các bên thứ ba’. Trong trường hợp hàng hóa giả nhãn hiệu, Điều 46 quy định
rằng ‘trừ các trường hợp ngoại lệ, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng hóa
một cách bất hợp pháp không đủ để cho phép hàng hóa đó được đưa vào lưu thông
trong các kênh thương mại’.
Quyền được thông tin
Một cải tiến đặc biệt hữu ích là thẩm quyền được đề cập đến trong Điều 47 ‘ra lệnh
buộc người xâm phạm quyền phải thông báo cho chủ sở hữu quyền biết về các bên
thứ ba tham gia vào việc sản xuất và phân phối hàng hoá hoặc dịch vụ xâm phạm
quyền và các kênh phân phối của họ”. Điều 47 tư vấn việc thực hiện quyền lực này
khi nó không ‘tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm’. Không
có hướng dẫn về việc đánh giá mức độ nghiêm trọng hoặc tiêu chuẩn đánh giá mức
độ nghiêm trọng hay tiêu chuẩn của mức độ nghiêm trọng có phải là thiệt hại đối với
bên tìm kiếm thông tin hay không, hoặc từ góc độ lợi ích công chúng trong việc
11
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
kiềm chế các hành vi bất hợp pháp. Ví dụ, việc làm giả hàng chất lượng kém ở quy
mô lớn là mối quan tâm nhỏ đối với một thương nhân sản xuất sản phẩm chất lượng
cao khi các sản phẩm này không dễ nhầm lẫn với các sản phẩm của những kẻ làm
hàng giả. Tuy nhiên, công chúng sẽ quan tâm đến việc bảo hộ người tiêu dùng khỏi
hàng chất lượng kém hơn. Công chúng cũng chủ yếu quan tâm đến nét đặc trưng của
đạo đức thương mại.
Bồi thường cho bị đơn
Nếu ‘các biện pháp thực thi bị lạm dụng’ Điều 48.1 quy định rằng các cơ quan xét
xử có thẩm quyền ra lệnh cho bên ‘đã đưa ra yêu cầu thực hiện các biện pháp thực
thi’ trả ‘khoản bồi thường thỏa đáng cho tổn thất phải chịu do sự lạm dụng đó’ cho
người bị áp dụng hoặc hạn chế một cách phi lý. Điều 48.1 cũng quy định nguyên
đơn phải trả cho bị đơn ‘một khoản phí thích hợp thuê luật sư’.
Trường hợp miễn cho cán bộ công vụ
Một vấn đề mà các chủ sở hữu quyền phàn nàn về vấn đề áp dụng luật pháp là sự
thất thường và lạm dụng việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cán bộ công
trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này được nhận thức rõ đặc biệt trong
trường hợp khi người khởi kiện là người nước ngoài. Các cán bộ công có thể được
che chở trong cái vỏ bọc miễn nhiễm lúc nào cũng gắn liền với cơ quan họ. Điều
48.2 quy định rằng trong mối quan hệ với việc điều hành luật bất kỳ liên quan đến
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan và cán bộ công sẽ được miễn ‘chỉ…khi
các hành vị được thực hiện hoặc dự định thực hiện một cách có thiện chí nhằm điều
hành các luật đó’.
Chế tài hình sự
(a) Tổng quan
Điều 61 quy định rằng các quốc gia thành viên sẽ quy định các thủ tục và hình phạt
hình sự ‘được áp dụng, ít nhất trong các trường hợp làm giả nhãn hiệu và xâm phạm
bản quyền tác giả một cách cố ý ở quy mô thương mại’. Các chế tài hình sự được đề
cập đến trong Điều này là: ‘phạt tù và/hoặc phạt tiền đủ để ngăn chặn việc xâm
phạm, phù hợp với mức phạt áp dụng đối với mức độ nghiêm trọng tương ứng’.
Cũng trong các trường hợp thích hợp, Điều 61 quy định việc ‘tịch thu, tước đoạt và
tiêu hủy hàng hóa xâm phạm và nguyên liệu và phương tiện bất kỳ được sử dụng
chủ yếu để thực hiện hành vi xâm phạm quyền này’.
Điều 61 cũng quy định các thủ tục và hình phạt hình sự được áp dụng trong các
trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ‘đặc biệt khi chúng phạm tội một cách
có chủ ý và ở quy mô thương mại’.
12
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
(b) Tiêu chuẩn của bằng chứng
Hậu quả của việc quy định đối với ‘thủ tục hình sự’ đối với trường hợp có các hành
vi xâm phạm quyền cố ý nhất định là tiêu chuẩn bằng chứng cao hơn so với bằng
chứng được yêu cầu được trong tố tụng dân sự. Trong các hệ thống tư pháp bắt
nguồn từ mô hình của nước Anh, tiêu chuẩn sẽ là không thể hồ nghi. Trách nhiệm
chứng minh thường do bên nguyên đơn thực hiện. Khi có sự bào chữa, bị đơn
thường chịu trách nhiệm bào chữa, thường dựa trên sự cân bằng của những khả
năng.
(c) Hiểu biết
Điều 61 cho phép thể chế về các hình phạt hình sự trong trường hợp xâm phạm
quyền có chủ ý. Là một vấn đề thực tế, không có gì khác thường trong những tranh
chấp về sở hữu trí tuệ khi người khởi kiện gửi thông báo đình chỉ cho người xâm
phạm quyền để thông báo rằng họ có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người
khởi kiện. Tuy nhiên, điều này có thể phi thực tế trong các trường hợp xâm phạm
quyền tác giả và làm giả nhãn hiệu ở quy mô lớn, đặc biệt khi thủ phạm có thể liên
quan đến tội phạm có tổ chức.
Một vấn đề cụ thể chứng minh việc cố ý của một nhóm tập thể bị đơn là việc xác
định những người có tư tưởng liên quan đến sự có tội của cả tập thể đó. Nói chung,
một công ty có trách nhiệm pháp lí cho những hành vi và hiểu biết của những người
được gọi là thành phần chỉ đạo và ý chí của công ty. Những người này kể cả ban
giám đốc, giám đốc điều hành và các cán bộ cấp cao, những người thực hiện chức
năng quản lý và là người phát ngôn của công ty. Những người được luật đối xử như
là là công ty được phát hiện bằng cách xác định các thể nhân, là những người được
giao phó thực hiện quyền lực của công ty bằng biên bản ghi nhớ và các điều luật của
hiệp hội, hoặc được quyết định bởi các giám đốc, hoặc bởi chính công ty trong các
phiên họp toàn thể theo các điều lệ.
(d) Xác định số lượng hình phạt
Mức độ cố ý hay toan tính thận trọng trong hành vi xâm phạm sẽ có quan hệ đối với
mức độ phạt tiền được áp đặt. Ngoài ra, như một yếu tố về lượng có liên quan sẽ là
số lượng lớn các hành vi phạm tội của bị đơn và việc tái diễn những hành vi phạm
tội tương tự. Điều 61 cũng xác định hiệu quả kiềm chế của các hình phạt. Điều này
sẽ liên quan đến việc cân nhắc khả năng chi trả của bị đơn, động cơ dẫn tới hành vi
sai trái và khả năng tái diễn.

Các quy định về kiểm soát biên giới trong Hiệp định TRIPS
13
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
(a) Phạm vi
Các quy định về kiểm soát biên giới trong Hiệp định TRIPS chủ yếu chống lại hoạt
động buôn bán “hàng giả nhãn hiệu và hàng xâm phạm bản quyền”. Tuy nhiên, Điều
51 quy định rằng các nước thành viên thành viên WTO có thể áp dụng đình chỉ
thông quan đối với “hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”. Vì thế, ví dụ, một
quốc gia thành viên có thể quy định đình chỉ thông qua hàng hóa xâm phạm quyền
đối với: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, chỉ dẫn địa
lý và giống cây trồng.
Trong chú thích của Phần 4 Hiệp định TRIPS có một ngoại lệ của các quy định về
kiểm soát biên giới đối với việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới của các nước
thuộc một liên minh hải quan, như EU hoặc NAFTA, hoặc ASEAN, khi các nước
này thành lập một liên minh hải quan.
Theo chú thích của Điều 51 Hiệp định TRIPS các quốc gia thành viên được miễn
nghĩa vụ áp dụng các thủ tục kiểm soát biên giới đối với việc buôn bán song song
hàng chính hãng, tức là hàng hóa đưa vào thị trường của một nước khác bởi chủ sở
hữu quyền hoặc bởi người được chủ sở hữu quyền cho phép. Trong EU việc cho
phép này phải được khẳng định và không hàm ý thực hiện, mặt khác nó cho phép
chủ sở hữu quyền phản đối việc nhập khẩu song song nếu người tiêu dùng có thể bị
nhầm lẫn về đặc tính và chất lượng của hàng hoá nhập khẩu, ví dụ, nếu hàng hoá
mang nhãn hiệu của một nước này được đóng gói lại bằng thùng các-tông xuất khẩu
sang một nước khác, nếu việc đóng gói lại làm cho chất lượng bị thua kém, như vậy
làm cho tình trạng của hàng hóa bị suy giảm. Một vấn đề đặc thù của buôn bán song
song là thường các hàng hóa được nhập khẩu không phải bởi người đã đăng ký với
cơ quan hải quan như nhà nhà nhập khẩu được cấp phép và đôi khi hàng hóa nhập
khẩu có thể bị trộn lẫn với hàng hóa giả mạo.
Chú thích của Điều 51 cũng cho phép các quốc gia thành viên miễn kiểm soát biên
giới đối với hàng hóa quá cảnh. Điều này trên thực tế có thể gây khó khăn cho một
liên minh hải quan khi các phương tiện có khuynh hướng chuẩn bị kỹ lưỡng cẩn
thận hơn ở các nước ngoại biên của liên minh. Những người vận chuyển hàng hoá
xâm phạm quyền có thể lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo hơn của các nước nằm bên
trong liên minh.
Một ngoại lệ cuối cùng đối với các quy định về kiểm soát biên giới được quy định
tại Điều 60, cho phép các quốc gia thành viên loại trừ “hàng hóa phi thương mại với
số lượng nhỏ trong hành lý cá nhân hoặc hàng gửi với số lượng nhỏ”. Ngoại lệ này
đã bị một số kẻ lợi dụng bằng cách chia hàng hóa xâm phạm quyền ra nhiều phần

14
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
khác nhau được vận chuyển theo hành lý cá nhân hoặc được lắp ráp lại sau khi nhập
khẩu.
Các thuật ngữ “giả” và “xâm phạm bản quyền” liên quan đến hàng hóa, đề cập đến
việc sản xuất, phân phối và bán các bản sao của hàng hóa được sản xuất mà không
được phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Những hàng hóa này cố tình xuất
hiện tương tự với hàng thật để mạo nhận là hàng thật. Điều này bao gồm cả việc sử
dụng các nhãn hiệu nổi tiếng trên dược phẩm, quần áo, nước hóa và các sản phẩm
gia dụng mà không phải được sản xuất bởi hoặc theo ủy quyền của chủ sở hữu nhãn
hiệu, cũng như việc sao chép y nguyên đĩa CD âm nhạc hoặc phần mềm đưa ra bán
với ý để người tiêu dùng thông thường không thể phân biệt được với sản phẩm thật.
Đối với luật hình sự, hàng giả về sở hữu trí tuệ và hàng xâm phạm bản quyền được
xác định như các hành vi lậu thuế tập trung vào việc sản xuất và bán hàng phi pháp
mạo nhận là hàng thật. Trong phạm vi này “lậu thuế” là hàng hóa bị cấm nhập khẩu,
xuất khẩu hoặc sở hữu. Việc xử lý lậu thuế luôn liên quan đến hành vi buôn lậu, nơi
những kẻ sản xuất và phân phối loại hàng này muốn trốn thuế liên quan đến sản xuất
và bán buôn sản phẩm.
(b) Hoạt động đình chỉ thông quan hàng hóa của cơ quan hải quan
Quy định chính trong Hiệp định TRIPS về kiểm soát biên giới là Điều 51 nêu rằng
các quốc gia thành viên phải
quy định các thủ tục cho phép chủ sở hữu quyền, khi có những căn cứ hợp lý
để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu hàng hóa có thể là giả nhãn hiệu hoặc xâm
phạm bản quyền, được đệ đơn cho các cơ quan có thẩm quyền, là cơ quan
hành chính hoặc cơ quan xét xử, yêu cầu cơ quan hải quan đình chỉ thông
quan hàng hóa đó vào lưu thông tự do.
Như một chú thích của quy định này, cụm từ “hàng hóa giả nhãn hiệu” được định
nghĩa là “hàng hóa bất kỳ, kể cả bao bì, trái phép mang nhãn hiệu trùng với nhãn
hiệu đã được đăng ký hợp pháp cho hàng hóa đó, hoặc không thể phân biệt với nhãn
hiệu đó về những khía cạnh cơ bản và do vậy xâm phạm các quyền của chủ sở hữu
nhãn hiệu đó theo luật của nước nhập khẩu”. Cụm từ “hàng hóa xâm phạm bản
quyền” được định nghĩa là “hàng hóa bất kỳ là bản sao được làm ra mà không có sự
đồng ý của chủ sở hữu quyền ở nước sản xuất, và hàng hóa đó được làm ra một cách
trực tiếp hoặc gián tiếp từ một sản phẩm mà việc làm ra bản sao sản phẩm đó cấu
thành hành vi xâm phạm bản quyền hoặc quyền liên quan theo luật của nước nhập
khẩu”.

15
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Cùng với việc đình chỉ thông quan hàng hóa bị nghi là hàng giả nhãn hiệu hay hàng
xâm phạm bản quyền, Điều 51 cũng quy định rằng đơn đề nghị đình chỉ thông quan
có thể được làm đối với hàng hóa xâm phạm các loại quyền sở hữu trí tuệ khác, như
hàng hóa mang trang trí xâm phạm quyền đối với một kiểu dáng đã được đăng ký
hoặc được sản xuất theo quy trình xâm phạm quyền đối với một quy trình đã được
cấp bằng độc quyền sáng chế.
Điều này cũng quy định rằng các thủ tục đình chỉ thông quan đối với hàng nhập
khẩu cũng được áp dụng đối với việc “thông quan hàng hóa xâm phạm quyền xuất
khẩu ra khỏi lãnh thổ nước mình”. Với cách diễn đạt đó, quy định này có thể cho
phép cơ quan hải quan bắt giữ hàng hóa có xuất xứ trong nước cũng như hàng hóa
quá cảnh có nguồn gốc từ một nước khác. Trên thực tế, các cơ quan hải quan đã
không đáp ứng tốt lắm trong việc xử lý hàng hóa được vận chuyển từ nội địa ra do
khuynh hướng của các cơ quan hải quan thường hướng ra bên ngoài. Tuy nhiên,
không có lý do giải thích tại sao họ không thể kiểm tra kỹ hàng hóa vận chuyển theo
cả hai hướng.
Như nêu trên, Điều này không được áp dụng đối với một nước quốc gia thành viên
của WTO “đã xóa bỏ hầu hết mọi hoạt động kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa
qua biên giới của mình với một quốc gia thành viên khác mà cả hai đều thuộc một
liên minh hải quan”.
(c) Quy trình áp dụng
Điều 52 quy định rằng
Một chủ sở hữu quyền bất kỳ tiến hành các thủ tục theo Điều 51 đều phải
cung cấp chứng cứ thích hợp để chứng minh với các cơ quan có thẩm quyền
rằng, theo luật của nước nhập khẩu, hiển nhiên có sự xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ và phải cung cấp một bản mô tả hàng hóa chi tiết đến mức các cơ quan
hải quan có thể dễ dàng nhận biết hàng hóa đó.
Liên quan đến những quyền sở hữu trí tuệ quá được thông qua đăng ký, như nhãn
hiệu, kiểu dáng và sáng chế, sẽ là hợp lý khi cơ quan hải quan yêu cầu người nộp
đơn yêu cầu đình chỉ thông quan nộp giấy tờ chứng minh quyền của mình, như bản
sao giấy chứng nhận đăng ký có liên quan. Các vấn đề đặc biệt phát sinh từ các
quyền này trong xét xử không bắt nguồn từ việc đăng ký. Trên thực tế, vấn đề quan
trọng nhất lại liên quan đến các nhãn hiệu nổi tiếng và các tác phẩm được bảo hộ
bản quyền.
Các nhãn hiệu nổi tiếng là các nhãn hiệu có một uy tín quốc tế rất lớn và thậm chí có
thể được bảo hộ ở một nước mà không cần đăng ký. Khi chủ sở hữu một nhãn hiệu
16
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
nổi tiếng nộp đơn yêu cầu đình chỉ thông quan hàng hóa vào lưu thông tự do do xâm
phạm quyền đối với một nhãn hiệu nổi tiếng, các cơ quan hải quan sẽ có nghĩa vụ,
đầu tiên là xác định tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu đó, và thứ hai là trong tình
trạng thiếu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký, xác định xem liệu hàng hóa nêu trong
đơn yêu cầu có xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng không. Điều này đòi
hỏi các cơ quan hải quan xây dựng một số chuyên gia về sở hữu trí tuệ, hoặc phát
triển mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan sở hữu trí tuệ.
Một vấn đề tương tự sẽ phát sinh đối với hàng hóa xâm phạm bản quyền khi các cơ
quan hải quan phải xây dựng cho mình một đội ngũ chuyên gia đủ khả năng để tự
xác định được vấn đề chủ sở hữu quyền tác giả và vấn đề xâm phạm quyền.
Sau khi nhận được đơn đề nghị đình chỉ thông quan, Điều 52 quy định các cơ quan
hải quan phải thông báo cho nguyên đơn “trong một thời hạn hợp lý về việc đơn có
được chấp nhận hay không” và, thời hạn mà các cơ quan hải quan sẽ hành động nếu
thời hạn này đã được ấn định.
(d) Đảm bảo hoặc Bảo chứng tương đương
Để bảo vệ những người là đối tượng của một đơn yêu cầu đình chỉ thông quan cũng
như ngăn ngừa các cơ quan có thẩm quyền lạm dụng quyền, Điều 53.1 cho phép các
cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đưa ra “một khoản đảm bảo hoặc bảo chứng tương
đương để bảo vệ bị đơn và các cơ quan có thẩm quyền”. Tuy nhiên, Điều 53.1 quy
định rằng khoản đảm bảo hoặc bảo chứng tương đương đó không được cản trở một
cách bất hợp lý các thủ tục này.
Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, Điều 53.2 cho phép thông quan hàng
hóa bị đình chỉ khi bị đơn nộp một khoản tiền phù hợp để bảo vệ chủ sở hữu quyền
khỏi hành vi xâm phạm quyền bất kỳ như một khoản bảo đảm. Thủ tục này được áp
dụng (a) nếu cơ quan hải quan đình chỉ thông quan hàng hóa liên quan đến kiểu
dáng công nghiệp, sáng chế, thiết kế bố trí hoặc thông tin bí mật trên cơ sở một
quyết định hành chính mà quyết định đó không bị xem xét lại bởi một cơ quan xét
xử hoặc một cơ quan độc lập; (b) thời hạn thông báo cho cơ quan hải quan về việc
bắt đầu vụ kiện để xác định vụ việc quy định tại Điều 55 đã hết hạn; và (c) mọi điều
kiện khác liên quan đến việc nhập khẩu đã được tuân thủ.
Điều 53.2 quy định rằng việc nộp khoản bảo đảm đó không được ảnh hưởng đến
biện pháp chế tài bất kỳ khác mà chủ sở hữu quyền có thể vận dụng và khoản bảo
đảm này phải được hoàn trả nếu chủ sở hữu quyền không thực hiện quyền tố tụng
trong một thời hạn hợp lý.
(e) Thông báo về việc đình chỉ
17
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Điều 54 quy định việc thông báo ngay cho cả người nhập khẩu và nguyên đơn yêu
cầu đình chỉ về việc đình chỉ thông quan hàng hóa theo Điều 51.
(f) Thời hạn đình chỉ
Điều 55 quy định việc các cơ quan hải quan thông qua hàng hóa bị đình chỉ với điều
kiện tất cả các điều kiện khác liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải được
tuân thủ, nếu “trong một thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nguyên đơn
được thông báo về việc đình chỉ thông quan, nếu các cơ quan hải quan không được
thông báo rằng thủ tục để xét xử vụ việc đó đã được một bên không phải là bị đơn
tiến hành, hoặc rằng cơ quan có thẩm quyền đã quyết định áp dụng các biện pháp
tạm thời để kéo dài thời hạn đình chỉ thông quan đối với hàng hóa”. Điều này quy
định trong “những trường hợp thích hợp”, thời hạn đó có thể được gia hạn thêm 10
ngày làm việc.
Nếu thủ tục tố tụng để xét xử vụ việc đó đã được tiến hành, Điều 55 cho phép bị đơn
được phép yêu cầu “xem xét lại, bao gồm cả việc nghe bị đơn trình bày ý kiến” để
trong một thời hạn hợp lý ra quyết định “liệu có sửa đổi, hủy bỏ hoặc giữ nguyên”
những biện pháp ấy hay không.
Cuối cùng Điều 55 quy định rằng trường hợp việc đình chỉ thông qua hàng hóa được
thực hiện hoặc được tiếp tục thực hiện theo một biện pháp tạm thời, sẽ áp dụng Điều
50.6, tức là việc đình chỉ sẽ bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực nếu thủ tục tố tụng
để xét xử vụ việc không được tiến hành trong một thời hạn hợp lý, được xác định
bởi cơ quan xét xử, hoặc trường hợp thiếu quy định về thời hạn này, là 21 ngày làm
việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài hơn.
(g) Bồi thường cho người nhập khẩu và chủ sở hữu hàng hóa
Nếu người nhập khẩu, người nhập khẩu theo ủy thác và chủ sở hữu hàng hóa phải
gánh chịu thiệt hại do việc ngăn giữ hàng hóa một cách sai trái, hoặc do việc ngăn
giữ thông quan hàng hóa theo Điều 55, Điều 56 cho phép các cơ quan có liên quan
yêu cầu nguyên đơn phải trả cho những người này một khoản bồi thường “thỏa
đáng”.
(h) Quyền kiểm tra và thông tin
Một sự đổi mới đặc biệt hữu ích của các quy định về kiểm soát biên giới trong Hiệp
định TRIPS là thẩm quyền được quy định bởi Điều 57 cho phép các nước quốc gia
thành viên quy định khi vụ việc được phán quyết thuận theo yêu cầu của chủ sở hữu
quyền, các cơ quan có thẩm quyền có quyền thông báo cho chủ sở hữu quyền “tên
và địa chỉ của người gửi hàng, người nhập khẩu và người nhập khẩu theo ủy thác và
về số lượng hàng hóa”. Hiển nhiên Điều này sẽ giúp chủ sở hữu quyền trong việc
18
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
điều tra tiếp theo những người khác có liên quan đến hàng giả và hàng xâm phạm
bản quyền.
Chủ sở hữu quyền chắc chắn được hỗ trợ tốt nhất để nhận diện hàng xâm phạm
quyền, Điều 57 cho phép các quốc gia thành viên quy định cho các cơ quan có thẩm
quyền quyền tạo cho chủ sở hữu có “cơ hội đủ để yêu cầu tiến hành kiểm tra hàng
hóa bất kỳ bị cơ quan hải quan ngăn giữ để chứng minh co yêu cầu của mình”.
Tương tự, các cơ quan có thẩm quyền được quy định thẩm quyền tạo cho người
nhập khẩu một cơ hội tương đương để tiến hành kiểm tra hàng hóa bất kỳ như vậy.
(i) Hành động mặc nhiên
Điều 58 quy định rằng các quốc gia thành viên có thể cho phép các cơ quan có thẩm
quyền chủ động hành động đình chỉ thông qua hàng hóa mà các cơ quan đó có
chứng cứ hiển nhiên về sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong những trường hợp
như thế, Điều 58 cho phép các cơ quan có thẩm quyền “yêu cầu chủ sở hữu quyền
cung cấp những thông tin mà có thể giúp họ thực hiện các quyền lực đó”.
Điều 58(b) quy định rằng cả người nhập khẩu và chủ thể quyền phải được thông báo
ngay về việc đình chỉ thông quan và nếu người nhập khẩu nộp đơn cho các cơ quan
có thẩm quyền khiếu nại việc đình chỉ thông quan thì việc đình chỉ thông quan đó
phải tuân thủ, với những sửa đổi thích hợp, các điều kiên quy định tại Điều 55.
Điều 58(c) quy định một ngoại lệ cho cả cơ quan Nhà nước và các công chức Nhà
nước “khỏi bị áp dụng các chế tài tương ứng nếu những hành vi được thực hiện hoặc
dự định thực hiện một cách có thiện ý”.
(j) Chế tài
Với điều kiện không làm tổn hại đến các hành vi xâm phạm quyền bị một chủ sở
hữu khiếu kiện, và tùy thuộc vào quyền của bị đơn yêu cầu cơ quan xét xử xem xét
lại, Điều 59 quy định rằng các cơ quan có thẩm quyền có quyền “ra lệnh tiêu hủy
hoặc xử lý hàng hóa xâm phạm quyền” theo các nguyên tắc quy định tại Điều 46.
Điều 46 quy định mọi xử lý hàng hóa xâm phạm quyền phải được thực hiện bên
ngoài các kênh thương mại “theo cách thức tránh gây thiệt hại bất kỳ cho chủ sở hữu
quyền”. Trong khi ra quyết định tiêu hủy, các cơ quan có thẩm quyền phải tính đến
độ nguy hiểm của hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của các bên thứ ba. Liên quan
đến hàng giả, Điều 46 quy định rằng “việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng
hóa một cách bất hợp pháp không đủ để cho phép hàng hóa đó được đưa vào lưu
thông trong các kênh thương mại”. Tương tự, Điều 59 quy định, đối với hàng giả,
các cơ quan có thẩm quyền “không được cho phép tái xuất những hàng hóa xâm

19
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
phạm quyền vẫn giữ nguyên trạng hoặc xử lý chúng theo một thủ tục hải quan khác,
trừ các trường hợp ngoại lệ”.
Cuộc họp Tư vấn về thực thi của WIPO, tài liệu WIPO Doc. WIPO/CME/3: Xu
hướng của các vấn đề liên quan đến những khó khăn và thực tiễn trong lĩnh vực
thực thi.
1. Nhìn chung, các ý kiến chỉ ra rằng ở một số quốc gia thành viên, các hàng rào
mang tính nguyên tắc để loại trừ hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền không tồn
tại trong luật nội dung, nhưng tồn tại trong các chế tài và hiện phạt hiện có (hoặc
không có) để ngăn chặn hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền. Trong nhiều trường
hợp cho thấy các hệ thống thực thi là không có hiệu quả do thiếu nguồn nhân lực, tài
chính và các kinh nghiệm thực tế về thực thi quyền sở hữu trí tuệ; thiếu thốn lớn về
đào tạo các cán bộ thực thi, kể cả cán bộ của ngành tư pháp; các chủ sở hữu quyền
cũng như công chúng thiếu sự hiểu biết về quyền của mình và các chế tài; các văn
bản pháp luật chưa được soạn thảo một cách có hiệu quả hoặc bao quát; và các vấn
đề mang tính hệ thống phát sinh từ sự điều phối quốc gia và quốc tế thiếu hiệu quả,
bao gồm cả việc thiếu tính minh bạch.
2. Ý kiến của một số nước quốc gia thành viên cho rằng hệ thống tư pháp còn
chậm chạp, thiếu sự điều phối cùng với sự chậm trễ kéo dài và các kết quả thiếu tính
thiết thực, tốn kém và áp dụng không đồng bộ, ngay cả tại biên giới của cùng một
quốc gia. Một số nước quốc gia thành viên không quy định về hành động mặc nhiên
ở biên giới, hoặc nếu có quy định thì luôn yêu cầu các chủ sở hữu quyền theo đuổi
vụ việc. Ở một số nước còn bị phàn nàn rằng các lệnh sơ thẩm của tòa án được đưa
ra rất muộn, hoặc nếu đưa ra đúng thời hạn thì thường khó thực thi. Các lựa chọn
khác được đề xuất, như trọng tài hoặc các hệ thống giải quyết tranh chấp khác,
thường được xem là kém phát triển, hoặc các quyết định của các cơ quan này không
khả thi một cách đầy đủ. Một số ý kiến thường phàn nàn về việc thiếu khả năng bắt
giữ và triệt phá hành vi lậu thuế; hàng hóa xâm phạm quyền thường dễ bán lại, gắn
lại nhãn hiệu hoặc tái xuất. Hơn nữa một số ý kiến đã chỉ ra việc thiếu các mệnh
lệnh tư pháp hoặc hành chính về các phương tiện tịch thu và tiêu huỷ được sử dụng
trong sản xuất hàng lậu dẫn đến các hành vi kinh doanh phi pháp tiếp diễn bởi chính
kẻ xâm phạm quyền đó hoặc các đối tác làm ăn của kẻ đó.
3. Một số ý kiến quả quyết rằng việc đánh giá thấp giá trị của các quyền sở hữu
trí tuệ cũng đóng góp vào việc thực thi kém hiệu quả. Trong số các ý kiến này có ý
kiến nhấn mạnh một số khía cạnh liên quan của vấn đề: mức độ thấp về kiến thức về
quyền sở hữu trí tuệ và về quản lý các quyền này; chi phí và thời gian cần thiết để
bắt đầu và theo đuổi một hoạt động thực thi tại tòa án; và sự lo sợ rằng các bên có
20
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
nhiều nguồn có thể lạm dụng hệ thống và bắt ép các bên nhỏ hơn vào một kết quả
không công bằng. Đa số ý kiến cho rằng để có hiệu quả hệ thống thực thi phải khả
thi, nhanh chóng, không tốn kém và có thể dự đoán được, và kết quả của các hoạt
động thực thi phải công bằng, chính đáng và không phụ thuộc vào khả năng tài
chính của các bên trong tranh chấp. Các chương trình đào tạo phải được xây dựng
nhằm giúp các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hiểu quyền của họ là gì và làm thế
nào để quản lý các quyền đó, kể cả các chiến lược thực thi. Để tăng cường khía cạnh
này của hệ thống quyền sở hữu trí tuệ, một số ý kiến cho rằng các chính phủ cần
phải đánh giá giá trị của các ngành công nghiệp cơ bản dựa trên các quyền sở hữu trí
tuệ trong tỷ lệ phần trăm của Tổng Sản lượng nội địa (GDP). Điều này có thể dẫn
đến một sự đánh giá giá trị của các quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kinh tế của
một quốc gia, cũng như đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội và văn
hóa.
4. Trên cơ sở thông tin thu được từ các ý kiến này, dưới đây là tóm tắt những
khó khăn3 theo kinh nghiệm của một số nước quốc gia thành viên trong những lỗ lực
để thực hiện có hiệu quả các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực thực thi quyền sở hữu
trí tuệ.
A. Thiếu sự điều phối mang tính quốc gia
5. Một chính sách thực thi quyết gia có hiệu quả khi nó có tính đến việc thực thi
là một cố gắng được điều phối giữa các ngành có liên quan của chính phủ. Hơn nữa,
cũng cần phải có sự tham gia của các chủ sở hữu quyền hoặc các hiệu hội của các
chủ sở hữu quyền, những người được đánh giá tốt về kiến thức và nhu cầu trong lĩnh
vực thực thi và giúp đỡ trong các chương trình giáo dục và đào tạo. Việc hợp tác
theo kết cấu cũng giúp các cơ quan hải quan và công an trong việc có được các
thông tin cần thiết liên quan đến các chủ sở hữu quyền, hoặc mặt khác giúp các cơ
quan này truy cập vào các cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ để thiết lập mối liên hệ với
các chủ sở hữu quyền mà về phần mình có thể giúp đỡ trong việc nhận dạng sản
phẩm và trong các thủ tục tố tụng tư pháp và hành chính. Cuối cùng, để ngăn chặn
sự ủng hộ của công chúng khỏi hoạt động buôn bán trái phép đối với hàng giả và
hàng xâm phạm bản quyền cần phải nâng cao nhận thức của công chúng về giá trị
của quyền sở hữu trí tuệ và về tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của hàng giả và
hàng xâm phạm bản quyền.
B. Sự cần thiết về Hợp tác quốc tế

3
Không được liệt kê theo tầm quan trọng.
21
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
6. Cùng với các dự án hợp tác có lợi giữa các chính phủ và các tổ chức quốc tế,
có một nhu cầu đặc biệt liên quan đến việc các chính phủ song song tiến hành đấu
tranh chống xâm phạm quyền xuyên biên giới và đấu tranh chống hoạt động phi
pháp. Sự hợp tác này có thể được tăng cường bằng các khung pháp lý và các thủ tục
thi hành được hài hóa hóa. Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan hải quan về các
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và vận chuyển quá cảnh hàng hóa có thể đóng góp
rất nhiều vào việc theo dõi và bắt được nguồn của hàng hóa xâm phạm. Tương tự,
các chương trình đào tạo trao đổi cho các cán bộ thực thi đã chứng tỏ giá trị của hoạt
động đấu tranh chống hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền.
C. Kết nối chặt chẽ với Luật Tư pháp quốc tế
7. Các vấn đề thực thi liên quan chặt chẽ với các vấn đề về luật tư pháp quốc tế.
Xin nhấn mạnh rằng có một nhu cầu về sự hợp tác được điều phối giữa các nước
quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế. Đặc biệt, việc xâm phạm bản quyền trên
Internet có thể lẩn tránh được phía sau sự thiếu thốn về quyền hạn xét xử được hài
hòa hóa và sự lựa chọn các cơ chế pháp lý.
D. Thiếu sự nhận thức của công chúng
8. Một trong số các vấn đề lớn nhất mà các quốc gia thành viên phàn nàn là
người tiêu dùng không phải luôn thấy được những hiểm họa thực tế dính líu đến
việc hỗ trợ thương mại phi pháp đối với hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền.
Trong hỗ trợ thông mại phi pháp thường trực tiếp liên quan đến hỗ trợ tội phạm có
tổ chức. Thường chúng làm cho công chúng không chỉ giảm đi các cơ hội việc làm
hợp pháp mà làm cho các chính phủ không thể thực hiện việc thu thuế chính xác,
một hậu quả khác là ảnh hưởng đến các lĩnh vực sống còn khác như sức khỏe và y
tế.
E. Các nhu cầu về đào tạo
9. Các ý kiến đã viện dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của thông tin và các
công nghệ khác, và tốc độ tiến triển mau lẹ của quá trình toàn cầu hóa như các lý do
thúc ép đối với các chương trình giáo dục và đào tạo. Các vấn đề về pháp lý và tư
pháp sở hữu trí tuệ bắt nguồn từ các văn bản pháp lý quốc tế hiện hành và mới được
đàm phán, có thể là phức tạp và nhiều khía cạnh. Đề đề cập đến các vấn đề này cũng
như các vấn đề có liên quan khác, một số ý kiến đề xuất rằng các quốc gia thành
viên nên xây dựng và duy trì các chiến lược giáo dục và đào tạo về sở hữu trí tuệ
thống nhất và dài hạn, bao gồm các các lĩnh vực có liên quan như luật tư pháp quốc
tế.
F. Các vấn đề về xét xử
22
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
 (a) Chi phí tố tụng cao
10. Một số ý kiến phản ánh rằng các chủ sở hữu quyền thường cảm thấy nản lòng
bởi chi phí tốn kém liên quan đến việc tố tụng xâm phạm quyền. Việc tìm chứng cứ
liên quan đến hàng giả hoặc hàng xâm phạm bản quyền thường tốn thời gian và tiền
bạc. Các chi phí tố tụng cũng bị gia tăng do thời gian chậm trễ kéo dài để có được sự
trợ giúp tạm thời và cuối cùng chống lại những kẻ xâm phạm quyền. Một số ý kiến
phàn nàn rằng ở một số nước quốc gia thành viên, việc cơ quan xét xử và các đại
diện pháp lý thiếu kiến thức chuyên môn về sở hữu trí tuệ cũng gây ảnh hưởng xấu
trong việc đạt được các kết quả công bằng và đúng thời hạn trong các vụ kiện về
xâm phạm quyền. Các yếu tố nêu trên, cùng với các quyền và thủ tục không có hiệu
quả để giành lại các chi phí tư pháp, có thể làm cho các chủ sở hữu quyền nản lòng
thực thi quyền của mình thông qua hệ thống pháp lý.
(b) Các thủ tục chậm và phức tạp
11. Các thủ tục phức tạp và mất nhiều thời gian có thể làm gia tăng các chi phí tố
tụng và dẫn đến những chậm trễ phi lý để đạt được sự trợ giúp có hiệu quả và đúng
lúc.
(c) Vấn đề tồn đọng đơn tại các cơ quan sở hữu trí tuệ và việc công bố muộn
các quyền sở hữu trí tuệ đã đăng ký
12. Các vấn đề liên quan đến sự tồn đọng đơn trong quá trình đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ, và/hoặc thiếu sót hay chậm trễ trong công bố chính xác các
quyền đó trong một thời hạn hợp lý được chỉ ra là có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến
việc bảo hộ các quyền này và xa hơn có thể làm phức tạp các hành vi xâm phạm
quyền, dẫn đến sự chậm trễ kéo dài và tốn thêm các chi phí không cần thiết.
(d) Các biện pháp tạm thời
13. Một số ý kiến cho rằng các vụ kiện thường không được giải quyết hoàn toàn
do cản trở của các hạn chế quá đáng và đôi khi bị sử dụng vì mục đích lạm dụng.
Các thủ tục để đạt được các biện pháp tạm thời có hiệu quả thường bị xem là cồng
kềnh bất hợp lý, tốn kém và mất nhiều thời gian. Nguyên liệu xâm phạm, hoặc các
chứng cứ khác trong những vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có
thể dễ dàng bị tháo ra hoặc hủy bỏ do bản chất của chúng. do đó trong nhiều trường
hợp không thu được chứng cứ trừ phi việc tra cứu và bắt giữ được thực hiện mà
không có thông báo trước với bên vi phạm quyền. Các ý kiến cũng lưu ý rằng nhiều
nước quốc gia thành viên còn chưa quy định việc tra cứu và/hoặc các lệnh bắt dân sự
mang tính một phía, hoặc có quy định nhưng rất khó đạt được. Những đòi hỏi thiếu
cân đối về các giao kèo an ninh cũng có thể thực sự cản trở các chủ sở hữu quyền
23
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
đạt được sự hỗ trợ thông qua các biện pháp tạm thời, trong khi các thời hạn ngắn
không hợp lý để bắt đầu vụ kiện pháp lý có thể làm tổn hại hiệu quả của các biện
pháp tạm thời. Các vụ kiện xâm phạm quyền thường liên quan đến số lượng đáng kể
chứng cứ và cần đến sự chuẩn bị rất phức tạp đối với chứng cứ trong các vụ kiện tại
tòa. Việc quy định thời hạn khác nhau của các quốc gia thành viên có thể làm tăng
sự trầm trọng của vấn đề, vì ngày càng có nhiều vụ kiện liên quan đến hàng xâm
phạm bản quyền liên quan đến nhiều quốc gia và phải được xử lý cùng lúc ở nhiều
nước khác nhau.
14. Những người làm hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền thường thu được
của cải đáng kể từ hành vi phi pháp của mình. Có hai trở ngại chính để ngăn chặn
việc sử dụng các tài sản này để bồi thường cho các chủ sở hữu quyền bị thiệt hại.
Thứ nhất, mặc dù phần lớn các quốc gia thành viên đều ra lệnh phong tỏa tài sản cho
các chủ sở hữu quyền thì việc tìm kiếm tài sản là rất khó khăn hoặc không thể làm
được. Các cơ quan tài chính thường không sẵn lòng cung cấp thông tin về tài sản
ngay cả sau khi nhận được lệnh phong tỏa có hiệu lực; ở nhiều quốc gia thành viên,
các lệnh này chỉ có thể đạt được đối với các tài khoản ngân hàng cụ thể đã biết. Thứ
hai, các lệnh một phía ở một nước không thể được thi hành ở một nước khác, tạo
cho kẻ xâm phạm quyền có thời gian chuyển tài sản và/hoặc chứng cứ buộc tội đi
đến những nơi mà chủ sở hữu quyền hay tòa án không đến được.
G. Thiệt hại
15. Một số ý kiến cho rằng các quy định pháp lý liên quan đến việc xây dựng,
tính toán và áp dụng thiệt hại dân sự giữa các phạm vi xét xử khác nhau rất lớn, và
do đó không đưa ra một sự ngăn chặn có hiệu quả. Rất khó chứng minh những thiệt
hại thực tế và các thiệt hại về tiền bạc trong các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ. Những kẻ xâm phạm quyền tham gia vào hành vi phạm pháp và do đó phần lớn
không giữ lại những ghi chép cũng như các nguồn cung cấp hàng hóa có thể tìm ra
được để xác định quy mô của hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền. Không có
những sự ngăn chặn có hiệu quả ở mức độ quốc gia và toàn cầu, những kẻ làm hàng
giả và hàng xâm phạm bản quyền với các hình thức xâm phạm ngày càng tinh vi sẽ
tiếp tục các hành vi phạm tội gây thiệt hại nghiêm trọng cho các chính phủ, các chủ
sở hữu quyền và công chúng.
16. Một số ý kiến cho rằng các quy định pháp lý về thiệt hại thường xuyên không
những chỉ thất bại trong việc bồi thường thỏa đáng cho các chủ sở hữu quyền mà
trên thực tế còn đưa ra những khuyến khích về tài chính rất lớn cho việc xâm phạm
bản quyền. Ví dụ, những thiệt hại đôi khi chỉ giới hạn hoàn toàn ở cái gọi là “lợi
nhuận bị mất” mà trên thực tế có thể đưa ra một tổng số thiệt hại không đáng kể cho
24
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
những kẻ làm hàng giả hoặc xâm phạm bản quyền so với lợi nhuận từ việc làm hàng
giả đó. Đôi khi, các tòa án cho phép người làm hàng xâm phạm bản quyền không có
giấy phép được chỉnh sửa hành vi xâm phạm quyền của mình đơn giản bằng cách có
được các bản sao đã được cấp phép sau khi xâm phạm quyền.
17. Tổng số thiệt hại thực tế mà chủ sở hữu quyền phải chịu thường khó và/hoặc
rất tốn kém để chứng minh. Do bản chất rất tự nhiên của các hành vi làm hàng giả
và hàng xâm phạm bản quyền, những kẻ làm hàng giả hiếm khi phải tốn nhiều chi
phí nhưng một phần nhỏ tổng số hàng hóa vi phạm và thường thì số liệu này không
cụ thể hoặc không được ghi chép lại cho thấy có bao nhiêu hàng giả hoặc hàng xâm
phạm bản quyền được sản xuất, chào bán và phân phối.
18. Một số ít ý kiến đã chỉ ra rằng trong một số trường hợp, không có sự ngăn
cản thực sự nào từ phía cái gọi là các trừng phạt về tiền bạc để xử lý có hiệu quả các
trường hợp làm hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền có tổ chức trắng trợn. Trong
các trường hợp như vậy, việc bồi thường cho các chủ sở hữu quyền chỉ trả cho sự
tổn hại trực tiếp về kinh tế hoặc những tổn thất tài chính là không phù hợp với chế
tài áp dụng cho toàn bộ thiệt hại gây ra để trừng phạt những kẻ làm hàng giả hoặc để
cấu thành một cách ngăn chặn thích hợp. Trên thực tế, các chủ sở hữu quyền thường
không thể trang trải chi phí cho các hoạt động pháp lý làm họ nản chí theo đuổi việc
thực thi các quyền của họ. Phí thuê luật sư và các chi phí điều tra và tố tụng thường
cao hơn tổng số thiệt hại mà tòa án xác định. Một số ý kiến chê bai rằng trong khi
hầu hết các quốc gia thành viên quy định việc kẻ xâm phạm quyền bồi thường các
khoản lệ phí và chi phí cho chủ sở hữu quyền thì tổng số tiền phạt và bồi hoàn thu
được trang trải không đáng kể so với số tiền đã chi trả.
H. Các quy tắc về chứng cứ
19. Một số ý kiến đã nhấn mạnh rằng ở một số quốc gia thành viên các quy tắc về
thủ tục và gánh nặng chứng minh quyền sở hữu và sự tồn tại của các quyền đó là
nặng nề bất hợp lý và gây cản trở cho các chủ sở hữu quyền thực hiện các hành vi
pháp lý. Các chủ sở hữu quyền luôn không thể dựa vào các mẫu hợp lý làm biện
pháp chứng minh hàng hóa trong các phương tiện bị bắt giữ là hàng giả hoặc hàng
xâm phạm bản quyền. Trong khi số lượng hàng hóa bị bắt giữ là rất lớn với nhiều
loại hàng xâm phạm quyền thì rất tốn kém và khó khăn cho các chủ sở hữu quyền
chứng minh rằng mỗi loại và tất cả các loại hàng hóa bị bắt giữ là hàng xâm phạm
quyền. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn vì các cơ quan thực thi pháp luật thường
không đảm bảo về phạm vi trong đó các cơ quan này có thể chia sẻ thông tin và
chứng cứ với khu vực tư nhân, các chuyên gia hoặc các tổ chức có liên quan. Những
bấp bênh này cũng ngăn việc thực thi pháp luật khỏi việc hưởng lợi từ các nguồn dồi
25
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
dào và các chuyên môn kỹ thuật quan trọng mà các chủ sở hữu quyền có thể đưa ra.
Mặt khác, các chủ sở hữu quyền không thể có được thông tin của những kẻ xâm
phạm quyền về các nguồn cung cấp cũng như đường dây phân phối. Chỉ một số ít
quốc gia thành viên quy định quyền cần thiết về thông tin để đảm bảo rằng các chủ
sở hữu quyền có thể an tâm về thông tin cơ bản liên quan đến việc sản xuất và phân
phối hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền.
20. Phần lớn hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền được sản xuất ở những nơi
bí mật. Do đó các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các chủ sở hữu quyền phải
thường xuyên tin tưởng vào những người cung cấp phần lớn các thông tin cơ bản để
nhận diện một người xâm phạm quyền và sau đó là thu thập chứng cứ trực tiếp về
việc xâm phạm quyền. Có thể thông cảm được việc những người cung cấp thông tin
rất miễn cưỡng khi bị nhận diện, xuất hiện tại tòa án hoặc ký các bản tuyên thệ. Việc
cung cấp thông tin về xâm phạm có thể gây nguy hiểm đối với triển vọng công việc
hoặc thậm chí đến an toàn tính mạng của người đó. Trên thực tế có một số quốc gia
thành viên quy định việc tuyên thệ từ những người cung cấp thông tin có tên với
thông tin trực tiếp liên quan đến việc xâm phạm quyền trước tòa để đưa ra lệnh kiểm
tra và/hoặc bắt giữ đối với chứng cứ xâm phạm quyền trên thực tế. Các manh mối
chứng cứ cao như vậy có thể làm nản lòng các cá nhân cung cấp thông tin về tội
phạm mà họ biết được.
21. Một số ý kiến đã mô tả nhu cầu về việc suy đoán pháp lý khả thi trong các vụ
kiện tại tòa. Vấn đề này đã trở nên đặc biệt gay gắt hiện nay khi hàng trăm nghìn đĩa
quang các loại xâm phạm quyền (CD, CD-ROM, VCD, DVD) đều đặn bị bắt giữ
trong các cuộc kiểm tra về hàng giả và hàng xâm phạm bản quyền. Việc yêu cầu
chứng cứ cụ thể và phức tạp đối với chủ sở hữu quyền tác giả cho mỗi đĩa, băng ghi
âm hoặc chương chình có thể làm mất rất nhiều thời gian, cố gắng và tiền bạc của
chủ sở hữu quyền và sau đó là làm tắc nghẽn hoàn toàn hệ thống xét xử.
I. Thiếu các hệ thống giải quyết tranh chấp có thể lựa chọn
22. Các cơ chế giải quyết tranh chấp có thể lựa chọn có thể đưa ra cơ hội để đạt
được kết quả nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn trong một lĩnh vực mà trong đó vấn
đề thời gian thường là vấn đề cốt lõi. Các ý kiến nhấn mạnh rằng các hệ thống giải
quyết tranh chấp có thể lựa chọn này không tồn tại mà nếu có thì thường hoạt động
kém và không được sử dụng trên thực tế.
J. Thực thi tại biên giới
23. Các ý kiến quả quyết rằng để thực thi tại biên giới có hiệu quả thì có khó
khăn trong việc tìm ra sự cân bằng thích hợp giữa việc, một mặt, hải quan cần phải

26
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
kiểm tra dòng chảy của hàng hóa giữa các quốc gia thành viên, và mặt khác, nguy cơ
của việc chính sự kiểm tra đó làm tắc nghẽn dòng chảy này, tạo ra rào cản đối với
thương mại tự do. Việc kiểm tra ít hơn có thể tạo ra dòng chảy hàng hóa tốt hơn,
nhưng đồng thời lại làm gia tăng nguy cơ có nhiều hàng giả hoặc hàng xâm phạm
bản quyển xâm nhập vào các kênh thương mại. Liên quan đến việc thực thi tại biên
giới, một số điểm dưới đây được lưu ý như là những khó khăn được đông đảo các
quốc gia thành viên đúc rút kinh nghiệm:
(a) Thiếu sự hợp tác từ phía các chủ sở hữu quyền tiếp theo hành động mặc
nhiên
24. Các cán bộ hải quan, trong phạm vi thẩm quyền của mình, thường xuyên
dừng các hàng hóa có khả năng là hàng xâm phạm quyền; sau đó, họ gặp khó khăn
trong việc tìm ra chủ sở hữu quyền hoặc khi họ đã thông báo với chủ sở hữu quyền
về hành động mặc nhiên thì họ không chứng minh được đó là hàng giả hoặc ngược
lại họ lơ là việc nộp đơn yêu cầu bắt giữ hoặc tiến hành kiện đối với hàng xâm phạm
quyền. Nếu không có sự hợp tác từ phía chủ sở hữu quyền, có một sự nguy hiểm là
hàng xâm phạm quyền sẽ dễ dàng được bán lại, dán nhãn lại hoặc tái xuất. Các ý
kiến đã chỉ ra rằng để hành động mặc nhiên có hiệu quả, các chủ sở hữu quyền nên
đền đáp lại sự hỗ trợ của các cán bộ hải quan bằng cách cung cấp các chứng cứ cần
thiết và bắt đầu vụ kiện trong thời hạn cho phép.
(b) Thiếu nguồn nhân lực, thiết bị kỹ thuật và địa điểm cho hàng hóa bị tịch
thu
25. Một số ý kiến cho rằng các quốc gia thành viên đã giới hạn tài chính để thành
lập các cơ quan hải quan có đội ngũ cán bộ giỏi. Họ thiếu các hệ thống thông tin
bằng máy tính, và thiếu tài chính cho các thiết bị kỹ thuật để tạo nên sự kết nối với
các cơ sở dữ liệu có thông tin của các chủ sở hữu quyền cũng như thiếu phương tiện
và địa điểm cất giữ hàng hóa bị tịch thu. Khái niệm “bắt giữ mang tính chất xây
dựng” đối với việc lậu thuế thường được sử dụng do việc thiếu những nơi lưu giữ
chính thức. Điều này cho phép kẻ xâm phạm quyền ngăn lại việc bắt giữ hàng hóa
chờ xét xử hoặc kết quả của một vụ xử lý hành chính. Dù sao đi nữa thì hàng hóa
thường sẽ được phân phối đi gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu quyền và thậm chí cả
cho người tiêu dùng, cũng như làm mất đi chứng cứ cho cả hành vi xâm phạm quyền
và cả số lượng hàng hóa, những thứ cần thiết để tính toán thiệt hại.
(c) Hàng hóa xâm phạm quyền thường được đưa trở lại vào lưu thông
26. Một số ý kiến nhận xét rằng hàng hóa xâm phạm quyền thường được tái xuất,
giao lại cho người nhập khẩu trên cơ sở nộp một khoản tiền phạt nhỏ, hoặc được cơ

27
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
quan bắt giữ bán đấu giá cho công chúng, đôi khi không có cả việc xóa đi các nhãn
hiệu xâm phạm quyền.
(d) Các yêu cầu về tiền bảo đảm quá mức trong các chế tài tạm thời
27. Một số ít ý kiến cho rằng các cơ quan yêu cầu chủ sở hữu quyền nộp các
khoản tiền bảo đảm không hợp lý hoặc lặp lại liên quan đến lô hàng nhắm tới. Trong
các tình huống khi nhiều lô hàng bị bắt giữ thì điều này có thể là sự ngăn cản và có
thể ngăn cản sự trông cậy vào các biện pháp tại biên giới.
(e) Không có cơ sở pháp lý cho hành động mặc nhiên
28. Có ý kiến lưu ý rằng một số quốc gia thành viên chưa quy định cơ sở pháp lý
cho phép cán bộ hải quan tiến hành hành động mặc nhiên.
K. Xử lý hình sự
(a) Bắt đầu một vụ hình sự
29. Một số ý kiến cho rằng ở phần lớn các quốc gia thành viên, các vụ hình sự
được khởi sự bởi chủ sở hữu quyền. Nếu không có sự can thiệp của chủ sở hữu
quyền thì sẽ không có việc điều tra hình sự hoặc các lệnh tiêu hủy. Tuy nhiên, khi cơ
quan lập pháp của một quốc gia thành viên xác định các lực lượng liên quan đến sở
hữu trí tuệ là lực lượng bán công thì trên thực tế lợi ích của công chúng cũng như
của tư nhân cũng bị liên quan đến, nên việc tố tụng hình sự có thể được bắt đầu mà
thiếu sự khởi sự ngay lập tức của chủ sở hữu quyền. Có ý kiến nhấn mạnh rằng để
cho phép tố tụng mặc nhiên, hành vi xâm phạm quyền trái phép phải trái với lợi ích
công cộng, hoặc chống lại lợi ích của hai hay nhiều người; và trong mọi trường hợp
khác phải có đơn kiện nộp bởi chủ sở hữu. Các cán bộ sẽ phải quyết định xem liệu
có chứng cứ thoạt tiên hay không để áp dụng hành động mặc nhiên.

Những thực tiễn tốt về đấu tranh chống hàng giả về sở hữu trí tuệ và hàng xâm
phạm bản quyền
Việc xác định những thực tiễn tốt về đấu tranh chống hàng giả và hàng xâm phạm
bản quyền đã được một số hội nghị và tổ chức quốc tế thực hiện. Ví dụ, một thông
báo hỗn hợp gửi cho Hội đồng TRIPS ngày 23 tháng 10 năm 2006 được đưa ra theo
yêu cầu của các phái đoàn Cộng đồng châu Âu, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ4 với ý
kiến là “các nhà đồng tài trợ nhận thức được là sự trao đổi kinh nghiệm và những
thực tiễn tốt trong Hội đồng TRIPS liên quan đến mọi quốc gia thành viên có thể

4
Tài liệu IP/C/W/485 của WTO.
28
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
giúp cho mọi quốc gia thành viên hiểu tốt hơn về vấn đề nằm ở đâu, làm thế nào để
đề cập đến vấn đề đó và Hội đồng TRIPS có thể làm được gì”. Phần cuối, các đồng
tài trợ của thông điệp đã mời các quốc gia thành viên WTO “tham gia vào một cuộc
thảo luận mang tính chất xây dựng về việc làm thế nào để thực hiện có hiệu quả hơn
các quy định về thực thi trong Hiệp định TRIPS” và “tham gia vào một cuộc thảo
luận mang tính chất xây dựng về các biện pháp kèm theo để có thể tăng cường tính
hiệu quả của luật pháp quốc gia và các cố gắng thực thi”. Liên quan đến các nước
đang phát triên họ đã đề xuất “hợp tác với các nước tiếp nhận trợ giúp kỹ thuật và
với các tổ chức quốc tế có liên quan, để điều chỉnh tốt hơn mục tiêu của trợ giúp kỹ
thuật... nhằm hỗ trợ việc thi hành các quy định về thực thi”.
Một danh mục liệt kê tiêu biểu các thực tiễn tốt nhất được nêu trong tuyên bố Hội
nghị thượng đỉnh G8 tại Gleneagles năm 2005 về Giảm bớt hàng giả và hàng xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc thực thi có hiệu quả hơn5
Các nước G8 đã cam kết tiến hành “các bước cụ thể tiếp theo” nhằm:
• tăng cường và nhấn mạnh việc phân tích các khuynh hướng, vấn đề và
các hoạt động thực thi trong nước và quốc tế;
• đẩy mạnh và duy trì pháp luật, các quy định và/hoặc thủ tục để tăng
cường việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ có hiệu quả, nếu cần, trong các
lĩnh vực như bắt giữa và ngăn chặn thông quan hàng giả hoặc hàng xâm
phạm bản quyền, tiêu hủy các hàng hóa này cũng như các phương tiện
sản xuất ra các hàng hóa đó, và sử dụng một cách rõ ràng, minh bạch
các thủ tục tư pháp, các chính sách và các hướng dẫn liên quan đến việc
thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
• Tăng cường phát hiện và ngăn cản phân phối và bán hàng giả thông qua
Internet và đấu tranh chống nạn trộm cắp trực tuyến;
• Tăng cường sự điều phối các chiến lược chống tội phạm hàng giả và
hàng xâm phạm bản quyền, và đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa
các cán bộ làm công tác thực thi, bao gồm cả việc trao đổi phân tích rủi
to, trao đổi thông tin liên quan đến thực tiễn tốt, tăng cường sự hợp tác
hiện có giữa các biên giới quốc tế, và giữa các chính phủ với khu vực tư
nhân;
• Tăng cường nhận thức của các quan chức chính phủ và công chúng về
các nguy hại đối với sức khỏe, thiệt hại về kinh tế và sự phát triển của

5
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PostG8_Gleneagles_CounterfeitingandPiracy.pdf
29
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
 các nhóm tội phạm có tổ chức do hàng giả và hàng xâm phạm bản
quyền gây ra;
• Phối hợp chặt chẽ với các đối tác là các nước đang phát triển để tăng
cường pháp luật, xây dựng và hỗ trợ tăng cường khả năng chống hàng
giả và hàng xâm phạm bản quyền ở quy mô quốc gia thông qua việc trao
đổi thông tin về các thực tiễn tốt, đào tạo và trợ giúp kỹ thuật, nhằm đạt
được các mục tiêu phát triển chung của chúng ta.

30
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp