CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney

Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney

Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary
Đại học London

Provided and translated by

the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II)

Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)
dịch và cung cấp
 Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp

Bài 7. Chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng các

đối tượng sở hữu trí tuệ
Giới thiệu

Hoạt động mua bán quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thông qua các giao dịch pháp lý
giữa chủ sở hữu quyền độc quyền và pháp nhân hoặc thể nhân nhận các quyền đó. Những
mối quan hệ pháp luật đó về cơ bản mang bản chất hợp đồng, nghĩa là bên chuyển giao
công nghệ đồng ý chuyển giao và bên nhận chuyển giao đồng ý tiếp nhận các quyền đang
được nói đến.

Chuyển nhượng là việc chủ sở hữu bán tất cả các quyền SHTT độc quyền của mình và
được một cá nhân khác hoặc pháp nhân khác mua các quyền đó. Khi tất cả các quyền độc
quyền đối với một sáng chế đã được bảo hộ được chủ sở hữu của nó chuyển giao cho một
cá nhân hoặc một pháp nhân khác mà không có một giới hạn bất kỳ về thời gian hoặc các
điều kiện khác, thì “việc chuyển nhượng” các quyền đó được xem như đã được thực hiện.
Khái niệm chuyển nhượng này được luật pháp nhiều nước công nhận.

Hành vi pháp lý khi chủ sở hữu một sáng chế được bảo hộ chuyển giao các quyền đó cho
người khác được thể hiện bằng văn bản dưới hình thức một tài liệu pháp lý thường được
gọi là “văn bản chuyển nhượng” hay đơn giản hơn, một “chuyển nhượng”. Bên chuyển
giao được gọi là “bên chuyển nhượng” và cá nhân hoặc pháp nhân kia, bên nhận chuyển
giao, được gọi là “bên nhận chuyển nhượng”. Khi việc chuyển nhượng được tiến hành,
“bên chuyển nhượng” không còn một quyền bất kỳ về SHTT. “Bên nhận chuyển nhượng”
trở thành chủ sở hữu mới của SHTT và được phép thực thi tất cả các quyền độc quyền của
chủ sở hữu quyền ban đầu.

Li-xăng là việc chủ sở hữu SHTT cho phép cá nhân hoặc pháp nhân khác thực thi tại một
nước và trong một thời hạn quyền SHTT nhất định một hoặc nhiều hành vi trong phạm vi
các quyền độc quyền về SHTT tại nước đó. Khi có được sự cho phép đó, một “li-xăng” sẽ

2
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
được cấp. Tài liệu pháp lý chứng minh sự cho phép của chủ sở hữu SHTT này thường
được gọi là “hợp đồng li-xăng” hoặc, đơn giản hơn, một “li-xăng”.

Chủ sở hữu SHTT thực hiện việc cho phép được gọi là “bên chuyển quyền”. Cá nhân
hoặc pháp nhân nhận sự cho phép được gọi là “bên được chuyển quyền”. Li-xăng thường
được cấp với những điều kiện nhất định được quy định tại các tài liệu bằng văn bản mà
trong đó li-xăng được cấp cho bên được chuyển quyền. Tại một số nước, hình thức pháp
lý của văn bản chứng minh việc chuyển nhượng hay hợp đồng li-xăng cũng như các thủ
tục và yêu cầu khác liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng
được quy định bởi luật SHTT, luật chuyển giao công nghệ hoặc luật thương mại. Vì vậy,
có thể áp đặt một yêu cầu là văn bản chuyển nhượng quyền SHTT phải đảm bảo các thủ
tục để có hiệu lực theo một cách thức riêng, ví dụ, có thể yêu cầu văn bản này phải được
ký bởi không chỉ bên chuyển nhượng mà cả bên nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, tại một
số nước, luật SHTT có thể quy định văn bản chuyển nhượng hoặc hợp đồng li-xăng phải
được trình để đăng ký tại các cơ quan sáng chế. Bằng hành vi đăng ký, bên nhận chuyển
nhượng hoặc bên nhận chuyển giao li-xăng được Chính phủ công nhận là bên nhận hoặc
chủ sở hữu các quyền được chuyển nhượng hoặc được chuyển giao li-xăng.

Luật pháp cũng có thể quy định các điều khoản và điều kiện quy định trong văn bản
chuyển nhượng hoặc trong hợp đồng li-xăng phải được một hoặc nhiều cơ quan chính phủ
được chỉ định xem xét hoặc thẩm định và thông qua. Ví dụ, nếu công nghệ được tiếp nhận
từ nước ngoài hoặc phải thực hiện việc chi trả bằng ngoại tê, luật pháp có thể quy định ủy
ban đầu tư nước ngoài hoặc ngân hàng trung ương hay cả hai xem xét và thông qua các
điều khoản trong văn bản chuyển nhượng hoặc hợp đồng li-xăng.

2. Các nguyên tắc hợp đồng

Mối quan hệ pháp luật giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao chủ yếu mang bản
chất hợp đồng, có nghĩa là tất cả các khía cạnh của mối quan hệ này sẽ do luật hợp đồng
điều chỉnh. Các điều khoản của hợp đồng có thể được hai bên hoàn toàn nhất trí, hoặc do
tòa án gợi ý để hợp đồng có hiệu quả kinh doanh. Cho dù một thỏa thuận chuyển giao
hoặc hợp đồng chuyển quyền nhìn chung là kết quả của một quá trình đàm phán chi tiết
và kết thúc là một văn bản, tòa án vẫn thường thận trọng xác minh mục đích thực sự của
các bên.

Sự quan tâm cân nhắc, hay việc trung chuyển giá trị lẫn nhau giữa các bên là yêu cầu cơ
bản đánh giá khả năng thực thi của các hợp đồng theo thông luật. Thông thường, một thỏa

3
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
thuận sẽ liên quan đến một dòng công nghệ từ một bên, đổi lấy dòng tiền phí li-xăng hay
các loại tiền thù lao khác từ phía bên kia. Nếu những điều đã cam kết không được thực
hiện, việc cân nhắc có thể thất bại và hợp đồng chấm dứt. Trái với yêu cầu về sự quan tâm
cân nhắc để có hiệu lực ở hệ thống thông luật, tại một số nước theo hệ thống luật lục địa
như Đức, cam kết vô điều kiện (những cam kết được thực hiện một cách tự nguyện mà
không phải chi trả bất cứ một khoản tiền nào) lại có thể được thực thi.

Việc thực thi phù hợp với các điều khoản của hợp đồng sẽ miễn trừ các nghĩa vụ của một
bên đối với hợp đồng. Không thể thực hiện hợp đồng, hoặc không thực hiện theo đúng
hợp đồng có thể khiến một bên phải gánh trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Tùy theo bản
chất của hành vi vi phạm, bên bị vi phạm có thể coi như hợp đồng đã chấm dứt, hoặc có
thể vẫn tiếp tục hợp đồng. Trong cả hai trường hợp, bên bị vi phạm có thể kiện đòi bồi
thường thiệt hại. Nếu hành vi vi phạm nhỏ, biện pháp giải quyết sẽ là bồi thường thiệt hại.

Nhìn chung, hợp đồng sẽ xác định các tình huống mà theo đó bên bị vi phạm có thể coi
như hợp đồng đã kết thúc. Hợp đồng có thể bao gồm một điều khoản miễn trừ trách
nhiệm của các bên. Điều khoản này phải được thông báo cho bên có liên quan biết.

Nếu một bên thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng do hợp đồng bị vi phạm, nghĩa vụ tiếp
tục thực hiện hợp đồng của hai bên không còn và bên vi phạm thường sẽ bị yêu cầu bồi
thường thiệt hại cho những mất mát mà bên bị vi phạm phải chịu.
Khi hợp đồng được hình thành trên một cơ sở không đúng đắn, bên bị vi phạm có thể
được phép huỷ bỏ hợp đồng và kiện đòi bồi thường thiệt hại. Nhìn chung, để làm được
điều này, sự không đúng đắn phải lôi kéo được một người phù hợp tham gia vào hợp
đồng. Ví dụ, việc diễn đạt sai sự cho phép của bên chuyển giao đối với một số quyền
SHTT nhất định sẽ khiến cho hợp đồng trở nên vô hiệu cũng như dẫn tới khả năng vô
hiệu hoá một quyền sở hữu.

Hợp đồng có thể bị vô hiệu bởi một lỗi cơ bản liên quan đến sự tồn tại của đối tượng hợp
đồng, ví dụ, liên quan đến các sáng chế và kiểu dáng trong một chuyển giao, mà tòa án lại
không thể quen xử lý việc xoá bỏ các giao kèo xấu hoặc các lỗi tính toán. Trong một số ít
trường hợp, sức ép về mặt kinh tế có thể khiến cho hợp đồng vô hiệu.

3. Các biện pháp xử lý

Một loạt biện pháp xử lý được quy định đối với việc vi phạm hợp đồng. Khi một hợp
đồng, do một lỗi nào đó, không đưa vào đủ các điều kiện mà các bên đã thỏa thuận và có

4
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
bằng chứng thuyết phục rằng một bên nhận thức được điều đó, tòa án có thể ra lệnh sửa
hợp đồng để có thể phản ánh được ý định của các bên. Khi có thiếu sót trong quá trình
soạn thảo hợp đồng, hủy bỏ từ đầu là một biện pháp đưa các bên trở lại vị trí khởi đầu của
họ. Biện pháp này có thể có điểm bất lợi như một khoảng thời gian đã trôi qua, nội dung
hợp đồng đã được thống nhất hoặc không thể được bồi thường thiệt hại. Do đó, ví dụ, nếu
bên chuyển quyền nhận tiền phí chuyển quyền từ bên được chuyển quyền, sẽ khó khẳng
định được là bên được chuyển quyền đã không thể nỗ lực hết sức.

Luật hợp đồng quy định thiệt hại phải được bồi thường và những gì bên bị vi phạm được
nhận nếu hợp đồng được thực hiện. Bên vi phạm có trách nhiệm đối với các thiệt hại do
việc vi phạm hợp đồng của họ gây nên. Tuy nhiên, bên bị vi phạm cũng có nghĩa vụ phải
giảm thiểu đến mức tối đa các thiệt hại từ việc hợp đồng bị vi phạm. Thiệt hại phải được
tính toán kỹ càng theo một cách hợp lý ở khía cạnh do việc hợp đồng bị vi phạm gây ra.

Trong những tình huống nhất định, một hợp đồng có thể không thể được thực thi, bởi sự
can thiệp của các quy định pháp luật, như luật cạnh tranh chẳng hạn. Trong trường hợp
này, hợp đồng có thể được cứu vãn bằng cách tách các điều khoản xung đột ra, với điều
kiện các điều khoản xung đột này không nằm trong phần chủ chốt của hợp đồng.

Việc sửa hợp đồng có thể được thực hiện trong trường hợp các bên mắc lỗi giống nhau.
Có một số ngoại lệ hẹp đối với quy định này, đó là đối với trường hợp có gian lận, không
nhất quán (khi một bên giao dịch biết hợp đồng có mắc lỗi có lợi cho họ nhưng không
làm gì để sửa lỗi) và giao dịch đơn phương. Tiêu chuẩn về bằng chứng cho loại lỗi này là
rất cao và gánh nặng tìm ra bằng chứng chắc chắn thuộc về bên muốn sửa hợp đồng. Khi
các bên đã đạt được thỏa thuận sau một quá trình đàm phán kéo dài, tiêu chuẩn về bằng
chứng còn có thể cao hơn.

4. Giải thích hợp đồng

Để xác định được ý định của các bên, tòa án sẽ đọc tổng thể nội dung hợp đồng, đặt các
câu chữ được sử dụng theo nghĩa tự nhiên và bình thường của chúng vào bối cảnh hợp
đồng, quan hệ giữa các bên và tất cả các yếu tố liên quan xung quanh giao dịch đã có giữa
các bên. Theo thông luật, việc giải thích hợp đồng không liên quan đến việc tìm hiểu ý
định thật sự của các bên, mà là nghĩa khách quan của hợp đồng.

Việc giải thích hợp đồng là việc xác định những gì mà ngôn ngữ của hợp đồng có thể biểu
lộ cho một người nói tiếng Anh thông thường một cách hợp lý. Do đó, hợp đồng phải

5
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
được phân tích theo nghĩa khách quan khi được những người đọc phù hợp đã biết trước ở
mức độ thỏa đáng bối cảnh liên quan đến khối thông tin này xem xét.

Các thuật ngữ khoa học kỹ thuật phải được định nghĩa. Nếu các thuật ngữ được sử dụng
trong các điều khoản chủ chốt bao hàm nhiều nghĩa, phần đầu của hợp đồng có thể được
sử dụng để giải quyết vấn đề đa nghĩa này.

5. Nội dung của hợp đồng li-xăng

(a) Phạm vi của li-xăng

Giới thiệu

Trọng tâm của một hợp đồng li-xăng là việc xác định loại công nghệ được chuyển giao,
cũng như mức độ của các lợi ích được chuyển giao. Điều này sẽ được thực hiện thông qua
các điều khoản liên quan đến đối tượng của hợp đồng, lĩnh vực sử dụng công nghệ được
chuyển giao và xác định lãnh thổ và khách hàng được phép chuyển giao.

Nằm trong số các đối tượng trung tâm của việcchuyển giao công nghệ sẽ là quyền sở hữu
trí tuệ, có thể kèm theo nguyên liệu thô và dịch vụ kỹ thuật trọn gói. Li-xăng sẽ cho phép
sử dụng sở hữu trí tuệ cho một mục đích hoặc các mục đích định sẵn, như sản xuất sản
phẩm và dịch vụ. Cần xem xét kỹ để đảm bảo rằng hợp đồng có đặc tính là một li-xăng
(một sự cho phép) chứ không phải là một chuyển nhượng các quyền liên quan.

Cũng cần phải thận trọng để đảm bảo rằng việc sử dụng được phép không xung đột với
các luật cạnh tranh hoặc luật chuyển giao công nghệ có liên quan.

Đối tượng

Đối tượng của li-xăng thường sẽ được xác định trong các điều khoản định nghĩa và phụ
lục. Chi tiết về đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ được chuyển quyền sử dụng sẽ được xác
định theo trình tự. Know-how sẽ được xác định cùng sản phẩm, cách sử dụng hay hoạt
động. Nội dung này có thể được mô tả trong li-xăng, hoặc trong một hướng dẫn vận hành.
Cần cân nhắc kỹ khi soạn thảo phần định nghĩa để có thể bao hàm sở hữu trí tuệ có liên
quan.

Lĩnh vực sử dụng

6
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Để tối đa hóa lợi ích thu được từ công nghệ của mình, bên chuyển quyền sử dụng có thể
tách các phần sử dụng được phép khác nhau chuyển giao cho các bên được chuyển quyền
khác nhau. Ví dụ, một dược phẩm có thể được sử dụng cho cả người và động vật và bên
chuyển quyền có thể hạn chế bên được chuyển quyền là bác sĩ thú y với phạm vi sử dụng
được phép là các ứng dụng không dành cho người.

Hạn chế về mặt lãnh thổ

Về phạm vi, sở hữu trí tuệ có tính quốc gia, có ngoại lệ là các quyền sở hữu trí tuệ trên
toàn lãnh thổ Cộng đồng châu Âu, như Nhãn hiệu Cộng đồng và Sáng chế Cộng đồng.
Quyền sở hữu trí tuệ quốc gia có thể được chia nhỏ trong nhiều thỏa thuận li-xăng (ví dụ,
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) hoặc một số quyền quốc gia có thể được mở rộng phạm vi trên
cơ sở xây dựng lãnh thổ được cấp li-xăng (ví dụ, Đông Nam Á, Tây bán cầu, v.v.).

Hạn chế về mặt lãnh thổ ngược lại có thể áp đặt một cách tương hỗ lên bên chuyển quyền
nếu là li-xăng độc quyền, bởi bên chuyển quyền không thể chỉ định bên được chuyển
quyền khác ở lãnh thổ đó, và cũng không được phép tự mình xâm nhập vào lãnh thổ đó.

(b) Các điều kiện và đảm bảo

Giới thiệu

Trong quá trình đàm phán, hai bên sẽ đưa ra các tuyên bố khác nhau. Theo nguyên tắc
chung, hợp đồng bằng văn bản mà các bên phải thực hiện sẽ quy định rằng nó sẽ thay thế
một tuyên bố bất kỳ trước khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, một tuyên bố vật chất sai có thể là
cơ sở dẫn đến một hành vi sai lầm hay một hành vi pháp lý nào khác tại những thể chế
quy định cấm các hành vi sai hoặc gây nhầm lẫn.

Bên chuyển quyền giỏi đàm phán sẽ không hứa hẹn đảm bảo hay tuyên bố dưới hình thức
bất kỳ, thể hiện rõ hay ám chỉ về vấn đề bất kỳ trong hợp đồng. Tuy nhiên, tòa án không
phải lúc nào cũng công nhận thực tế này, và để việc kinh doanh li-xăng có hiệu quả, tòa
án có thể sẽ buộc phải đưa các điều khoản còn bỏ trống vào hợp đồng. Dưới đây là những
điều khoản chính sẽ bị buộc phải đưa vào hợp đồng nếu không được thể hiện rõ:

Đảm bảo quyền

7
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Bên chuyển quyền phải đảm bảo rằng họ có quyền đối với các quyền sở hữu trí tuệ và
một đối tượng bất kỳ khác của li-xăng. Khi một quyền có liên quan đến một gánh nặng tài
chính nào đó, như một tài sản thế chấp hay đảm bảo, điều này cần phải được công bố.

Đảm bảo hiệu lực

Đảm bảo hiệu lực một quyền SHTT được chuyển giao là không bình thường, bởi đăng ký
không được đảm bảo hiệu lực. Cuối cùng, hiệu lực sẽ được xem xét tại toà án và điều này
là không bình thường đối với hầu hết li-xăng. Bên được chuyển quyền có thể phải có
trách nhiệm đảm bảo đền bù thiệt hại bất kỳ cho một bên thứ ba. Có thể đạt được điều này
bằng một khoản đền bù tương đương với một tỷ lệ phần trăm tiền phí li-xăng trả cho bên
chuyển quyền trong khoảng thời gian giải quyết việc kiện tụng với bên thứ ba hoặc bằng
việc giảm tạm thời tiền phí li-xăng trong tương lai cho đến khi chi trả tất cả hoặc một
phần thiệt hại được thống nhất giữa hai bên.

Phù hợp với mục đích

Khi một công nghệ được phát triển vì một mục đích cụ thể, bên được chuyển quyền sẽ
cần được đảm bảo rằng công nghệ phải phù hợp với mục đích đó. Việc bảo đảm này
thường sẽ được cụ thể hóa theo các điều kiện vận hành thông thường, để đạt được các kết
quả cụ thể ở một mức chi phí cụ thể.

Các điều khoản ngoại lệ

Sẽ là không bình thường trong một li-xăng nếu cố gắng loại trừ trách nhiệm khi có vi
phạm các điều kiện theo quy ước. Nhìn chung, các điều khoản ngoại lệ sẽ được giải thích
một cách chặt chẽ, bởi người ta thường quan niệm các bên tham gia hợp đồng đều có ý
định chấp nhận các nghĩa vụ theo quy ước. Mức độ chặt chẽ phù hợp với cách xây dựng
hợp đồng có thể phụ thuộc một cách hợp lý vào mức độ các bên làm trái với các nghĩa vụ
đã được quy ước. Các nghĩa vụ đã được quy ước theo luật pháp trong một hợp đồng
thương mại thường là những nghĩa vụ mà một nhà kinh doanh trung bình sẽ nhận ra rằng
nhà kinh doanh đó phải chấp nhận khi tham gia một loại hợp đồng cụ thể.

(c) Các yêu cầu thực hiện

Do bên chuyển quyền sẽ phụ thuộc vào các nỗ lực của bên được chuyển quyền để đảm
bảo doanh thu, sẽ là không bình thường nếu một thỏa thuận li-xăng yêu cầu bên được
chuyển quyền “nỗ lực hết sức mình” để khai thác công nghệ được chuyển quyền sử dụng.
8
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Trước khi công nghệ được đưa ra thị trường, sẽ không dễ dàng xác định được chính xác
thị trường chờ đợi điều gì từ bên được chuyển quyền và khi bắt đầu quan hệ li-xăng, các
bên có thể thích tìm một biện pháp thay thế ít khắt khe hơn. Tuy nhiên, giai đoạn này
cũng là đối tượng của tương đối nhiều vụ kiện cáo. Quả thực, khi chưa có thoả thuận rõ
ràng, tòa án thường đòi hỏi nghĩa vụ nỗ lực hết sức mình để đem lại hiệu quả kinh doanh
cho li-xăng.

Một phán quyết tiêu biểu tại Mỹ liên quan đến vấn đề này là ở vụ Wood kiện Lucy, Lady
Duff-Gordon (1917) 118 NE 214, trong đó Cardozo J có liên quan đến việc cấp một li-
xăng độc quyền cho việc đưa ra thị trường các thiết kế thời trang. Do đó, nguồn doanh thu
duy nhất của bên chuyển quyền là tiền công cô ta nhận được khi bên được chuyển quyền
bán được quần áo, và vì vậy, Thẩm phán cho rằng việc áp đặt nghĩa vụ bắt buộc bên
chuyển quyền phải nỗ lực hết sức mình là hợp lý. Lệnh áp đặt này sẽ không phải thực
hiện nếu có sự đảm bảo về mức tiền phí li-xăng tối thiểu, và ngược lại sẽ phải thực hiện
nếu không có khoản thù lao tối thiểu đó.

Nguyên tắc chung là bên được chuyển quyền có nghĩa vụ tiến hành tất cả các bước theo
khả năng của mình mà một người trung bình có thể làm được vì lợi ích của người đó để
đạt được kết quả như mong muốn. Việc xem xét thế nào là trung bình trong từng tình
huống sẽ phụ thuộc vào bản chất, khả năng, năng lực và trách nhiệm của bên nhận chuyển
giao trong từng hợp đồng cụ thể.

(d) Cải tiến công nghệ

Hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi của li-xăng công nghệ là cả bên chuyển quyền và bên
nhận chuyển quyền đều có thể cải tiến công nghệ. Hợp đồng li-xăng có thể quy định cấp
ngược trở lại cho bên chuyển quyền những cải tiến này. Việc cấp ngược trở lại này sẽ
phải được thực hiện theo các quy định của luật cạnh tranh.

Vấn đề gây tranh cãi là định nghĩa “cải tiến”. Theo định nghĩa rộng, cải tiến là “tiến bộ kỹ
thuật liên quan đến công nghệ đã được cấp li-xăng được thể hiện trong một sáng chế, kiểu
dáng, thay đổi phần mềm, hoặc bí quyết có khả năng bảo hộ hoặc được bảo hộ bởi một
bằng độc quyền sáng chế, một quyền về kiểu dáng đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, hay bởi
luật về bí mật thương mại, được tạo ra sau ngày có hiệu lực của một thỏa thuận li-xăng”.

9
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Theo quan điểm hẹp hơn, cải tiến được giới hạn ở tiến bộ kỹ thuật tương tự với sáng chế
trong bằng độc quyền sáng chế đã được cấp li-xăng.

Các khả năng liên quan đến cải tiến bao gồm:

(i) Cải tiến không thể sử dụng được mà không xâm phạm độc quyền của bên
chuyển giao;
(ii) Cải tiến được xem như có bắt nguồn chủ yếu vào bí quyết đã được cấp li-xăng;
(iii) Cải tiến chức năng để: (a) giảm chi phí sản xuất; (b) tăng doanh số bán sản
phẩm; (c) tăng sản lượng.
(iv) Cải tiến sản xuất ra các sản phẩm có các đặc điểm tương tự như sản phẩm hoặc
quy trình đã được cấp li-xăng; và
(v) Cải tiến liên quan đến tính cạnh tranh.

Một lĩnh vực khó khăn mới liên quan đến cải tiến là cải tiến phần mềm máy tính, khi có
thể phân biệt được thay đổi mã nguồn để giải quyết các vấn đề của phiên bản đầu tiên với
việc nâng cấp mã nguồn nhằm cung cấp thêm các chức năng chưa tạo được trong phiên
bản đã được cấp li-xăng.

Một vấn đề quan trọng là công bố cải tiến. UNIDO khuyến nghị rằng để tránh việc công
bố quá sớm, nên quy định rằng việc công bố phải được thực hiện sau khi đã nộp đơn yêu
cầu cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc, trong trường hợp cải tiến chưa được đăng ký, sau
lần khai thác thương mại đầu tiên. Việc trì hoãn công bố sẽ đạt được ít nhất hai mục đích:
một là tránh mất quyền bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế; hai là có thêm
thời gian để xác định cải tiến là thực sự hữu ích chứ không phải sẽ bị ngừng lại sau khi
nghiên cứu sâu hơn giá trị của nó.

Các hình thức cấp li-xăng ngược trở lại cho bên chuyển quyền có thể bao gồm:

(a) Chuyển giao quyền, mặc dù phải tuân theo các quy định của luật cạnh tranh;
(b) Chuyển giao quyền sở hữu có bảo lưu quyền tiếp tục sử dụng của bên được chuyển
quyền. Điều này sẽ trao cho bên chuyển quyền sở hữu quyền quản lý công nghệ;
(c) Cấp ngược trở lại một li-xăng không độc quyền.

6. Phí li-xăng

(a) Giới thiệu

10
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Việc xem xét việc cấp một li-xăng có thể có nhiều hình thức. Nó có thể được thực hiện
dưới hình thức trả trước trọn gói, hoặc trả phí li-xăng, hoặc kết hợp cả hai hình thức này.
Một hình thức thanh toán khác là giá trị cổ phần trong doanh nghiệp được cấp li-xăng
khai thác công nghệ. Cũng có thể xem xét các hình thức khác như tài trợ hoạt động
nghiên cứu, chỉ định ban cố vấn, quyền đầu tiên đối với các cải tiến và giải quyết các vụ
kiện tụng còn tồn đọng. Hình thức trả phí li-xăng thường gặp là tính tỷ lệ trả phí trên
doanh số bán hàng. Có thể là một khoản tiền tối thiểu phải trả hàng năm, theo một tỷ lệ
nhất định hoặc một khoản trọn gói nếu chưa thu được lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng. Li-
xăng có thể được bắt đầu bằng việc trả một khoản trọn gói, cho đến khi thu được khoản
lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng. Nghĩa vụ trả một khoản trọn gói hoặc một khoản tiền tối
thiểu phụ thuộc vào tính rủi ro của công nghệ. Bên cấp li-xăng sẽ ở vị thế thuận lợi hơn
khi đòi số tiền này nếu công nghệ đã được phát triển.

Trong trường hợp li-xăng công nghệ ở nước ngoài, sẽ nảy sinh vấn đề loại tiền tệ thanh
toán và tỷ giá quy đổi. Ngày quy đổi tiền tệ có hiệu lực sẽ được lựa chọn. Ngày này có thể
là ngày kết thúc một thời hạn tài chính hoặc một ngày nào đó khác nếu tỷ giá tiền tệ
không ổn định. Trong trường hợp chuyển giao ra nước ngoài, nhà nước của bên nhận
chuyển giao có thể áp đặt việc kiểm soát tỷ giá tại thời điểm bất kỳ thậm chí cả khi tỷ giá
đó không còn được áp dụng vào thời điểm lập hợp đồng. Do đó, phải có những quy định
có hiệu lực trong trường hợp việc kiểm soát tỷ giá khiến bên nhận li-xăng không thể
chuyển tiền phí li-xăng hay các loại phí khác cho bên cấp li-xăng ngược trở lại nước của
bên chuyển giao.

Khi tỷ lệ phí li-xăng dựa vào một khoản cố định trên đơn vị, chỉ số lạm phát như CPI
chẳng hạn sẽ được lựa chọn.

Một quy định trong điều khoản về tiền phí li-xăng sẽ là bên cấp li-xăng có quyền kiểm tra
tài khoản của bên nhận li-xăng.

(b) Các khoản thanh toán trọn gói

Các khoản thanh toán trong các hợp đồng công nghệ thường được thực hiện dưới hình
thức trọn gói, trả phí theo tỷ lệ hoặc kết hợp cả hai. Các hợp đồng công nghệ thường liên
quan đến việc chuyển giao các bí quyết có giá trị. Vì lý do này, bên chuyển quyền thường
yêu cầu một khoản thanh toán trọn gói ban đầu khi bên được chuyển quyền bắt đầu triển
khai hợp đồng. Khoản tiền này phải tương ứng với giá trị những thông tin đã được chuyển
giao trong giai đoạn đầu của hợp đồng. Nó thường được áp dụng đối với việc chuyển giao
11
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
các tri thức quan trọng theo quan điểm của bên chuyển quyền. Nó cũng đề phòng khả
năng không được thực hiện thanh toán nếu có vấn đề xảy ra khi triển khai li-xăng.

Thanh toán một khoản trọn gói có thể sẽ là phù hợp sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm
hoặc nghiên cứu khả thi.

Hình thức thanh toán trọn gói có lợi thế là thủ tục đơn giản hơn trả phí theo tỷ lệ. Bên
được chuyển quyền cũng cảm thấy hài lòng hơn khi họ không phải công khai tài chính với
bên chuyển quyền đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Đối với bên chuyển quyền, lợi thế
của loại hình thanh toán này là nguồn vốn kinh doanh của họ sẽ tăng ngay lập tức.

Trong khi hình thức thanh toán trả trước thường được quy định trong các thỏa thuận có
chứa bí quyết, các li-xăng không chứa bí quyết lại thường không có quy định này. Theo
quan điểm của bên chuyển quyền, điều này sẽ khuyến khích bên được chuyển quyền nỗ
lực theo đuổi công nghệ. Hình thức phổ biến nhất là bên chuyển quyền ở vị thế mạnh hơn
và yêu cầu trả một khoản phí tối thiểu. Nếu bên được chuyển quyền giỏi đàm phán, họ có
thể đòi hỏi không có các khoản phí trả trước hay tối thiểu nào một cách quyết liệt.

Bên được chuyển quyền có thể phải thanh toán riêng phí dịch vụ kỹ thuật cụ thể mà bên
chuyển quyền cung cấp liên quan đến li-xăng. Những quy định này có thể được xem xét
theo ba yếu tố chính (a) các chương trình đào tạo nhân lực cho bên được chuyển quyền,
(b) các dịch vụ kỹ thuật cụ thể được thực hiện có sử dụng địa điểm và các thiết bị của bên
chuyển quyền, và (c) chuyên gia kỹ thuật bên chuyển quyền cung cấp cho nhà máy của
bên được chuyển quyền.

Bên chuyển quyền thường sẽ đồng ý cung cấp dịch vụ đào tạo miễn phí, nhưng bên được
chuyển quyền sẽ phải trả phí đi lại và ăn ở cho những người được đào tạo. Các loại phí
cho các mục (b) và (c) thường sẽ được tính theo giờ và ngày cho mỗi người, cộng thêm
chi phí đi lại và ăn ở phát sinh trong trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho nhà máy của bên
được chuyển quyền.

Số tiền thanh toán trả trước phụ thuộc vào một vài yếu tố:

o Đánh giá về giá trị công nghệ.

o Li-xăng là độc quyền hay không độc quyền, có được phép cấp li-xăng thứ cấp hay
không.
o Có bao gồm ứng trước phí li-xăng hay không.

12
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
 o Tỷ lệ phí li-xăng phải trả
o Khoản phí li-xăng tối thiểu.
o Khoảng thời gian phải trả phí li-xăng.

Hình thức thanh toán một khoản trọn gói có thể được thực hiện định kỳ hoặc ghi nợ vào
các khoản phí li-xăng trong tương lai.

(c) Phí li-xăng theo tỷ lệ

Giới thiệu

Hầu hết các li-xăng đều quy định trả phí li-xăng dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng doanh số
bán hàng của sản phẩm được cấp li-xăng, như đã nêu trong phần định nghĩa. Đôi khi cũng
quy định ngay từ đầu hoặc sau một khoảng thời gian nào đó sẽ phải trả một khoản ứng
trước; khoản tiền này sẽ được trừ vào khoản phí li-xăng định kỳ. Phổ biến hơn là hình
thức trả phí li-xăng theo thời hạn quy định (ba tháng, sáu tháng hoặc hàng năm) dựa trên
doanh số bán hàng của giai đoạn ngay trước đó.

Li-xăng độc quyền thường quy định một khoản phí tối thiểu hàng năm được coi là khoản
thu nhập đảm bảo hàng năm cho bên chuyển quyền. Tuy nhiên, các thỏa thuận không độc
quyền thường không có quy định này. Nhìn chung, các bên thường tính toán khoản phí tối
thiểu dựa trên cách tính toán truyền thống là doanh số bán hàng sau khi đã trừ các chi phí
trong thời hạn hợp đồng. Bên được chuyển quyền cần thận trọng khi chấp nhận các điều
khoản về mức phí li-xăng tối thiểu bởi nó có thể là một gánh nặng tài chính khá lớn nếu
phải lùi thời điểm bắt đầu triển khai sản xuất. Nếu không, bên được chuyển quyền nên
đàm phán bắt đầu trả phí li-xăng tối thiểu sau một thời gian khai thác ban đầu và sau đó sẽ
tăng dần (sau năm năm hoặc hơn) lên một khoản tiền thống nhất giữa hai bên có giá trị
trong suốt thời hạn của thỏa thuận.

Theo quan điểm của bên chuyển quyền, các khoản phí tối thiểu trong một thỏa thuận li-
xăng được quy định nhằm mục đích đảm bảo bên được chuyển quyền sẽ nỗ lực hết sức
mình để khai thác công nghệ. Các thỏa thuận này có thể quy định thời hạn kết thúc li-
xăng nếu không trả phí tối thiểu hoặc rộng hơn, chuyển li-xăng từ dạng độc quyền sang
không độc quyền. Vì lý do này, nếu trả phí tối thiểu là điều không thể tránh khỏi trong
thỏa thuận li-xăng, bên nhận li-xăng phải cố gắng đàm phán để đạt được quy định về
khoản phí li-xăng tối thiểu khả thi và thỏa đáng.

13
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Việc đưa ra các quy định chuẩn xác về các khoản phí li-xăng tối thiểu là rất khó, bởi nó
liên quan đến quá nhiều yếu tố. Một trình tự hợp lý là cả bên chuyển quyền và bên được
chuyển quyền đều cố gắng xây dựng kế hoạch dự trù về doanh số bán hàng, hoặc sử dụng
các dự đoán về thị trường dựa trên một nghiên cứu khả thi và sau đó, giảm các dự trù này
xuống một tỷ lệ phần trăm thỏa đáng và cố định để đưa vào thỏa thuận.

(b) Tỷ lệ trả phí li-xăng

Tỷ lệ trả phí li-xăng thường dựa trên tỷ lệ phần trăm các khoản thu nhập được kê là doanh
số bán sản phẩm có sử dụng công nghệ được cấp li-xăng, hoặc tỷ lệ phần trăm tổng giá trị
sản phẩm bao gồm cả hay đã trừ các chi phí. Rõ ràng, một vấn đề gây tranh cãi sẽ là định
nghĩa về “giá trị sản phẩm”. Ví dụ, trong một số trường hợp, đã nảy sinh vấn đề liệu giá
sản phẩm có bao gồm cả các thiết bị phụ trợ hay không.

Một phương pháp đảm bảo doanh thu cho bên chuyển quyền là quy định bên được chuyển
quyền phải đảm bảo với bên chuyển quyền sẽ sản xuất ra một số lượng sản phẩm tối thiểu
mà dựa vào đó có thể trả được phí li-xăng tối thiểu. Điều này thường được quy định trong
kế hoạch sản xuất tăng dần số lượng sản phẩm. Nếu bên được chuyển quyền không đáp
ứng được sản lượng tối thiểu, bên được chuyển quyền sẽ bị chất vấn về việc liệu đã nỗ lực
hết sức hay chưa.

(c) Sổ sách ghi chép và Kiểm toán

Khi có quy định về trả phí li-xăng, thỏa thuận li-xăng luôn quy định thêm phải duy trì các
sổ sách tài chính để bên chuyển quyền có thể kiểm toán.

Theo thông lệ, bên được chuyển quyền phải ra một tuyên bố, được một đại diện thích hợp
của bên chuyển quyền hoặc một kế toán công độc lập được cả hai bên công nhận (thường
được áp dụng trong trường hợp các bên chưa biết nhiều về nhau trước đó) chứng nhận,
trong đó tính toán các khoản phí li-xăng đến một độ chi tiết vừa đủ để bên nhận li-xăng
kiểm định tính xác thực của chúng. Thông thường, sẽ có một quy định bổ sung yêu cầu
bên được chuyển quyền lưu các sổ sách tài chính cho phép bên chuyển quyền hoặc đại
diện của mình xác định được tất cả các khoản thanh toán đã được thực hiện và tính chính
xác của chúng. Những tài liệu này có thể được bên chuyển quyền hoặc một công ty kiểm
toán thứ ba được hai bên chấp nhận kiểm tra sau một thông báo phù hợp. Nếu cần kiểm
toán, thỏa thuận cũng cần quy định về việc bên nào sẽ phải chịu chi phí này.

14
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
(d) Trả tiền bản quyền riêng cho sáng chế và bí quyết kỹ thuật

Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế và bí quyết kỹ thuật thường có xu hướng
tách riêng việc thanh toán tiền bản quyền sử dụng hai đối tượng này. Có một số lí do giải
thích cho xu hướng này:
o Tiền bản quyền sử dụng sáng chế thường không mang tính đảm bảo cao vì luôn có
nguy cơ chúng bị tuyên bố vô hiệu.
o Tiền bản quyền sử dụng sáng chế chỉ có hiệu lực trong thời hạn bảo hộ của sáng
chế có liên quan, còn tiền bản quyền sử dụng bí quyết kỹ thuật vẫn có hiệu lực sau
thời hạn bảo hộ của bí quyết (xem thêm phần viết về Chuyển quyền sử dụng bí
quyết kỹ thuật dưới đây).
o Đối tượng được chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế thường bị giới hạn ở phạm
vi yêu cầu bảo hộ của sáng chế có liên quan, trong khi đó đối tượng được chuyển
quyền sử dụng đối với bí quyết kỹ thuật thường được quy định rộng hơn.

7. Vi phạm, chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm

(a) Giới thiệu

Thời hạn hợp đồng sẽ có ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng quy định, đôi khi có thể được
gia hạn. Hợp đồng có thể qui định về thời gian thực hiện trước đó. Ví dụ, trong trường
hợp một công nghệ chưa được chứng minh, hợp đồng có thể qui định thời điểm bắt đầu kể
từ khi hoàn tất các thử nghiệm thành công. Thời hạn hợp đồng cũng chịu tác động của các
yếu tố ngoại lai như vòng đời của một sáng chế.

Điều khoản về chấm dứt hợp đồng có thể liên quan đến vấn đề vi phạm hợp đồng mà
không được sửa chữa trong một thời hạn quy định sau khi có thông báo về hành vi vi
phạm. Điều khoản này có thể bị giới hạn ở việc hết hạn hoặc hết hiệu lực sở hữu trí tuệ.
Thông thường, hợp đồng thường nêu một cách cụ thể những lí do kéo theo việc chấm dứt
hợp đồng như: thanh toán đáo hạn; phá sản; tình trạng vỡ nợ hay không trả được nợ; và
thay đổi quyền kiểm soát.

(b) Chấm dứt hợp đồng do vi phạm hợp đồng

Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng sau khi có thông báo cho bên kia trong trường
hợp bên này không thực hiện một hay nhiều cam kết được qui định trong hợp đồng.
Quyền chấm dứt hợp đồng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

15
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Quyền này sẽ không được chấp nhận nếu như hành vi vi phạm hợp đồng không mang tính
nghiêm trọng. Trong trường hợp này, bên bị chấm dứt hợp đồng sẽ có quyền đòi bồi
thường thiệt hại. Trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng, những lí do được coi là hợp lí để
chấm dứt hợp đồng bao gồm việc không giữ bí mật thông tin mật và không thanh toán
tiền bản quyền trọn gói như đã thỏa thuận.

Mỗi bên có thể xem xét liệu hành vi bị khiếu nại có được coi là hành vi vi phạm hợp đồng
hay không, hay nói cách khác, hành vi vi phạm có đủ mức độ nghiêm trọng để biện minh
cho việc chấm dứt hợp đồng hay không. Ví dụ bên chuyển quyền sử dụng thứ cấp cho
rằng việc bên nhận quyền sử dụng thứ cấp không thực hiện nghĩa vụ lập sổ sách kế toán
nhằm đảm bảo cho kiểm toán có cơ sở tính phí bản quyền chính là hành vi vi phạm điều
khoản về lập sổ sách kế toán, và đây chính là cơ sở hợp pháp để bên chuyển quyền sử
dụng thứ cấp có thể chấm dứt hợp đồng chiểu theo điều khoản về chấm dứt hợp đồng.
Thẩm phán xét xử vụ việc này đã cho rằng bên chuyển quyền sử dụng thứ cấp có quyền
nêu trên.

Trường hợp không có điều khoản về chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ bị tự động chấm
dứt khi xảy ra vi phạm một điều khoản chủ chốt của hợp đồng.

Dưới đây là các trường hợp dẫn tới việc hợp đồng tự động bị chấm dứt:

Thanh toán đáo hạn

Bên chuyển quyền thường có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp việc thanh toán
tiền bản quyền bị đáo hạn trong một thời hạn ấn định, thường là từ 60 đến 90 ngày. Ở một
số nước, điều này không được áp dụng nếu việc thanh toán đáo hạn do những lí do tạm
thời từ hoạt động ngân hàng hay chính phủ.

Phá sản, vỡ nợ hay không trả được nợ

Tình trạng phá sản hay vỡ nợ cũng là nguyên nhân dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng. Khi
trường hợp này xảy ra, bằng hoặc với sự thừa nhận của bên nhận, khiến cho bên nhận
quyền không thể thanh toán tiền bản quyền hay triển khai công nghệ được chuyển giao,
và nếu tình trạng này còn kéo dài trong một khoảng thời gian quy định, như 60 ngày hoặc
nhiều hơn, thì bên chuyển quyền có thể có quyền chấm dứt hợp đồng sau khi kết thúc thời
hạn quy định này.

16
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Thay đổi quyền kiểm soát

Cùng với việc các hoạt động sáp nhập và liên doanh gia tăng nhanh chóng trên phạm vi
toàn cầu, bên chuyển quyền luôn phải đề phòng khả năng công nghệ của họ vô tình bị rơi
vào tay các đối thủ cạnh tranh khác qua con đường này. Bên chuyển quyền phải yêu cầu,
với thế mạnh của mình, rằng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu bên được chuyển
quyền bán một phần quy trình vận hành có tính thiết yếu đối với công nghệ được chuyển
giao, và bên thứ ba có được phần vận hành này, hoặc nếu một bên cạnh tranh với bên
chuyển quyền ở vào vị thế ngang bằng nhất định với bên được chuyển quyền hay có thể
tiếp cận với công nghệ được chuyển giao qua con đường bất kỳ khác, bên chuyển quyền
sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng trong một thời hạn quy định.

8. Các quyền và nghĩa vụ sau khi chấm dứt hợp đồng

Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên chuyển quyền thường muốn quy định các biện pháp khắc
phục nêu dưới đây:
Các khoản thanh toán đáo hạn: nhanh chóng thanh toán tất cả các khoản tiền đáo hạn
hoặc lũy kế.
Thông tin kỹ thuật: Trao trả ngay lập tức tất cả các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, v.v.
Không sử dụng công nghệ được chuyển quyền: Bên được chuyển quyền không còn được
phép sử dụng sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc các cải tiến công nghệ bất kỳ đã được
chuyển giao.
Máy móc: Trả lại các thiết bị máy móc đã mua liên quan tới công nghệ được chuyển
giao. Trong trường hợp này, bên được chuyển quyền có thể sẽ được nhận bồi thường.
Mức bồi thường phải được quy định trong hợp đồng, ví dụ có thể dựa trên giá trị khấu hao
thiết bị.
Bồi thường tổn thất: Do chấm dứt hợp đồng, bên chuyển quyền có thể phải từ bỏ khoản
thu nhập mà không thể lấy lại một cách dễ dàng bằng việc chuyển quyền cho một bên
hoặc các bên khác sau khi chấm dứt hợp đồng. Điều này có thể xảy ra nếu thời điểm cấp
giấy phép thích hợp đã qua hoặc sự việc này tạo ra dư luận không tốt. Một điều khoản về
bồi thường tổn thất cho phép bên chuyển quyền thu được khoản thu nhập bị mất trong
các trường hợp này. Trong điều khoản quy định về bồi thường tổn thất đối với phần thu
nhập trong tương lai từ tiền bản quyền, trong trường hợp hợp đồng chưa bị chấm dứt, tổn
thất sẽ được ước tính và khấu trừ vào khoản thanh toán trọn gói cho bên chuyển quyền
trong khoảng thời gian quy định tính từ ngày chấm dứt hợp đồng. Quy trình thực hiện này
được thể hiện trong hợp đồng và thường nêu rõ việc khấu trừ theo tỉ lệ được thỏa thuận

17
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
trước. Trên thực tế, bên được chuyển quyền cần phải xem xét một cách kĩ lưỡng những
nội dung của điều khoản về bồi thường tổn thất và đàm phán điều khoản này với bên
chuyển quyền để đạt được cách tính tổn thất thấp hơn, hay thậm chí khả năng loại bỏ điều
khoản này.
Điều khoản cuối cùng: Trong phần này, các điều khoản qui định về tác động của việc
chấm dứt hợp đồng, tính bảo mật, không sử dụng thông tin kỹ thuật, không sử dụng các
phần về sáng chế trong hợp đồng được nêu một cách cụ thể nhằm cứu vãn việc hết hạn
hoặc chấm dứt hợp đồng trong phạm vi được luật quốc gia cho phép.

9 Tác động đối với các bên được chuyển quyền thứ cấp

Bên được chuyển quyền không được phép chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng
thứ cấp nếu không được sự đồng ý rõ ràng của bên chuyển quyền. Phạm vi chuyển quyền
thứ cấp không được vượt quá phạm vi quy định trong hợp đồng chuyển quyền chính.
Theo nguyên tắc chung, hợp đồng chuyển quyền thứ cấp sẽ kết thúc khi hợp đồng chuyển
quyền chính chấm dứt. Khi bên được chuyển quyền thứ cấp phải chịu thiệt hại do bất
công bắt nguồn từ cách quản lý không hợp lý của bên chuyển quyền và bên được chuyển
quyền, luật công bằng sẽ được áp dụng để đạt được sự công bằng cho bên chịu thiệt hại.

10 Luật cạnh tranh, Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao quyền sử dụng

(a) Giới thiệu

Thoạt nhìn có vẻ luật cạnh tranh và luật sở hữu trí tuệ xung đột với nhau. Cơ sở của quan
điểm này là quyền sở hữu trí tuệ tạo ra các quyền độc quyền, trong khi luật cạnh tranh tìm
cách loại bỏ sự độc quyền. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ hiếm khi tạo ra sự độc quyền
khi mà gần như lúc nào cũng có các loại công nghệ thay thế. Hơn nữa, lý thuyết này
không coi sáng tạo đổi mới trên các thị trường như một biện pháp tăng cường cạnh tranh.
Sáng tạo đổi mới được xem là yếu tố sống còn nhằm tăng cường cạnh tranh. Tuy nhiên,
sáng tạo đổi mới cũng rất phức tạp, đắt đỏ và kéo theo sự không chắc chắn, rủi ro, thí
nghiệm kiểm tra và thử nghiệm. Ví dụ, trong cơ khí chế tạo, đổi mới sáng tạo kéo theo
nhiều bước như định hình khái niệm về sản phẩm, các nghiên cứu kỹ thuật khả thi, phát
triển sản phẩm, xác định giá trị thương mại và các bước chuẩn bị trước khi tiến hành sản
xuất cũng như dự báo khả năng tồn tại của sản phẩm mới, toàn bộ thiết bị sản xuất, bảo
hành sản phẩm sau khi bán và các cải tiến. Thêm vào đó, tất cả các việc không mang tính
kỹ thuật như phân phối, tiếp thị, huy động vốn và quản lý nhân sự cũng cần phải được
xem xét.

18
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Nói một cách đơn giản, mục đích của luật sở hữu trí tuệ là cấp cho chủ sở hữu quyền phần
thưởng dưới dạng các quyền độc quyền trong khoảng thời gian giới hạn để chủ sở hữu
quyền đó có thể tiếp tục tiến hành đổi mới công nghệ của mình. Những đổi mới/cải tiến
này cuối cùng sẽ có lợi cho người tiêu dùng vì họ sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn các sản
phẩm, dịch vụ và công nghệ tốt hơn và rẻ hơn. Người ta cũng cho rằng nếu quyền sở hữu
trí tuệ không mang tính độc quyền, những nhà sáng tạo đổi mới sẽ không được khuyến
khích tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, do đó sẽ dẫn đến tình trạng đình
trệ của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trước mắt thì người nắm giữ quyền sở hữu trí
tuệ đang ở vào thế có thể tận dụng ưu thế trên thị trường của mình. Trong tình huống như
vậy, cần nỗ lực đảm bảo rằng chủ sở hữu quyền được khuyến khích một cách hợp lý để có
thể tiếp tục tiến hành hoạt động đổi mới, đồng thời cũng nên áp dụng luật cạnh tranh để
đảm bảo rằng sự độc quyền như vậy không dẫn đến việc khai thác làm thiệt hại tới người
tiêu dùng cũng như các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Với một nỗ lực để hài hoà các lợi ích của việc đổi mới và tự do cạnh tranh, nhiều quốc gia
đã tìm cách loại bỏ hoạt động phi cạnh tranh ra khỏi các hợp đồng chuyển quyền sở hữu
trí tuệ và các giao dịch chuyển giao công nghệ. Một số hệ thống luật pháp còn đặc biệt
nới lỏng các quy định về cạnh tranh trong hoạt động chuyển quyền sở hữu trí tuệ.

(b) Định nghĩa về thị trường

Các cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ ra rằng một thị trường có liên quan có: (i) phạm vi địa
lý nhất định mà theo đó thị trường có thể là một thị trường toàn cầu, khu vực, quốc gia
hoặc dưới cấp quốc gia; (ii) phạm vi chức năng mà trong đó có sự cạnh tranh riêng biệt
giữa nhà sản xuất, người bán buôn và bán lẻ; phạm vi về thời gian mà trong đó có sự khác
biệt giữa thị trường ngắn hạn và thị trường dài hạn; và phạm vi sản phẩm trong đó các sản
phẩm thay thế cạnh tranh với nhau.

Sách hướng dẫn về chống độc quyền đối với việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở
hữu trí tuệ (The Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) do Bộ Tư
pháp và Ủy ban Thương mại liên bang của Mỹ ấn hành ngày 06/04/1995 xác định ba thị
trường sản phẩm có thể bị ảnh hưởng bởi các hợp đồng chuyển quyền sở hữu trí tuệ là: thị
trường hàng hóa, thị trường công nghệ và thị trường cải tiến đổi mới.

Các thị trường công nghệ bao gồm công nghệ được chuyển giao và các công nghệ thay
thế tương tự. Trong việc xác định thị trường công nghệ có liên quan, Sách hướng dẫn về

19
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
chống độc quyền chỉ ra rằng các Cơ quan phải xác định được nhóm công nghệ và hàng
hóa nhỏ nhất mà nhà độc quyền về loại công nghệ đó có thể gây ảnh hưởng nhất định trên
thị trường, chẳng hạn bằng cách áp dụng biện pháp “tăng giá nhỏ nhưng quan trọng và lâu
dài”. Do thực tiễn một số công nghệ được chuyển giao theo cách thức không dễ dàng để
xác định tiền bản quyền, chẳng hạn trong trường hợp công nghệ đó thuộc một phần của
hợp đồng lixăng trọn gói, các Cơ quan được tư vấn nên định hình thị trường có liên quan
bằng cách xác định rõ các loại công nghệ và sản phẩm khác mà người mua có thể sử dụng
để thay thế công nghệ được chuyển giao theo một giá có lợi thế so sánh so với giá sử
dụng công nghệ được chuyển giao. Để xác định các thị trường công nghệ, cần có các
thông tin về thị phần, có hiểu biết về đánh giá đối tượng tham gia thị trường và mối quan
hệ thay thế giữa các công nghệ. Sách hướng dẫn về chống độc quyền đề xuất khoảng thời
gian 2 năm để một loại công nghệ mới được chấp nhận trên thị trường.

Trong việc định hình các thị trường cải tiến đổi mới, Sách hướng dẫn về chống độc quyền
thừa nhận rằng hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể có ảnh hưởng cạnh tranh đến
những cải tiến đổi mới mà không thể được xác định một cách thỏa đáng thông qua các
phân tích về thị trường công nghệ hoặc sản phẩm. Ví dụ, những hợp đồng này có thể ảnh
hưởng đến sự phát triển của loại hàng hóa chưa được sản xuất hoặc sự phát triển của các
sản phẩm hay quy trình mới hoặc được cải tiến trong các thị trường địa lý nơi không có sự
cạnh tranh tiềm ẩn hay thực sự nào giữa các hàng hóa có liên quan.

Sách hướng dẫn về chống độc quyền cũng chỉ ra rằng thị trường cải tiến đổi mới sẽ bao
gồm “việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hay quy trình đặc thù mới hoặc đã được
cải tiến và các đối tượng thay thế cho việc nghiên cứu và phát triển đó”. Sản phẩm thay
thế này có thể bao gồm các hàng hóa hiện đang cạnh tranh với hàng hóa đang được phát
triển. Sự cạnh tranh này sẽ được xác định qua câu hỏi liệu những nỗ lực nghiên cứu và
phát triển có bị hạn chế do có sự hiện diện của sản phẩm thay thế hay không. Liên quan
tới việc xác định các thị trường hàng hóa, các Cơ quan được tư vấn là nên tìm thông tin,
bằng chứng về thị phần và các đánh giá của các đối tượng tham gia thị trường về tính
cạnh tranh của những cải tiến đổi mới được thực hiện bởi đối tượng dự kiến tham gia thị
trường. Do đó, ”khi các cá nhân/tổ chức có khả năng, lợi thế so sánh và được khuyến
khích theo đuổi nghiên cứu và phát triển để tạo ra sản phẩm thay thế cho đối tượng nghiên
cứu và phát triển của các bên kí kết hợp đồng chuyển quyền, các Cơ quan có thể giao
những thị phần đều nhau cho các cá nhân/tổ chức đó”. Thường thì các nội dung nghiên
cứu và phát triển sẽ có tác dụng giúp định hình thị trường có liên quan. Ví dụ, khi hai
công ty chuyên về luyện kim tiên tiến thỏa thuận chuyển giao chéo quyền sử dụng các
sáng chế có triển vọng về các bộ phận của động cơ máy bay phản lực trong bối cảnh chỉ

20
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
một số ít các công ty tiến hành việc nghiên cứu này, việc chuyển giao chéo này sẽ kìm
hãm đáng kể sự cạnh tranh trong các thị trường công nghệ hoặc thị trường hàng hóa. Khi
một cải tiến phát sinh ngoài khuôn khổ một dự án liên doanh, những tác động của cải tiến
này tới sự cạnh tranh có thể được đánh giá thông qua việc tham chiếu tới các loại hình
liên doanh cùng loại, thị phần nắm giữ của các bên liên doanh và qui định về những ràng
buộc trách nhiệm bổ sung đối với các bên trong liên doanh.

(c) Cạnh tranh

Sự cạnh tranh rõ ràng tự nó đã thể hiện là một hành vi cạnh tranh mang tính thị trường.
Báo cáo năm 1995 của Chưởng lý Ủy ban quốc gia về nghiên cứu các luật chống độc
quyền (the 1955 Report of the U.S. Attorney-General’s National Committee to Study the
Antitrust Laws) đã đưa ra một định nghĩa hữu ích về khái niệm này khi chỉ ra rằng:
… các đặc tính cơ bản của sự cạnh tranh có hiệu quả về mặt kinh tế là không người mua
hoặc một nhóm người mua nào có quyền lựa chọn mức lợi nhuận bằng cách chào hàng
với giá nhỏ hơn hoặc giá cao hơn. Khi cạnh tranh thực sự tồn tại giữa những người bán,
có thể là giữa các đối thủ cạnh tranh hay những người mới tham gia vào lĩnh vực này,
những người này sẽ tìm cách kiểm soát quyền này bằng biện pháp tạo ra hoặc đe dọa tạo
ra sự khuyến mại có hiệu quả. (trang 9).

Khi đánh giá tác động tới sự cạnh tranh, tòa án chuyên trách có thể tập trung vào các yếu
tố như cấu trúc thị trường bị ảnh hưởng bởi hoạt động chuyển quyền có liên quan, tác
động của nó tới sự vận hành của thị trường hoặc dạng hành vi bị lên án; hoặc thông
thường hơn là sự kết hợp một số yếu tố trong số các yếu tố này. Ở Australia, nơi mà luật
cạnh tranh được xây dựng theo khuôn mẫu của Mỹ và châu Âu, loại hình cấu trúc thị
trường sơ cấp được áp dụng. Các yếu tố cấu trúc thị trường mà tòa án xem xét là:
(1) Số lượng và quy mô phân phối của những người bán độc lập, đặc biệt là cấp
độ tập trung thị trường;
(2) Mức độ các rào cản xâm nhập thị trường, hay mức độ dễ dàng để những
công ty mới có thể tham gia thị trường và duy trì một thị trường có thể phát triển
được;
(3) Phạm vi mà các sản phẩm của ngành công nghiệp được định dạng thông qua
sự phân biệt sản phẩm cuối cùng và khuyến mại;
(4) Tính chất của “mối quan hệ dọc” với khách hàng và các nhà cung cấp và
phạm vi hội nhập theo chiều dọc; và

21
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
 (5) Bản chất của một thỏa thuận chính thức bất kỳ, ổn định và cơ bản giữa các
công ty mà hạn chế khả năng của các công ty được hoạt động như các thực thể độc
lập.

Trong số các yếu tố của cấu trúc thị trường trên, các tòa án cho rằng điều kiện gia nhập thị
trường là yếu tố quan trọng nhất vì “nó tạo độ dễ dàng để các công ty có thể gia nhập thị
trường và tạo khả năng tập trung thị trường lâu dài; và đó cũng là mối đe doạ đối với việc
tham gia thị trường của một công ty hoặc một nhà máy mới khi thị trường vận hành như
người điều phối cuối cùng của hành vi cạnh tranh.”

11. Chuyển giao quyền theo Hiệp định TRIPS

Điều 40 của Hiệp định TRIPS ghi nhận sự thống nhất của các thành viên WTO “rằng một
số hoạt động hoặc điều kiện chuyển quyền sử dụng gắn với các quyền sở hữu trí tuệ có tác
động kiềm chế sự cạnh tranh có thể có những ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại và có thể
làm cản trở quá trình chuyển giao và phổ biến công nghệ”. Trong những nghiên cứu ban
đầu về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ cho các nước
đang phát triển , UNCTAD đã xác định rõ một số qui định hạn chế trong các hợp đồng
chuyển quyền sử dụng công nghệ mà áp đặt những qui định bất hợp lý cho bên mua công
nghệ (Xem phần UNCTAD, Những vấn đề cơ bản phát sinh từ việc Chuyển giao công
nghệ cho các nước đang phát triển, (New York, 1975, Chương II) (UNCTAD, Major
Issues Arising From the Transfer of Technology to Developing Countries, (New York,
1975), ch.II)). Điều 40 của Hiệp định TRIPS cho phép các quốc gia thành viên WTO áp
dụng “các biện pháp thích hợp” nhằm kiểm soát các hoạt động chuyển quyền chống cạnh
tranh và cho phép tham vấn giữa các thành viên WTO nhằm đảm bảo tuân thủ các qui
định của luật cạnh tranh (đoạn 3).

Điều 40.2 quy định rằng không điều khoản nào trong Hiệp định TRIPS có thể ngăn cản
các nước thành viên “xác định rõ trong luật pháp của mình các hoạt động hay điều kiện
chuyển quyền mà trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở
hữu trí tuệ và có tác động tiêu cực tới sự cạnh tranh trong thị trường có liên quan”.

Điều 40.1 nêu rõ ba tác động tiêu cực của các hoạt động chuyển quyền, đó là những hoạt
động (a) kiềm chế cạnh tranh; (b) tác động tiêu cực đến thương mại; và (c) có thể cản trở
chuyển giao và phổ biến công nghệ. Điều 40.2 cho phép các nước thành viên “qui định rõ
trong luật pháp của mình các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số

22
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu
cực tới hoạt động cạnh tranh trong thị trường có liên quan”.

Điều 40.2 cho phép các nước thành viên qui định rõ trong luật pháp của mình “các hoạt
động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi
lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu cực tới hoạt động cạnh tranh trong thị
trường có liên quan”. Một số hoạt động chống cạnh tranh được liệt kê trong Điều khoản
này bao gồm “các điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền, các
điều kiện ngăn ngừa thách thức đối với hiệu lực của việc chuyển quyền, và hoạt động
lixăng cưỡng bức trọn gói” được xem xét phù hợp với luật pháp và những qui định liên
quan của nước thành viên đó. Những hoạt động này được nêu trong danh mục 20 hoạt
động phi cạnh tranh cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ được qui định trong
Bộ luật TOT. Bộ luật TOT và Điều 40.2 cũng đưa ra hướng dẫn cần thiết về các loại điều
khoản trong hợp đồng chuyển quyền là đối tượng bị cấm theo qui định của pháp luật. Các
nội dung này được liệt kê dưới đây:

Điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền

Khi bên được chuyển quyền cam kết trao cho bên chuyển quyền quyền độc quyền sử
dụng các cải tiến do bên được chuyển quyền tạo ra đối với công nghệ được chuyển giao,
điều này có thể tác động một cách tiêu cực đến hoạt động cạnh tranh vì nó không có tác
dụng khuyến khích bên được chuyển quyền tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ.
Qui định về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng không độc quyền sẽ có tác dụng
khuyến khích cạnh tranh vì nó tạo ra cách thức để bên chuyển quyền và bên được chuyển
quyền cùng chia sẻ các rủi ro của hoạt động đổi mới cải tiến. Thông thường, các điều kiện
về chuyển giao ngược trở lại được xem xét phù hợp với cơ cấu tổng thể của hợp đồng
chuyển quyền, với vị thế trên thị trường công nghệ của bên chuyển quyền, và với các yếu
tố khác của thị trường có liên quan. Các bên đàm phán Bộ luật TOT thường lập luận rằng
điều kiện chuyển quyền ngược nên bị lên án vì nó “cấu thành hành vi lạm dụng ưu thế
vượt trội của bên chuyển quyền” và được qui định dựa trên cơ sở độc quyền và không
xem xét hợp lí hay không qui định về các nghĩa vụ của bên chuyển quyền.

Trở ngại đối với hiệu lực pháp lý

Các bên đàm phán Bộ luật TOT đã thừa nhận rằng sự phân loại các điều khoản qui định
về các trở ngại là một hành vi bất hợp pháp, tức là các điều khoản “yêu cầu bên được
chuyển quyền cố gắng không gây trở ngại cho hiệu lực pháp lý của các bằng độc quyền

23
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
sáng chế và các loại hình bảo hộ khác đối với các sáng chế liên quan đến việc chuyển giao
hoặc hiệu lực pháp lý của những chuyển nhượng khác theo yêu cầu hoặc đạt được bởi bên
chuyển quyền”. Các nhà đàm phán từ nhóm các nước B khuyến nghị rằng việc loại trừ
này chỉ nên áp dụng đối với các điều khoản áp đặt các trở ngại một cách bất hợp lý. Trong
trường hợp bất kỳ, theo quy định tại Điều 40.2 và Bộ luật TOT, các trở ngại về quyền và
nghĩa vụ của các bên phải được xác định phù hợp với luật áp dụng thích hợp.

Một vấn đề có liên quan đã được xác định là có liên quan tới sự cạnh tranh là cố gắng
thực thi các quyền sở hữu trí tuệ đã hết hiệu lực hoặc không tồn tại.

Kinh doanh độc quyền

Kinh doanh độc quyền được coi là loại hình kinh doanh bất hợp pháp theo Bộ luật TOT.
Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, loại hình này xảy ra khi bên được chuyển quyền bị ngăn
cấm không được chuyển quyền, bán, phân phối hoặc sử dụng những công nghệ đang cạnh
tranh trên thị trường. Những thỏa thuận về kinh doanh độc quyền được đánh giá theo
nguyên tắc hợp lý và người ta sẽ xem xét liệu những qui định hạn chế có nhằm đảm bảo
những lợi ích hợp pháp như độ bảo mật đối với công nghệ được chuyển giao hay những
nỗ lực hết mình của bên được chuyển quyền nhằm thực hiện các nghĩa vụ khuyến mãi hay
phân phối hay không. Một số hình thức kinh doanh độc quyền về bản chất có thể bị phản
đối theo quy định của một số hệ thống tài phán. Các hình thức này bao gồm hình thức tác
động cưỡng bức từ bên thứ ba, tức là khi bên được chuyển quyền được chuyển giao công
nghệ với điều kiện phải mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba.

Nhằm xác định xem liệu thỏa thuận kinh doanh độc quyền có làm giảm cạnh tranh trong
một thị trường có liên quan hay không, người ta sẽ xem xét mức độ mà hợp đồng chuyển
giao có thể thúc đẩy việc khai thác và phát triển công nghệ của bên chuyển quyền, cũng
như làm trở ngại tới việc khai thác và phát triển các công nghệ cạnh tranh. Khả năng về
tác động cạnh tranh không lành mạnh sẽ có liên quan, không kể những yếu tố khác, tới
thời gian kiềm chế kinh doanh độc quyền cũng như các yếu tố về cấu trúc thị trường như
nêu trên. Hệ thống luật án lệ đã phát triển những cách thức gián tiếp nhằm ngăn ngừa việc
kinh doanh độc quyền, như qui định về nghĩa vụ phải mua một số lượng sản phẩm tối
thiểu nhằm ngăn ngừa việc mua sắm các sản phẩm cạnh tranh, hoặc qui định về việc đảm
bảo thực thi nghiêm ngặt các điều khoản về nỗ lực của các bên có liên quan nhằm ngăn
ngừa việc tiếp cận và sử dụng thực tế các loại công nghệ, hàng hóa hoặc dịch vụ cạnh
tranh.

24
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Thỏa thuận có điều kiện

Một hình thức kinh doanh độc quyền thường được xem như một loại hình riêng là thỏa
thuận cung cấp một sản phẩm hoặc công nghệ với điều kiện bên được chuyển quyền có
thể mua sản phẩm khác hoặc một dòng sản phẩm khác từ nhà cung cấp. Thỏa thuận có
điều kiện là một kế sách được các nhà cung cấp sử dụng khi họ sở hữu một sản phẩm có
ưu thế trên thị trường và sản phẩm này được sử dụng nhằm mục đích phát huy các lợi thế
cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm đó trong thỏa thuận có điều kiện mà có thể không
có được ưu thế thị trường. Quyền độc quyền theo quy định của pháp luật như độc quyền
đối với sáng chế, bản quyền hoặc bí mật thương mại có thể là cơ sở của sức mạnh thị
trường cho phép áp dụng thỏa thuận có điều kiện với các loại hình cung cấp khác. Nguyên
tắc hợp lý được áp dụng đối với những vấn đề có liên quan và các cơ quan hành chính có
thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghệ nhằm đánh
giá xem liệu các tác động về mặt hiệu quả của loại hợp đồng này có mang lại nhiều ý
nghĩa quan trọng hơn tác động chống cạnh tranh hay không.

Nghiên cứu của UNCTA về việc Kiểm soát các hoạt động hạn chế trong các giao dịch
chuyển giao công nghệ (1982) (Control of Restrictive Practices in Transfer of Technology
Transactions) đã xác định rõ các điều khoản hạn chế không chính đáng được qui định
trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghệ, theo đó bên được chuyển quyền bị bắt
buộc phải mua “công nghệ bổ trợ, sáng chế và cải tiến trong tương lai, các sản phẩm hoặc
dịch vụ mà bên mua không mong muốn” hoặc hạn chế không chính đáng việc tiếp cận các
nguồn công nghệ, hàng hóa hoặc dịch vụ như là một điều kiện để được sử dụng công
nghệ được chuyển giao, trong trường hợp những hạn chế này không phải là để đảm bảo
chất lượng hoặc hiệu năng của sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển quyền.

Kiềm chế giá cả

Việc bên chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong một sản phẩm để định giá
bán lại của sản phẩm đó thực chất được coi là một hoạt động trái phép. Tuy nhiên, khi đối
tượng của hợp đồng chuyển quyền là quyền sở hữu trí tuệ và không liên quan đến việc
cung cấp sản phẩm mang đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã
cho phép bên chuyển quyền được định giá bán đầu tiên đối với sản phẩm được cấp bằng
độc quyền sáng chế. Cần phân biệt rõ trong trường hợp này giữa việc định giá dọc mà có
thể không bị phản đối và việc định giá ngang giữa các đối thủ cạnh tranh mà về bản chất
luôn là một hành vi trái phép.

25
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
Chuyển giao chéo quyền sử dụng và sự thỏa thuận chung

Thỏa thuận về chuyển giao chéo quyền sử dụng và sắp xếp chung vốn đối với quyền sở
hữu trí tuệ của chủ sở hữu quyền có thể có tác động ủng hộ cạnh tranh vì chúng giúp kết
hợp các loại công nghệ bổ trợ và tránh các chi phí giao dịch và kiện tụng. Mặt khác, nếu
những thỏa thuận này được thực hiện theo giá tập thể hoặc bao gồm qui định kiềm chế
đầu ra, như thông qua qui định về tiếp thị các quyền sở hữu trí tuệ chung, chúng có thể
được xem như một hành động chống cạnh tranh. Chẳng hạn, hợp đồng chuyển giao bản
quyền âm nhạc được Tòa án tối cao Hoa Kỳ xem xét là có thể chấp nhận được bởi vì giá
chuyển giao đã được chứng minh là cần thiết nhằm tạo ra một sản phẩm mới. (xem vụ
việc tranh chấp giữa Broadcast Music, Inc. với Columbia Broadcasting System, Inc 441
US, 1, 23 (1979). Tuy nhiên, khi các thỏa thuận về chuyển giao chéo quyền sử dụng hoặc
sự thỏa thuận chung tạo cơ chế cho việc xác định giá cả hoặc phân chia thị trường, về bản
chất chúng đều là hoạt động trái phép (xem vụ tranh chấp United States với New Wrinkle,
Inc. 342 US 371 (1952))

Khi các thỏa thuận về chuyển giao chéo quyền sử dụng được thực hiện giữa các đối thủ
cạnh tranh, người ta cần xét xem liệu rằng, khi không tồn tại các thỏa thuận này, các đối
thủ cạnh tranh có thể thâm nhập thị trường bằng chính thực lực của mình hay không.
Hành vi ngăn chặn việc chuyển giao chéo quyền sử dụng hoặc sự thỏa thuận chung giữa
các đối thủ cạnh tranh, những người nắm giữ quyền lực thị trường, có thể là hành động
chống cạnh tranh xét về mặt động cơ hoặc trên thực tế (vụ tranh chấp giữa Northwest
Wholesale Stationers, Inc. v. Pacific Stationery & Printing Co., 472 US 284 (1985)).
Hành vi cố ý ngăn chặn có thể tạo ra một cuộc tẩy chay ban đầu mà về bản chất là trái
phép. Sự thỏa thuận chung có thể làm chậm lại những cải tiến và do đó cũng ảnh hưởng
đến sự cạnh tranh, thông qua việc ngăn không cho những người tham gia bắt đầu tiến
hành hoạt động nghiên cứu và phát triển. Những thỏa thuận như vậy có thể có tác động
khuyến khích cạnh tranh nếu sự thỏa thuận chung đó có thể giúp khai thác các nền kinh tế
tương đồng và kết hợp các khả năng bổ sung của các thành viên chung.

Những hạn chế về việc sử dụng nhân lực

Bộ luật TOT qui định rằng những điều khoản đòi hỏi bên được chuyển quyền phải sử
dụng nhân sự do bên chuyển quyền chỉ định được coi là không hợp lí, “ngoại trừ trường
hợp nếu việc này là cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động chuyển giao công
nghệ”, tức là trong trường hợp qui định hạn chế này đã được áp dụng quá thời hạn và bên
chuyển quyền đang có nguồn nhân lực đã được đào tạo một cách thích đáng để giới thiệu

26
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
cho bên được chuyển quyền. Trong trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ qui định
việc sử dụng nhân sự do bên chuyển quyền chỉ định trong phạm vi ngoài giai đoạn chuyển
giao, nó có thể được mô tả như một gói giao dịch độc quyền riêng biệt trong đó các dịch
vụ không cần thiết được qui định cùng với công nghệ được chuyển quyền sử dụng.

Những hạn chế về những thay đổi thích ứng

Bộ luật TOT qui định rằng, theo nguyên tắc hợp lý, những điều khoản cản trở khả năng
của bên được chuyển quyền trong việc sửa đổi công nghệ được chuyển giao cho phù hợp
với hoàn cảnh cụ thể được coi là không hợp pháp. Những qui định bị cấm bao gồm qui
định ngăn không cho bên được chuyển quyền sửa đổi công nghệ được nhập cho phù hợp
với đặc điểm của nước nhập, hay qui định bắt buộc bên được chuyển quyền thực hiện
những thay đổi không cần thiết và không mong muốn về các chi tiết kĩ thuật hay kiểu
dáng.

Các điều kiện về đại diện hoặc bán độc quyền

Theo Bộ luật TOT, các qui định yêu cầu bên được chuyển quyền sử dụng công nghệ trao
các quyền đại diện hay bán hàng độc quyền cho bên chuyển quyền, hoặc cho người được
bên chuyển quyền chỉ định được coi là bất hợp pháp. Trường hợp ngoại lệ ở đây được áp
dụng cho các hợp đồng sản xuất hoặc thầu phụ theo đó các bên thống nhất rằng toàn bộ
hoặc một phần sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển giao công nghệ sẽ được
phân phối bởi bên chuyển quyền hoặc người được bên chuyển quyền chỉ định.

Những hạn chế về xuất khẩu

Các nhóm đàm phán Bộ luật TOT đã thống nhất rằng những hạn chế về xuất khẩu được
liệt kê như một qui định bất hợp pháp, và rằng rất khó có thể đạt được sự đồng thuận về
việc liệu những hạn chế này có thể được biện minh là hợp lí hay không. Quan điểm của
Nhóm quốc gia B và D cho rằng các hạn chế về xuất khẩu có thể được coi là hợp lí khi
việc này được coi là cần thiết nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bên chuyển quyền tại
các nước đang phải áp dụng những hạn chế này, hay nhằm bảo vệ tính bảo mật của bí
quyết kĩ thuật có liên quan. Ngoài ra, hạn chế về xuất khẩu cũng được phép khi bên
chuyển quyền chuyển giao quyền sử dụng độc quyền cho một bên khác. Ngôn từ được sử
dụng cho việc giới hạn xuất khẩu thường được bắt đầu bằng việc cấm“các qui định hạn
chế mà ngăn cản hoặc cản trở đáng kể việc xuất khẩu, bằng các giới hạn về định lượng

27
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
hay lãnh thổ hay thỏa thuận chấp thuận trước cho việc xuất khẩu” trừ khi “những hạn chế
này được chứng minh là hợp lí nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của bên chuyển
quyền và bên được chuyển quyền’.

Những hạn chế về quảng cáo

Theo Bộ luật TOT, những hạn chế áp dụng đối với các hoạt động quảng cáo và xúc tiến
được thực hiện bởi bên được chuyển quyền được coi là chấp nhận được khi việc này được
coi là cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, uy tín kinh doanh hoặc danh tiếng của bên
chuyển quyền, để bảo vệ thông tin mật, bảo vệ người tiêu dùng hoặc các lý do khác liên
quan tới độ tin cậy của sản phẩm. Điển hình của những hạn chế được coi là chấp nhận
được theo trường hợp vừa nêu là những giới hạn được áp dụng bởi sự cần thiết cần đảm
bảo rằng các nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp đã đăng kí được quảng cáo phù hợp
với văn bằng bảo hộ tương ứng. Những hạn chế về quảng cáo không dựa trên những lí do
này sẽ được xem xét kỹ về ảnh hưởng của chúng đến cạnh tranh. Trong số này có thể là
việc dựng lên các rào cản xâm nhập thị trường thông qua hoạt động cản trở quảng cáo.

Những hạn chế sau khi hết thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Các nhóm đàm phán Bộ luật TOT đã thống nhất rằng những điều khoản trong hợp đồng
chuyển giao công nghệ qui định việc thanh toán hay ấn định những nghĩa vụ khác cho bên
được chuyển quyền sau khi hết thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là những qui định
hạn chế không thể chấp nhận được. Tương tự, những qui định được áp dụng đối với bên
được chuyển quyền sau thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển giao cũng mang tính hạn
chế như vậy.

Những qui định hạn chế khác

Trong quá trình đàm phán Bộ luật TOT, các nhóm nước đã xác định được các hoạt động
được coi là các hạn chế không hợp lí, nhưng họ chưa đạt được sự nhất trí về việc liệu
những hoạt động như vậy có nên bị cấm đoán hay không. Tuy nhiên, Điều 40.2 cho phép
các nước thành viên qui định rõ trong luật pháp của mình “các hoạt động hay điều kiện
chuyển quyền trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu
trí tuệ và có tác động bất lợi tới cạnh tranh trong thị trường có liên quan”. Những hoạt
động này bao gồm: (i) các giới hạn về phạm vi, khối lượng và năng lực sản xuất của bên
được chuyển quyền; (ii) sử dụng các điều khoản kiểm tra chất lượng trong hợp đồng
chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ngoại trừ mục đích nhằm bảo vệ nhãn hiệu; (iii) bắt

28
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
buộc bên được chuyển quyền phải góp vốn cổ phần hoặc yêu cầu bên chuyển quyền tham
gia vào hoạt động quản lý của bên được chuyển quyền như một điều kiện để cung cấp
công nghệ; (v) Thời hạn dài không cần thiết của hợp đồng chuyển quyền; và (vi) các hạn
chế về phổ biến và/hoặc sử dụng tiếp công nghệ được chuyển giao.

Tại hội nghị bộ trưởng các nước thành viên WTO năm 1996 tại Singapore, Nhóm công
tác về Chính sách Thương mại và Cạnh tranh của WTO đã được thành lập để xem xét các
vấn đề có quan hệ tương hỗ với nhau, kể cả mối quan hệ giữa việc chuyển quyền sử dụng
các đối tượng sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh. Tuy nhiên, cho tới nay, các nước
thành viên WTO vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề hài hoà hóa luật cạnh tranh.

29
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp