JURISPRUDENCIA COMERCIAL

ORDENAN QUE UN TERCERO ENTREGUE EL NOMBRE BBVACONTINENTAL.COM.PE A FAVOR DE ENTIDAD FINANCIERA

Caso DPE2010-0001 Entidad: Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI Fecha: 11.12.2010 Materia: Transferencia del dominio bbvacontinental.com.pe RESEA: El Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A. de Espaa present su reclamo ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, contra Master Inc. (EE.UU) por la titularidad del nombre de dominio de bbvacontinental.com.pe. El banco reclamante es el titular de varias marcas en el Per entre ellas BBVA BANCO CONTINENTAL, BBVA BANCO CONTINENTAL ADELANTE, BANCO CONTINENTAL CUENTA SALDO BBVA entre otras. Estas marcas fueron registradas en el Per con anterioridad al nombre de dominio controvertido; asimismo tiene registrada marcas que incluyen la denominacin BBVA BANCO CONTINENTAL en una serie de pases a nivel internacional.

DE

DOMINIO

RESOLUCIN Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI DECISIN DEL GRUPO DE EXPERTOS Banco Bilbao Vizcaya Argentaria v. Master Inc. Caso No. DPE2010-0001
1. Las Partes El Reclamante es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en Madrid, Espaa, representada por Internet Names World Wide Espaa, SL, Espaa. El Titular es Master Inc., con domicilio en los Estados Unidos de Amrica. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bbvacontinental.com.pe> registrado con NIC.PE (Red Cientfica Peruana). 3. Iter Procedimental La Solicitud se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el Centro) el 6 de octubre de 2010. El 6 de octubre de 2010 el Centro envi a NIC.PE (Red Cientfica Peruana) va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 12 de octubre de 2010, NIC.PE (Red Cientfica Peruana) envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Reclamante present una modificacin a la Solicitud el 13 de octubre de 2010. El Centro verific que la Solicitud junto con la modificacin a la Solicitud cumplan los requisitos formales de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (la Poltica), aprobada por la Comisin Multisectorial de Polticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio (CMPD), el Reglamento de la Poltica de solucin de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (el Reglamento), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional") del 1 de diciembre de 1999. De conformidad con el prrafo 2.A. del Reglamento, el Centro notific formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de octubre de 2010. De conformidad con el prrafo 5.A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fij para el 3 de noviembre de 2010. El Titular no contest a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notific al Titular su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Solicitud el 4 de noviembre de 2010. El Centro nombr a Ana Mara Pacn como miembro nico del Grupo de Expertos el da 24 de noviembre de 2010, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El idioma de procedimiento es el espaol. 4. Antecedentes de Hecho El Reclamante es titular de las siguientes marcas registradas en el Per: - BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el nmero 30731 para la clase 42 del Nomencltor.

- BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el nmero 32123 para la clase 35 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el nmero 32124 para la clase 38 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el nmero 85091 para la clase 9 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el nmero 36937 para la clase 36 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL ADELANTE registrada con el nmero 35770 para la clase 36 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL ADELANTE registrada con el nmero 35771 para la clase 41 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL AGENTE EXPRESS (marca mixta) registrada con el nmero 43268 para la clase 36 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL AGENTE EXPRESS (marca mixta) registrada con el nmero 43269 para la clase 42 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL AGENTE EXPRESS (marca mixta) registrada con el nmero 43270 para la clase 35 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL CREDITO LIQUIDO EMPRESAS (marca mixta) registrada con el nmero 44028 para la clase 36 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL CREDITO LIQUIDO EMPRESAS (marca mixta) registrada con el nmero 43281 para la clase 35 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL CREDITO LIQUIDO EMPRESAS (marca mixta) registrada con el nmero 42694 para la clase 41 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el nmero 54835 para la clase 35 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el nmero 54836 para la clase 36 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el nmero 54837 para la clase 35 del Nomencltor.

- BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el nmero 54838 para la clase 36 del Nomencltor. - BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el nmero 50958 para la clase 41 del Nomencltor. - BANCO CONTINENTAL CUENTA SUELDO BBVA (marca mixta) registrada con el nmero 43545 para la clase 35 del Nomencltor. - BANCO CONTINENTAL CUENTA SUELDO BBVA (marca mixta) registrada con el nmero 43546 para la clase 36 del Nomencltor. - BANCO CONTINENTAL CUENTA SUELDO BBVA (marca mixta) registrada con el nmero 43042 para la clase 41 del Nomencltor. - FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el nmero 47405 para la clase 35 del Nomencltor. - FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el nmero 47406 para la clase 41 del Nomencltor. - FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el nmero 47407 para la clase 45 del Nomencltor. - BLUE BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el nmero 48279 para la clase 36 del Nomencltor. - PERU GOURMET BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el nmero 57711 para la clase 35 del Nomencltor. Estas marcas fueron registradas en el Per con anterioridad al nombre de dominio controvertido. Asimismo, el Reclamante es titular de diversas marcas que incluyen la denominacin BBVA BANCO CONTINENTAL en una serie de pases a nivel internacional. 5. Alegaciones de las Partes A. Reclamante El Reclamante alega que posee derechos marcarios previos al registro del nombre de dominio controvertido, los mismos que son idnticos o similares hasta el punto de crear confusin, puesto que:

i) BBVA es un grupo global de servicios financieros con una presencia internacional en 32 pases. ii) BBVA tiene registrada la denominacin BBVA en una serie de pases en todas las clases del Nomencltor Internacional. iii) BBVA es titular de la marca CONTINENTAL en diversas clases del Nomencltor Internacional. iv) El elemento central del nombre de dominio controvertido es BBVA. v) La nica diferencia entre las marcas registradas y el nombre del dominio es el sufijo .pe. Esta diferencia, por s sola es incapaz de diferenciar ambos elementos. vi) La eliminacin del espacio entre BBVA y CONTINENTAL se debe a razones tcnicas y segn jurisprudencia conocida esta supresin es irrelevante para establecer la identidad entre las marcas registradas y el nombre de dominio en cuestin. Asimismo, el Reclamante alega que el Titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio controvertido, por cuanto: i) Dada la notoriedad y renombre de la marca CONTINENTAL en el Per no cabe que el nombre de dominio se haya registrado de manera casual.. ii) No aparece registrado a nombre del Titular ninguna marca bajo tal denominacin. iii) El Titular no ha sido autorizado o licenciado para usar la denominacin CONTINENTAL. iv) La pgina web que responde al nombre de dominio <bbvacontinental.com.pe> es simplemente una pgina que redirecciona al visitante a otras pginas web, cuya finalidad es mantener una serie de enlaces a otras pginas a cambio de un pago al titular del nombre de dominio. v) El objetivo del Titular es aprovecharse del renombre de la marca del Reclamante para lograr que la pgina sea visitada por numerosos usuarios de Internet. Finalmente, el Reclamante establece que el nombre de dominio en cuestin ha sido registrado de mala fe. Basa su afirmacin en los siguientes hechos: i) Dada la notoriedad del Reclamante es imposible que el Titular haya elegido el nombre de dominio en cuestin de casualidad. ii) El registro del nombre de dominio se ha realizado para especular con el mismo o atraer a usuarios de Internet para crear confusin con las prestaciones del Reclamante o para perturbar su actividad comercial.

iii) De acuerdo con jurisprudencia reiterada del Centro, mantener una pgina web con enlaces permite deducir que el nombre de dominio en cuestin se registr y se est usando de mala fe. B. Titular El Titular no contest a las alegaciones del Reclamante. Cabe indicar que el Centro notific al Titular a la direccin fsica y electrnica de contacto indicada por NIC.PE (Red Cientfica Peruana), que en el caso de la direccin electrnica es la misma que aparece en la base de datos de consulta pblica del WhoIs. 6. Debate y conclusiones El hecho de que el Titular no haya contestado la Solicitud no libera al Reclamante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artculo 16 a) que el Grupo de Expertos podr emitir su decisin considerando los documentos y las pruebas que tenga a su disposicin debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artculo 16 b) del Reglamento, b) El Grupo de Expertos tambin emitir su decisin en caso que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no respete alguno de los plazos establecidos por el presente Reglamento . En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Titular, se consideran como no controvertidos determinados datos fcticos aportados por el Reclamante, sin perjuicio de la valoracin de los mismos que compete al Experto. A los fines de contar con criterios adecuados de interpretacin de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servir de la interpretacin dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicacin del Reglamento como en el marco de la aplicacin de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, UDRP), la cual ha servido de base para la elaboracin del Reglamento aplicable en este caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin El nombre de dominio <bbvacontinental.com.pe> contiene algunos de los trminos que conforman las marcas BBVA BANCO CONTINENTAL, registradas en el Per en diferentes clases del Nomencltor Oficial a nombre del Reclamante. En efecto, el nombre de dominio en cuestin contiene los dos trminos ms distintivos y caracterizantes, a ser stos BBVA y CONTINENTAL de las marcas del Reclamante. En el presente caso, la adicin del sufijo .com, indicativo del nivel superior, no tiene relevancia a los efectos de distinguir el nombre de dominio de las marcas registradas. Este criterio ha sido establecido en reiteradas decisiones del Centro, entre otras, Sanofi Aventis v. ALEX and DomainsByProxy.com, Caso OMPI No. D2007-1453. Igualmente, la adicin del

ccTLD .pe tampoco tiene relevancia, puesto que ste se deriva de la propia configuracin tcnica actual del sistema de nombres de dominio (entre otros, Huavei Technologies Co. Ltd. v. Francisco Jos Gmez Sagastume, Caso OMPI No. DES2006-0044; Tesys Internet S.L v. Mnica Sanz Monsalve, Caso OMPI No. DES2006-0021; y Deutsche Telekom AG v. Amario Daz Lpez, Caso OMPI No. DES2008-0039). Finalmente, como lo ha venido estableciendo diversa jurisprudencia del Centro, la supresin del espacio entre las dos palabras (BBVA y CONTINENTAL) es irrelevante para efectos de establecer una distincin entre las marcas registradas del Reclamante y el nombre de dominio en cuestin (entre otros, Mundo Revistas S.A. v. D. Daniel Tercero Garca, Caso OMPI No. 2002-0593). Por las consideras anteriores, este Experto considera que existe similitud entre el nombre de dominio y las marcas del Reclamante, y por lo tanto se cumple el primero de los requisitos fijados en el artculo I.a. de la Poltica. B. Derechos o intereses legtimos Para que exista un registro de un nombre de dominio de carcter ilegtimo es necesario que el Titular no tenga derechos o intereses legtimos respecto al nombre de dominio en cuestin. En primer lugar, el Reclamante ha demostrado tener registradas a su nombre diversas marcas, las mismas que se encuentran citadas en los Antecedentes de Hecho, y cuya identidad o similitud con el nombre de dominio controvertido ha sido objeto de explicacin en el punto anterior. Por otro lado, de las alegaciones del Reclamante y de la prueba aportada con la Solicitud se desprende que el Titular no tiene ninguna licencia o relacin contractual con el Reclamante que le permita utilizar sus marcas o aplicarlas en cualquier nombre de dominio; y en ningn momento ha recibido autorizacin del Reclamante para registrar o utilizar el nombre de dominio <bbvacontinental.com.pe>. Por el contrario, el Reclamante con su Solicitud demuestra que requiere del Titular que cese en el uso y transfiera el nombre de dominio al Reclamante. Por tanto, no se ha acreditado la existencia de ningn derecho o inters similar en favor del Titular. El Titular al no contestar a la Solicitud no ha alegado, como poda hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legtimos en relacin con el nombre de dominio objeto de esta controversia. Adicionalmente, el Titular no es conocido corrientemente por la denominacin correspondiente al nombre de dominio controvertido y ste no corresponde con el propio nombre del Titular.

Otro factor importante a considerar es que tal y como ha sealado el Reclamante, y ha podido comprobar personalmente el Experto, el nombre de dominio controvertido no conduce a ninguna pgina web que ofrezca algn producto o servicio del Titular, sino que se limita a contener una serie de enlaces a otras pginas web. Este hecho unido a la consideracin que el nombre de dominio reproduce marcas reconocidas en el Per en un sector econmico determinado, pone de manifiesto que el registro por parte del Titular ha tenido como nica finalidad obstaculizar el registro del nombre de dominio por parte de la empresa titular de las marcas. A sto hay que agregar el hecho de que el propio Titular est ofreciendo transferir el nombre de dominio en cuestin en su pgina web, siendo as que el ofrecimiento de venta puede ser considerado en ciertas circunstancias como una evidencia de falta de inters legtimo (Ing Groep N.V. v. Amario Daz Lpez, Caso OMPI No. DES2009-0007). Todo ello, lleva a este Experto a considerar cumplido el segundo de los requisitos del artculo I.a. de la Poltica, por considerar que el Titular no tiene derechos o intereses legtimos sobre el registro del nombre de dominio controvertido. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe En este punto debe analizarse la existencia de mala fe del Titular en el registro o uso del nombre de dominio controvertido. Diversos indicios llevan a afirmar su existencia. En primer lugar, las marcas del Reclamante son ampliamente conocidas en el territorio peruano, y no slo en el sector financiero, por lo que el Titular ha debido conocer su existencia. El previo conocimiento de la marca por parte del Titular es un indicio de mala fe, tal como ha sido establecido en diversas decisiones del Centro (entre otras, Facebook Inc. v. Usta Cafer, Caso OMPI No. DES2009-0006; Caso Autocontrol Cederroth Ibrica S.A.U. v. Jess Vidriales Francho; y Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L., Caso OMPI No. DES2010-0009). Adems, la tenencia de una pgina web sin contenido, slo redireccionando a los usuarios a otras pginas web, constituye, tal y como se desprende de numerosas decisiones emanadas tambin del Centro, indicio de la mala fe del Titular, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio en cuestin (Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cdiz, Mlaga, Almera Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras, Caso OMPI No. D2000-0239, entre otras). Finalmente, el hecho que en la pgina web del Titular se ofrezca el nombre de dominio en cuestin a la venta y que en la pgina web no se ofrezca ningn producto o servicio del Titular son circunstancias que demuestran que el nombre de dominio ha sido adquirido

fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo al Reclamante o a un competidor del Reclamante, lo que constituye un acto de mala fe. En consecuencia, con apoyo en lo anteriormente expuesto, el Experto concluye que concurre en el presente caso el requisito de mala fe exigido en el artculo I.a. de la Poltica. 7. Decisin Por las razones expuestas, en conformidad con el prrafo I.a. de la Poltica y los artculos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bbvacontinental.com.pe> sea transferido al Reclamante.
Dr. Ana Mara Pacn Experto nico Fecha: 11 de diciembre de 2010

COMENTARIO
El Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A. de Espaa present su reclamo ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, contra a Master Inc. (EE.UU) por la titularidad del nombre de dominio de bbvacontinental.com.pe. El banco reclamante es el titular de varias marcas en el Per entre ellas BBVA CONTINENTAL, BBVA BANCO CONTINENTAL ADELANTE, BANCO CONTINENTAL CUANTA SALDO BBVA entre otras. Estas marcas fueron registradas en el Per con anterioridad al nombre de dominio controvertido; asimismo tiene registrada marcas que incluyen la denominacin BBVA BANCO CONTINENTAL en una serie de pases a nivel internacional. El banco reclamante alega que posee derechos marcarios previos al registro del nombre de dominio controvertido, los mismo que son idnticos o similares hasta el punto de crear confusin, puesto que BBVA es un grupo global de servicios financieros con una presencia internacional en 32 pases, tiene registrada la denominacin BBVA en una serie de pases, es titular de la marca CONTINENTAL en diversas clases dad la notoriedad y renombre de la marca de la marca CONTINENTAL en el Per no cabe que el nombre de dominio se haya registrado de manera casual; el reclamante alega que el titular carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio controvertido. Siendo que el demandado no contest a las alegaciones del banco reclamante a pesar de haber sido notificado vlidamente, sin embrago, el hecho que el titular no haya contestado la solicitud no libera al reclamante de la cara de la prueba. Por otro lado, el nombre de dominio bbvacontinental.com.pe contiene algunos de los trminos que conforman las marcas BBVA BANCO CONTINENTAL, registradas en el Per en diferentes clases de Nomenclatura Oficial al nombre del reclamante y el nombre de

dominio en cuestin contiene los dos trmino ms distintivos y caracterizantes a ser estos BBVA y CONTINENTAL de las marcas del reclamante; a lo que se puede apreciar una similitud entre el nombre de dominio y las marcas, por lo que es probable de causar confusin entre sus usuarios. Se tiene que el reclamante ha demostrado tener registradas a su nombre diversa marcas, y que el titular no tiene ninguna licencia o relacin contractual con el reclamante que le permita utilizarlas o aplicarlas en cualquier nombre de dominio y que tampoco se ha acreditado la existencia de ningn derecho o inters similar a favor al titular al no contestar la solicitud, como pudo haberlo hecho. Igualmente se ha podido comprobar que el nombre de dominio controvertido no conduce a ninguna pgina web que ofrezca algn producto o servicio del Titular, sino que se limita a contener una serie de enlaces a otras pginas web, todo esto llev a considerar que el titular no tiene derechos o intereses legtimos sobre el registro del nombre de dominio controvertido. Por otro lado, existe una presuncin de que el titular conoca la existencia del nombre de dominio; ya que la tenencia de una pgina web sin contenido, solo redireccionando a los usuarios a otras pginas web, constituye indicios de mala fe. Las marcas del reclamante son ampliamente conocidas en el territorio peruano por lo que el titular ha debido conocer su existencia. Finalmente, el fallo del 11 de diciembre de 2010, considera que ante la similitud entre el nombre de dominio y las marcas del reclamante, al no tener derechos o intereses legtimos sobre el registro del nombre de dominio y la existencia de mala fe, se ordena que el nombre de dominio bbvacontinental.com.pe sea transferido a favor del banco reclamante.

NOMBRE: TRUJILLO HIGINIO, MALENA JESUS AULA: A-101 TURNO: TARDE