TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 16-IP-2011 Interpretacin prejudicial del artculo 136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per; e interpretacin de oficio de los artculos 134, 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisin. Marca: ARROZ CRISTAL y etiqueta. Actor: sociedad UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA. Proceso interno N 1277-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince das del mes de junio del ao dos mil once. VISTOS: La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, relativa al artculo 136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N 1277-2010; El auto de 4 de mayo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidi admitir a trmite la referida solicitud de interpretacin prejudicial por cumplir con los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artculo 125 del Estatuto; y, Los hechos sealados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual de la Repblica del Per, INDECOPI. Tercero interesado: MARES SOCIEDAD ANNIMA CERRADA. b) Hechos 1. El 11 de agosto de 2003, la sociedad MARES S.A.C. solicit ante el INDECOPI el registro como marca del signo ARROZ CRISTAL y etiqueta, conformada por un fondo de lneas horizontales celestes, donde se aprecia la denominacin CRISTAL escrita en letras caractersticas y la figura de un hombrecito campesino y de estrellas y leyendas

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alusivas al producto, en los colores negro y blanco, para distinguir exclusivamente arroz producto perteneciente a la Clase 30 de la Clasificacin Internacional de Niza.

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2. Contra dicha solicitud, la sociedad UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. present oposicin sobre la base de su marca CRISTAL (mixta) registrada para distinguir cervezas, producto ubicado en la Clase 32 de la Clasificacin Internacional de Niza. 3. Por Resolucin N 3006-2005/OSD-INDECOPI, de 8 de marzo de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidi Declarar INFUNDADA la oposicin formulada por UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Per, e INSCRIBIR () a favor de MARES S.A.C. de Per, la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por un fondo de lneas horizontales celestes, donde se aprecia la denominacin CRISTAL escrita en letras caractersticas y la figura de un hombrecito campesino y de estrellas, leyendas alusivas al producto, en los colores negro y blanco (). 4. Contra dicha Resolucin, UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de apelacin, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolucin N 0726-2005/TPI-INDECOPI, de 6 de julio de 2005, decidi: CONFIRMAR la Resolucin N 3006-2005/OSD-INDECOPI (). 5. UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolucin nmero 18, de 24 de marzo de 2008, donde la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declar INFUNDADA LA DEMANDA (). 6. Contra dicha Providencia UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de apelacin, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Per que por Providencia de 10 de diciembre de 2009, revoc la Resolucin nmero dieciocho que declara infundada la demanda interpuesta por Unin de Cerveceras Peruanas Backus & Johnston S.A.A.; la reform declarndola fundada en todos sus extremos, y, en consecuencia declar nulas las Resoluciones administrativas impugnadas, ordenando denegar el registro del signo solicitado por MARES S.A.C. 7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casacin, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Per, que por Providencia de 23 de agosto de 2010 declar que resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (), a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretacin prejudicial respecto de la correcta interpretacin del inciso h) del artculo 136 de la Decisin N 486 () lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (). c) Fundamentos jurdicos de la demanda. UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. en su escrito de demanda, manifiesta que: 1. Fundamenta su demanda sealando que la marca CRISTAL es notoriamente conocida () y que dicha notoriedad ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones. Aade que la marca CRISTAL es merecedora de una proteccin especial

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contra el riesgo de confusin, asociacin, aprovechamiento indebido y dilucin de su fuerza distintiva, razn por la cual se viol el artculo 136 literal h) de la Decisin 486. 2. Respecto al riesgo de dilucin de la marca CRISTAL, afirma que dicha marca es merecedora de proteccin del fenmeno de dilucin debido a que de accederse al registro de marcas idnticos (sic) o similares an cuando distinga productos o servicios distintos- corre el riesgo de diluirse (). Aade que Si el pblico contempla la marca notoria en relacin con productos diversos a los que viene diferenciando como ocurrira con la marca solicitada CRISTAL y etiqueta, ciertamente puede que no produzca riesgo de confusin en cuanto al origen, pero el pblico recordar la marca notoria, y al comprobar que la misma es usada no slo por la empresa titular, la fuerza distintiva de la marca notoria se desvanecer y su potencial publicitario desaparecer (). En consecuencia, siendo CRISTAL una marca notoria, es procedente su proteccin frente al riesgo de dilucin que se dara por el uso de la marca CRISTAL y etiqueta, que tiene como su principal elemento distintivo la palabra CRISTAL. 3. La marca CRISTAL y etiqueta cuyo registro se solicita constituye una transcripcin parcial de la marca notoriamente conocida CRISTAL por cuanto la denominacin CRISTAL del signo solicitado resulta fonticamente idntica al nico trmino que conforma la marca notoria CRISTAL (). En atencin a ello, la autoridad administrativa debi denegar el registro de la marca CRISTAL y etiqueta. 4. Realiza algunas argumentaciones respecto a la Resolucin N 3006-2005/OSDINDECOPI. En referencia a que los productos que distinguen los signos en conflicto se encuentran en diferentes clases, lo cual no causara riesgo de confusin ni de dilucin, la actora seala que cuando la notoriedad es tal como la alcanzada por la marca CRISTAL no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios que van a distinguir, sino que bastar con que el signo solicitado sea la reproduccin, imitacin, traduccin o transcripcin parcial o total (an cuando los productos o servicios sean totalmente dismiles) para que se deniegue el registro de una nueva marca (). Agrega, que sera absurdo manifestar que la disimilitud entre los productos que distingue la marca CRISTAL, y la marca solicitada CRISTAL y etiqueta, no ocasionara un riesgo de dilucin de la marca notoria. 5. Argumentando lo manifestado por la Resolucin N 0726-2005/TPI-INDECOPI respecto a la notoriedad de la marca CRISTAL en productos de la Clase 32 dice que la notoriedad de la marca CRISTAL no slo se sita entre los consumidores de cerveza, sino tambin entre aquellos pertenecientes a otros mercados, por que (sic) no puede cuestionarse el alcance de su notoriedad que da lugar a la aplicacin de la excepcin al principio de especialidad que la misma merece. d) Fundamentos jurdicos de la contestacin a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta: 1. Sobre el primer argumento de la demandante de que la marca CRISTAL es notoriamente conocida, que en ningn momento ha puesto en discusin la condicin de notoria de la marca CRISTAL, al contrario la Sala podr constatar a partir de una simple lectura de la Resolucin que se impugna, que sta ha reconocido expresamente,

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en virtud de las pruebas presentadas en el expediente administrativo, la notoriedad de la misma. 2. Respecto al argumento que la marca notoria merecera una proteccin ampliada y sobre la cita de otras Resoluciones administrativas por parte de la actora en casos similares, que no constituye jurisprudencia de carcter vinculante que haya debido obligar a la autoridad administrativa a resolver en el caso que nos ocupa de la misma manera. Agrega el Decreto Legislativo 823 no resulta aplicable y ello simplemente en virtud a una cuestin de preeminencia de la Decisin 486, que es la norma comunitaria vigente. 3. Sobre la afirmacin de la demandante de que con el registro de la marca ARROZ CRISTAL y etiqueta, la notoriedad de la marca CRISTAL se vera afectada por el riesgo de dilucin de su fuerza distintiva y su valor comercial y publicitario, sostiene que esta figura slo se aplica a marcas que gozan de una notoriedad preeminente y que en el caso que nos ocupa no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carcter especial, ya que la marca CRISTAL no es una marca de fantasa sino que tiene varios significados en el idioma espaol () razn por la que no presenta ningn carcter excepcional o especial (). En tal sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, la marca notoria no se ver afectada por un posible riesgo de dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. d) Fundamentos jurdicos del tercero interesado. En el expediente no se encuentra contestacin a la demanda por parte del tercero interesado sociedad MARES S.A.C. e) Fundamentos jurdicos del recurso de casacin. El INDECOPI, en su recurso de casacin esgrime los siguientes argumentos: 1. Especficamente se denuncia la incorrecta aplicacin del literal h) del artculo 136 de la Decisin 486, por parte de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Per en su sentencia de segunda instancia que resuelve el recurso de apelacin. 2. La incorrecta aplicacin, arriba mencionada, se refiere a que la Sala Civil nombrada, interpret que la condicin de notoriedad de la marca CRISTAL, dara lugar per se, a que su titular impida por supuesto Riesgo de Dilucin el registro del signo CRISTAL y figura () en tanto ste constituye la reproduccin parcial de la marca notoria. En otras palabras la Sentencia asume que cuando una marca es declarada notoriamente conocida, debera automticamente ser protegida contra el riesgo de dilucin, frente a signos solicitados por terceros que constituyan la reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de la marca notoria. 3. La interpretacin correcta para el literal h) del artculo 136 de la Decisin 486 es Que no se registrarn como marcas aquellos signos que constituyan la reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de una marca notoria, NICAMENTE CUANDO su uso fuese susceptible de causar un riesgo de dilucin es decir, de acuerdo a esta norma la irregistrabilidad se da a condicin de que se valore que la coexistencia registral con los nuevos signos, sea capaz de confundir o de diluir la fuerza distintiva o comercial o publicitaria de la marca notoria. Por lo tanto, es perfectamente posible conceder el registro de un signo, cuando a pesar de existir

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entre el nuevo signo y la marca notoria una relacin de similitud (por reproduccin parcial por ejemplo), dicha similitud no es susceptible de diluir la marca cuya notoriedad se ha reconocido, es decir, la denegatoria del nuevo registro operar, si y slo si, la relacin de reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, entre el signo ordinario y el signo notorio, sea capaz de diluir la marca notoriamente conocida. 4. Aade que lo que busca la norma no es denegar toda marca que se le ponga al frente o se asemeje a la marca notoria, por considerar sin mayor reflexin que en nombre de la dilucin- el reconocimiento de notoriedad otorgara directa e irrestrictamente este privilegio. Lo que busca la norma bajo anlisis es que se denieguen aquellos signos cuyas cualidades y contexto, puedan poner en riesgo el poder distintivo o comercial y/o publicitario de la marca notoria. 5. Existen en los registros marcarios muchos signos conformados por la denominacin CRISTAL pues no se trata de un signo de fantasa, sino de un trmino que posee varios significados en el idioma espaol, por lo que al carecer de un carcter excepcional, es previsible que el mercado reclame el uso de dicho trmino, sin atribuirle salvo en el caso de las cervezas y productos afines o vinculados- un origen y/o valor inequvoco. 6. Adems, se debe tomar en cuenta que los signos en conflicto distinguen diferentes clases del nomencltor. 7. Por lo tanto, se debera concluir que el signo solicitado no es capaz de generar dilucin de la marca CRISTAL en la clase 30, en donde se aprecia no se puede alegar un carcter superlativo de la fuerza distintiva de la palabra CRISTAL, ni mucho menos se puede apostar por una supuesta asociacin marca notoria/producto, cuando esta asociacin ha sido fraccionada por un hecho registral, como es, la existencia de una pluralidad de registros correspondientes a empresarios diferentes en la clase 30 que emplean el vocablo CRISTAL (o uno parecido). 8. Finalmente, que la Sala Civil Transitoria debera valorar la norma en el sentido Que pese a que el signo CRISTAL y figura de hombrecito campesino y estrellas, reproduce parcialmente la marca notoria CRISTAL, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artculo 136 literal h) de la Decisin Andina 486, por la razn de que no es capaz de causar riesgo de dilucin de la marca notoria CRISTAL. CONSIDERANDO: Que, la norma contenida en el artculo 136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, cuya interpretacin ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artculo 1 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurdico comunitario, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional tambin con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolucin del proceso, conforme a lo establecido por el artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la

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Decisin 472), en concordancia con lo previsto en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisin 500); Que, la presentacin de la solicitud de registro como marca del signo ARROZ CRISTAL y etiqueta fue el 11 de agosto de 2003, en vigencia de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretar el artculo 136 literal h) de la Decisin 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarn los artculos 134, 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de la Decisin 486; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretacin prejudicial es el siguiente: Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina () Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro. Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacin de palabras; b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; () Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin; () h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. ()

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Artculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artculo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido ser protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Ttulo, sin perjuicio de las dems disposiciones de esta Decisin que fuesen aplicables y de las normas para la proteccin contra la competencia desleal del Pas Miembro. () Artculo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomar en consideracin entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pas Miembro; b) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su utilizacin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro; c) la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su promocin, dentro o fuera de cualquier Pas Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacin en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversin efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pas Miembro en el que se pretende la proteccin; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas Miembro en que se busca proteccin; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero. Artculo 229.- No se negar la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

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a) no est registrado o en trmite de registro en el Pas Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se est usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pas Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. (). 1. La marca y los requisitos para su registro. El artculo 134 de la Decisin 486 al referirse a la marca seala: () constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro (). Este artculo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeracin ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artculo 134 de la Decisin 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, nmeros, color determinado por su forma o combinacin de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representacin grfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artculo hace una enumeracin enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que Esta enumeracin cubre los signos denominativos, grficos y mixtos, pero tambin los tridimensionales, as como los sonoros y olfativos, lo que revela el propsito de extender el alcance de la nocin de marca. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisin 344, se encuentra implcitamente contenido en esta definicin toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresin material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, Jos Manuel Otero Lastres dice: () es un acierto del artculo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya est implcito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva (Otero Lastres, Jos Manuel, Rgimen de Marcas en la Decisin 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurdica del Per. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representacin grfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria.

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La susceptibilidad de representacin grfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imgenes, frmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el pblico consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracterstica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que sta cumpla su funcin principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusin y/o asociacin. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artculo con relacin a lo que dispona el artculo 81 de la Decisin 344 no hace expresa mencin a la suficiente distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artculo 135 de la Decisin 486 se exige que () el signo deber ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idnticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusin y/o de asociacin en torno a su origen empresarial o a su calidad () esta exigencia se expresa tambin a travs de la prohibicin contemplada en el artculo 135, literal b, de la Decisin en referencia, segn la cual no podrn registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N 1333, del 25 de abril de 2006, caso FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS). Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una capacidad distintiva extrnseca, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el inters de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el inters general de los consumidores o usuarios, garantizndoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusin y/o de asociacin, tornando as transparente el mercado. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo ARROZ CRISTAL y etiqueta cumple con los requisitos del artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la referida Decisin. 2. Clases de signos. Comparacin entre signos mixtos. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparacin entre signos mixtos en virtud de que el signo solicitado ARROZ CRISTAL y etiqueta es mixto y el signo sobre el que se basa la oposicin CRISTAL tambin es mixto. Adems, se tomar en cuenta que el signo solicitado en su parte denominativa es compuesto. Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La combinacin de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los dems existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el

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cotejo de estos signos se debe identificar cul de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 821 del 1 de agosto de 2002, diseo industrial: BURBUJA videos 2000). Comparacin entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deber identificar cul de los elementos, el denominativo o el grfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y colocacin, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento grfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habr riesgo de confusin. Si el elemento preponderante del signo mixto es el grfico, en principio, no existira riesgo de confusin. En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto, que contenga en su parte denominativa elementos compuestos, y un signo denominativo, simple o compuesto registrado o solicitado con anterioridad se debe identificar cul de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grfico. A fin de llegar a tal determinacin, en el anlisis de una marca mixta hay que fijar cul es la dimensin ms caracterstica que determina la impresin general que () suscita en el consumidor () debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensin, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresin general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. (Fernndez-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). La comparacin entre los signos grficos habr de realizarse atendiendo principalmente a la impresin grfica de conjunto que aquellos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate, por tanto deber ser conducida por la impresin unitaria que cada uno de ellos habr de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Con base a estos criterios el Juez Consultante deber identificar cul de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusin, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretacin. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento grfico y en el otro el denominativo o viceversa no habr, en principio, riesgo de confusin.

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Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deber hacer el cotejo de conformidad con los parmetros para la comparacin entre signos denominativos. A saber: En la comparacin entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernndez Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fontica y grfica, teniendo en cuenta la totalidad de las slabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha funcin. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deber tener presente que: 1. Se considerarn semejantes las marcas comparadas cuando la slaba tnica de las mismas ocupa la misma posicin y es idntica o muy difcil de distinguir. 2. La sucesin de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesin de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominacin. 3. En el anlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensin ms caracterstica de las denominaciones confrontadas: la dimensin que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresin general que la denominacin va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribucin exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparacin de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo est compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusin dependiendo de las terminaciones, nmero de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresin, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deber someterlas a las reglas para la comparacin marcaria, y prestar especial atencin al criterio que seala que a los signos se les observar a travs de una visin de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusin y/o asociacin. Similitud grfica, fontica e ideolgica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. En virtud de que el signo solicitado ARROZ CRISTAL y etiqueta podra ser confundible con la marca CRISTAL (mixta), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Las prohibiciones contenidas en el artculo 136 de la Decisin 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el inters de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artculo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin y/o de asociacin.

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Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusin y al de asociacin. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos segn su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin econmica. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusin y/o de asociacin, tanto con relacin al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestin amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por s la ausencia de riesgo de confusin y/o asociacin, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexin competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusin y/o de asociacin y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusin en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Hay riesgo de confusin cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciacin de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial comn al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgira el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. Para determinar la existencia del riesgo de confusin ser necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre s como en relacin con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacin de los consumidores o usuarios, la cual variar en funcin de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, seran los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos

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en disputa y tambin entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambin semejanza entre stos. El Tribunal ha diferenciado entre: la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, producindose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idnticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. N 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIPS). El Tribunal observa que la determinacin del riesgo de confusin y/o de asociacin corresponde a una decisin del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociacin, los empresarios se beneficiaran sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los mbitos de la confusin el Tribunal, tambin, ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusin visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortogrficos, los meramente grficos y los de forma. El segundo, la confusin auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepcin sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominacin aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva grfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominacin o marca. El tercer y ltimo criterio, es la confusin ideolgica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominacin con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensin, o al significado que contiene la expresin, ya sea denominativa o grfica. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha sealado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusin es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortogrfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus races o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusin. La similitud fontica se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinacin de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la slaba tnica o de la coincidencia en las races o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepcin por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variar segn su estructura grfica y fontica.

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La similitud ideolgica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracterstica o idea, se estara impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusin entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernndez-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusin resulta de la impresin de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos an alterar, su unidad fontica y grfica, ya que debe evitarse por todos los medios la diseccin de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. (Fernndez-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultnea, de tal manera que en la comparacin de los signos confrontados debe predominar el mtodo de cotejo sucesivo, excluyendo el anlisis simultneo, en atencin a que ste ltimo no lo realiza el consumidor o usuario comn. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposicin de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deber colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fbrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Adems se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusin ideolgica. 4. Signos distintivos notoriamente conocidos. Su proteccin y su prueba. La sociedad UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA afirma que su marca CRISTAL (mixta) es notoriamente conocida y que el registro del nuevo signo ARROZ CRISTAL y etiqueta puede generar un riesgo de dilucin de su signo, por lo tanto, el Tribunal interpretar el presente tema. La Decisin 486 en su artculo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho

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conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. El artculo 228 de la misma Decisin analiza algunos factores que se debern tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensin geogrfica de su utilizacin y promocin dentro o fuera de cualquier Pas Miembro, el valor de la inversin ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el Pas Miembro donde se pretenda su proteccin, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que sta adquiera el carcter de notoria, ya que as el consumidor reconocer y asignar dicha caracterstica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categora de marca comn u ordinaria al status de notoria. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que rene la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado () la proteccin especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende caso de haber riesgo de confusin por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacin de la marca notoria, as como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputacin de aqulla. (Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. N 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepcin proteccionista de la marca notoria, sta tiene esa clasificacin para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por s sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artculo 136 de la Decisin 486 prohbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar

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un riesgo de confusin o de asociacin, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Con el objeto de proteger los signos distintivos segn su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusin, de asociacin, de dilucin y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: El riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o vinculacin econmica. El riesgo de dilucin es la posibilidad de que el uso de otros signos idnticos o similares cause el debilitamiento de la altsima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por ltimo, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la accin se realice sobre productos o servicios que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta: LOMAS. Sentencia de 4 de diciembre de 2007). La normativa comunitaria prev que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podr acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Adems, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podr impedir a terceros realizar los actos indicados en el artculo 155 de la Decisin 486, stos son: () los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), as como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusin o de asociacin (literal d); los de usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, an para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados, o para indicar la

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compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propsito de informar al pblico, y no sea susceptible de inducirlo a confusin sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artculo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, despus de haber sido introducidos en el comercio de cualquier pas por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada econmicamente a l, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificacin, alteracin o deterioro (artculo 158). (Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca comn, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (). (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deber analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podra dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripcin a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deber probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su proteccin ms all de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deber probar tambin el riesgo o los riesgos de dilucin, uso parasitario o asociacin, ya analizados. De no probarse la notoriedad de los signos opositores, se deber analizar la conexin competitiva. 5. Riesgo de dilucin de la fuerza distintiva de la marca Se abordar el tema, en razn a que el riesgo de dilucin de la fuerza distintiva de una marca es uno de los principales argumentos de la demanda contencioso administrativa de la sociedad UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. En relacin con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusin y el de asociacin, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos segn su grado de notoriedad. La Decisin 486, ha ampliado la proteccin de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artculos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), stos son: el riesgo de confusin, el de asociacin, el de dilucin y el de uso parasitario. La dilucin es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial.

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El riesgo de dilucin busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idnticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la proteccin de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: En efecto, la proteccin frente al riesgo de dilucin se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posicin competitiva de su legtimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a travs de la propia eficiencia. (MONTEAGUDO, MONTIANO, La Proteccin de la Marca Renombrada. Ed. Civitas, Madrid Espaa, 1995. pg. 283). Respecto a la prctica del riesgo de dilucin, el Tribunal, sobre la base de la doctrina ha sostenido: Fernndez Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente: Un factor bsico del debilitamiento de la marca renombrada ser patente en el caso de que un tercero lesione los legtimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesin o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada ser patente en el caso de que un tercero emplee una marca idntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. (). En lneas generales cabe sealar que el dao que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destruccin de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se producira si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idntica o muy semejante a la marca renombrada. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. pgs. 307 y 308. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). Es de gran importancia aclarar, que la norma comunitaria andina, no hace distincin entre la marca notoria y la marca renombrada ya que el legislador andino dio una proteccin amplia y reforzada a la marca notoriamente conocida, sin hacer distinciones por su grado de notoriedad, al respecto la doctrina ha manifestado que () al demostrar la notoriedad de un signo ste adquiere la proteccin total que establece la normativa comunitaria y, en efecto, no hay que probar el estatus de renombrado para que se proteja del riesgo de dilucin o de uso parasitario, toda vez que con el simple hecho de probar la notoriedad, es decir, con demostrar un conocimiento acentuado en el sector pertinente, ya se protegera contra dichos riesgos y contra otros, rompindose as totalmente el principio de la especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo (). (VARGAS MENDOZA, Marcelo en La Marca Renombrada en el Actual Rgimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual , en revista Foro No. 6, II semestre, Universidad Andina Simn Bolvar, Quito, Ecuador, pag. 309. Se advierte que no se est hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 6. Conexin competitiva. En vista de que el signo ARROZ CRISTAL y etiqueta fue solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 30, especficamente arroz, y que la marca sobre la

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base de la cual se present la oposicin CRISTAL (mixta) est registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 32, especficamente cervezas, corresponde analizar el tema de la conexin competitiva. Adems de los criterios referidos a la comparacin entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexin competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestin a productos de la misma Clase, el consultante deber analizar si se trata en efecto de un caso de conexin competitiva. Con relacin a las consideraciones relativas a la conexin competitiva entre productos o servicios, la orientacin jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, seala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexin competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusin de los productos o servicios en una misma clase del nomencltor; (ii) Canales de comercializacin; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relacin o vinculacin entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo gnero de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre nicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificacin Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, as como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Tambin debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre s para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo, debe analizar si la conexin competitiva podra surgir en el mbito de los canales de comercializacin o distribucin de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilizacin de medios de difusin o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a travs de los medios generales de publicidad (radio, televisin o prensa), cabe presumir que la conexin entre ellos ser mayor, mientras que si la difusin se realiza a travs de revistas especializadas, comunicacin directa, boletines o mensajes telefnicos, es de presumir que la conexin ser menor. Finalmente, deber considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atencin al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusin y/o de asociacin entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor comn y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes (...). (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. N 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

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Como se dijo supra, el consultante deber aplicar lo relacionado con productos a los servicios. En consecuencia, el consultante deber tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artculo 136 literal a) de la Decisin 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al pblico a error si, adems de ser idntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomencltor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial comn. 7. Autonoma de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. La sociedad UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. en su escrito de demanda manifiesta que la marca CRISTAL es notoriamente conocida () y que dicha notoriedad ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones. Por su parte el INDECOPI alega la cita de otras Resoluciones administrativas por parte de la actora en casos similares, que no constituye jurisprudencia de carcter vinculante que haya debido obligar a la autoridad administrativa a resolver en el caso que nos ocupa de la misma manera. Por este motivo, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP2008. El sistema de registro marcario que se adopt en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autnoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pas Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es as como el Captulo V de la Decisin 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonoma se manifiesta tanto en relacin con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relacin con sus propias decisiones. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sera el caso del derecho de prioridad o de la oposicin de carcter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarn la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideracin el anlisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Pases Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado Pas Miembro esto no significa que indefectiblemente se deber conceder dicho registro marcario en los otros Pases. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los dems Pases Miembros, an en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pas que neg

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el registro. (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). Sobre el segundo tema, como se advirti, la norma comunitaria coloc en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligacin de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningn caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar acerca de ellas, as como, acerca de la concesin o de la denegacin del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autnomo tanto en relacin con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relacin con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que sta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la informacin recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores anlisis sobre signos idnticos o similares. Con ello no se est afirmando que la oficina de registro marcario no tenga lmites a su actuacin y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligacin en cada caso de hacer un anlisis de registrabilidad con las caractersticas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite. Adems, los lmites a la actuacin administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo ARROZ CRISTAL y etiqueta, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la misma Decisin. SEGUNDO: En el anlisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otro signo mixto, es necesario conservar la unidad grfica y fontica del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deber hacer el cotejo de conformidad con los parmetros para la comparacin entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el grfico, en principio, no existira riesgo de confusin. TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relacin con ste, el signo que se pretenda registrar, sea idntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para

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productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusin a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusin y/o de asociacin para que se configure la prohibicin de irregistrabilidad. CUARTO: Corresponde a la Administracin y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusin y/o de asociacin con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia sealados en la presente interpretacin prejudicial y que se refieren bsicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que l ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por l protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. De no probarse dicha notoriedad se deber analizar la conexin competitiva de los signos confrontados. SEXTO: El riesgo de dilucin busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idnticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. SPTIMO: Adems de los criterios referidos a la comparacin entre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distinguen los signos en conflicto a efecto de establecer la posible conexin competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestin a servicios relacionados a diferente clase, el consultante deber analizar si se trata en efecto de un caso de conexin competitiva. OCTAVO: El sistema de registro marcario que adopt la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autnoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pas Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonoma se manifiesta tanto en relacin con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, deber adoptar la presente interpretacin prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N 1277-2010, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como dar cumplimiento a lo previsto en el artculo 128, prrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

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NOTIFQUESE y remtase copia de la presente interpretacin a la Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Jos Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamn SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA