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Roj: Id Cendoj: rgano: Sede: Seccin: N de Recurso: N de Resolucin: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolucin: Resumen: COMPETENCIA DESLEAL. Imitacin de la presentacin en el mercado de un grupo de sociedades. Relacin entre la legislacin sobre marcas y competencia desleal. STS 4257/2011 28079110012011100391 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Madrid 1 965/2008 418/2011 CIVIL JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL Sentencia

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintids de Junio de dos mil once. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinario por infraccin procesal y de casacin interpuestos por Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, representadas por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lled, contra la Sentencia dictada el quince de febrero de dos mil ocho, por la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante , que resolvi el recurso de apelacin interpuesto, en su da, contra la que haba pronunciado el Juzgado de Marca Comunitaria n. Dos de Alicante. Ante esta Sala compareci la Procurador de los Tribunales doa Almudena Galn Gonzlez, en representacin de Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA. Tambin compareci el Procurador de los Tribunales don Pablo Jos Trujillo Castellano, en representacin de Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL, Finanfacil, SL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Alicante el doce de julio de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lled, obrando en representacin de Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL y Finanfacil, SL. En el referido escrito, la representacin de las demandantes aleg, en sntesis y en lo que importa a la decisin del litigio, que Citigroup Inc y Citibank, NA eran lderes mundiales en la prestacin de servicios financieros y que las otras demandantes eran sus filiales en Espaa, en prueba de lo que aportaba el informe anual del ejercicio de dos mil dos del grupo consolidado y una informacin sobre la historia de Citibank NA. Tambin aleg que las sociedades del grupo usaban unos signos como expresin de su imagen corporativa, que incluan un arco rojo sobre la denominacin - concretamente, sobre las letras iti - y una combinacin de colores. Que, en particular, Citibank, NA era titular de tres marcas comunitarias: las nmeros 2293405, " Citibank " con arco sobre " iti ", concedida el veintids de mayo de dos mil tres, para servicios financieros; 5170170, " Citi " con arco sobre " iti ", solicitada el veintitrs de febrero de mil novecientos noventa y nueve, para servicios de seguros y financieros; y 40446397, "Citibank " con arco sobre " iti ", solicitada el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, para seguros y negocios financieros . Que el referido arco rojo que apareca encima de sus denominaciones, con el resto del conjunto grfico, identificaba al grupo frente a sus competidores, en prueba de lo cual presentaba un informe sobre su condicin publicitaria esencial. Afirm la representacin de las actores que las demandadas, Consultores Inmobiliarios y Financieros

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de Tarragona, SL y Finanfacil, SL, dedicadas al asesoramiento inmobiliario y financiero, haban solicitado y obtenido los registros de marcas espaolas siguientes: las nmeros 2574611, " Finanfacil Consultora financiera ", con arco rojo sobre las letras " fin ", para servicios de intermediacin financiera; 2621606, " Agrupacin hipotecaria ", con dos muecos con el arco rojo encima de ellos, para servicios de intermediacin inmobiliaria y financiera; 2641542, " Extranjero hipoteca especial extranjeros ", para servicios de intermediacin financiera; 2641545, "Hipoteca 140 ", para servicios de intermediacin financiera; 2641546, "Refinanfacil ", con arco rojo sobr e la letra "e", para servicios de intermediacin financieros; 2657865, " Segurfcil ", con arco rojo sobr e la letra "e", para negocios financieros, seguros; 2659676, para negocios financieros y seguros; 2659677, " Finanempresas ", para negocio financieros; 2669881, " Finanfacil Capital privado ", con una " C ", a modo de arco irregular rojo, situado en la izquierda, para intermediacin de servicios financieros e inmobiliarios; 2586093, " Finanvalencia, Financiera de Valencia ", con arco rojo sobre " Fin ", para intermediacin en servicios financieros e inmobiliarios; 2641544, "Superhipoteca el mejor precio del mercado ", con arco sobr e la "e", para servicios de intermediacin financiera; 2657866, " Finansolucin Rai, asnef... ", con arco sobre la letra "a", para servicios financieros; 2657867, " Finanplus, Agentes Colaboradores ", con arco rojo en la letra " a ", para negocios financieros, como demostraban los documentos nmeros 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Que, adems, la presentacin elegida por las demandadas para sus servicios era parasitaria, buscada de propsito para presentarse en el mercado como miembro del grupo. Que aportaba con la demanda un informe tcnico sobre ello. Aadi que las demandadas conocan suficientemente su imagen corporativa, dado que hubo alguna relacin de colaboracin con ellas. Que, para que pusieran fin a su comportamiento, les haban dirigido un requerimiento, contestado con la exigencia de una compensacin econmica. Tras afirmar los derechos de exclusiva de su representada, el riesgo de asociacin y el aprovechamiento de su reputacin, tanto ms acusado por la notoriedad de sus signos, manifest que ejercitaba las acciones de nulidad de los registros de marca de la demanda que incluyen el arco rojo, con apoyo en los artculos 6.1.b) y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas; la de indemnizacin de daos y perjuicios, con apoyo en los artculos 42, 43 y 44 de la misma Ley ; y las declarativas de los actos de competencia desleal descritos en los artculos 5, 6, 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero . En el suplico de la demanda interes la representacin de las demandantes del Juzgado de Primera Instancia competente, una sentencia que: " 1.- Declare: (a) Que las demandantes ostentan frente a las demandadas un derecho preferente sobre el signo del arco rojo objeto de la accin. (b) Que el uso y registro por las demandadas Compaa Inmobiliaria y Financiera de Tarragona, SL y Finanfacil, SL de signos distintivos que incluyen el diseo del arco rojo objeto de la accin es incompatible con los derechos prioritarios de las actoras sobre sus signos distintivos.- (c) Que el uso y registro de las marcas grficas nmeros 2574611, <<Finanfacil>>, 2621606, <<Agrupacin Hipotecaria>>, 2641542 <<Extranjeros>>, 2641545 <<Hipoteca 140>>, 2641546 <<Refinanfacil>>, 2657865 <<Segurfacil>>, 2659676 <<Finanprestamos>>, 2659677 <<Finanempresas>> y 2669881, <<Finanfacil Capital Privado>> por las demandadas constituye una infraccin de los derechos de propiedad industrial de las actoras y un acto de competencia desleal. (d) Que el uso y en su caso el registro de las marcas grficas nmeros 2586093 <<Finanvalencia>>, 2641544 <<Superhipoteca>>, 2657866 <<Finansolucin>> y 2657867 <<Finanplus>> por las demandadas constituye una infraccin de los derechos de propiedad industrial de las actoras y un acto de competencia desleal.- (e) Que forma en la que se ha venido efectuando la presentacin comercial de las demandadas, en particular la combinacin de letras blancas, fondo azul y un arco rojo, constituye asimismo una infraccin de los derechos de propiedad industrial de las actoras y un acto de competencia desleal. (f) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de los registros de marcas grficas n 2.574.611 <<Finanfacil>>, n. 2.621.606 <<Agrupacin Hipotecaria>>, n. 2.641.542 <<Extranjeros>>, n. 2.641.545 <<Hipoteca>> 140, n 2.641.546 <<Refinanfacil>>, n 2.657.865 <<Segurfacil>>, n 2.659.676 <<Finanprestamos>>, n 2.659.677 <<Finanempresas>> n 2.669.881 <<Finanfacil Capital Privado>> de la Compaa Inmobiliaria y Financiera de Tarragona, SL.- (g) Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, declare, en su caso, la nulidad de las marcas grficas n. 2.586.093 <<Finanvalencia>>, n. 2.641.544 <<Superhipoteca>>, n 2.657.866 <<Finansolucion>>, n 2.657.867 <<Finanplus>>, de la demandada Compaa Inmobiliaria y Financiera de Tarragona, SL.- 2 Condene a la demandada: (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- (b) A cesar en cualquier clase de uso de las marcas grficas n 2.574.6 1 1. <<Finanfacil>>, n 2.621.606 <<Agrupacin Hipotecaria>>, n. 2.641.542. <<Extranjeros>>, n 2.641.545 <<Hipoteca>> 140, n 2.641.546 <<Refinanfacil>>, n 2.657.865 <<Segurfacil>>, n. 2.586.093 <<Finanvalencia>>, n. 2.641.544 <<Superhipoteca>>, n 2.657.866 <<Finansolucion>>, n 2.657.867 <<Finaplus>>, n 2.659.676 <<Finanprestamos>>, n 2.659.677 <<Finampresas>>, n 2.669.881 <<Finanfacil Capital Privado>>. (c) A

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cesar en cualquier clase de uso, en la presentacin comercial de sus servicios o actividades, de la combinacin de letras blancas con fondo azul y un arco rojo, o cualquier otra que resulte confundible con el distintivo propio de la actora. (d) A retirar del mercado cualesquiera rtulos, catlogos, folletos, material de oficina, prospectos o documentos en los que consten las marcas grficas indicadas o la combinacin de letras blancas con fondo azul y un arco rojo. (e) A indemnizar a las demandantes, en razn de los daos patrimoniales causados, por el importe de 6.670,00 #, ms la cuanta del 1% de la cifra de negocios obtenida por las demandadas en los servicios distinguidos bajo las marcas objeto de la accin en los ltimos cinco aos Y hasta la fecha en que se .j efectivo el cese en el comportamiento infractor. 3 Proceda en su da: (a) A ordenar la cancelacin registral de los registros de marca grficas n 2.574.611 <<Finanfacil>>, n 2.621.606 <<Agrupacin Hipotecaria>> n. 2.641.542 <<Extranjeros>>, n 2.641.545 <<Hipoteca>> 140, n 2.641.546 <<Refinanfacil>>, n 2.657.865 <<Segurfacil>>, n 2.659.676 <<Finanprestamos>> (graf) , n 2.659.677 <<Finanempresas>> (graf) 2.669.881<<Finanfacil Capital Privado>> (graf) mediante la remisin del oportuno oficio a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. (b) A ordenar, en su caso la cancelacin registral de los registros de marcas n. 2.586.093 <<Finanvalencia>> (graf.), n. 2.641.544 <<Superhipoteca>> (graf), n 2.657.866 <<Finansolucin>> (graf), n 2.657.867 <<Finanplus>> (graf), mediante la remisin del oportuno Oficio a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposicin de las costas a las demandadas". En el acto de audiencia previa, la representacin procesal de las demandantes ampli la demanda, haciendo extensivas sus pretensiones a nuevas solicitudes de registro formuladas por las demandadas. En concreto, a los nmeros 2719183, " Finantarraco "; 2719184, " Finanservicios "; 2719185, "Finanfacil Inversin "; 2719187, " Finanfacil Comercio "; 2719188, " Finanfacil Emprendedores "; 2719189, " Finanfacil Hipoteca Puente "; 2719190, " Finanfacil Autopromocin "; 2719191, " Finanfacil Hipoteca Ahorro "; 2719192, " Finanfacil 3 Edad "; 2719193, " Finanfacil Joven "; 2719194, " Finanfacil Inmigrantes "; 2719195, " Hipofacil "; y la solicitud de marca comunitaria 4929014, " Easy Financial ". Dicha ampliacin fue admitida por el Juzgado de lo Mercantil nmero Dos de Alicante. SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil nmero Dos de Alicante, que la admiti a trmite, conforme a las reglas del juicio ordinario, por auto de trece de septiembre de dos mil seis y con el nmero 251/06. Las demandadas fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones, representadas por el Procurador de los Tribunales don Jos Antonio Saura Saura, que, con tal representacin, contest la demanda. En el escrito de contestacin la representacin procesal de las demandadas aleg, en sntesis y en lo que importa a la decisin del litigio, que la notoriedad de los signos de la actora no alcanzaba al diseo del arco rojo. Que la demandante no era titular ms que de un registro comunitario de marca, al ser los dems alegados meras solicitudes de aquel. Que, en contra de lo afirmado de contrario, no haba riesgo de confusin entre los signos confrontados y, por ello, tampoco de asociacin, dado que entre unos y otros existan un gran conjunto de elementos diferenciadores, que tambin excluan la posibilidad de dilucin y de aprovechamiento de la reputacin atribuida a los de la actora. Tambin neg la comisin de los actos de competencia desleal denunciados en la demanda, a la vista de los elementos constitutivos de los respectivos tipos descritos en los artculos invocados en aquella de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal. En el suplico del escrito de contestacin interes la representacin de las demandadas una sentencia " que contenga los siguientes pronunciamientos: 1. Desestime todas las pretensiones de la parte demandante y declare: 1.a) Que las demandantes no ostentan frente a las demandadas un derecho preferente sobre el signo del arco rojo, por s solo y aisladamente considerado, objeto de la accin planteada por la parte actora, al carecer sta de un registro de marca que incorpore tal diseo de arco reivindicando el color rojo que sea anterior a los registros de marca de la parte demandada y, en todo caso, por carecer de notoriedad independiente de las marcas denominativa: Citi y Citibank de la parte actora. 1.b) Que el uso y registro por esta parte demandada de signos distintivos que incluyen un peculiar diseo de arco rojo objeto de la accin, en forma y disposicin diverso al que pueda utilizar en todo caso la parte demandante, no es incompatible con los derechos prioritarios de la parte actora sobre sus signos distintivos, ya que sta no acreditan un derecho anterior de marca registrada, ni tampoco una notoriedad conforme a los requisitos legalmente exigigles.1.c) Que no constituye una infraccin de los derechos de propiedad industrial de las actoras, ni un acto de competencia desleal el uso y registro de las Marcas grficas de las demandadas citadas en el correlativo pedimento del suplico de la demanda, constituidas concretamente por las siguientes: marca nmero 2574611, <<Finanfacil>>, marca nmero 2621606, <<Agrupacin

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Hipotecaria>>, marca nmero 2641542 <<Extranjeros>>, marca nmero 2641545 <<Hipoteca 140>>, marca nmero 2641546 <<Refinanfacil>>, marca nmero 2657865 <<Segurfacil>>, marca nmero 2659676 <<Finanprestamos>>, marca nmero 2659677 <<Finanempresas>> y marca nmero 2669881, <<Finanfacil Capital Privado>>. 1.d) Que no constituye una infraccin de los derechos de propiedad industrial de las actoras, ni un acto de competencia desleal el uso y registro de las marcas grficas de las demandadas citadas en el correlativo pedimento del suplico de la demanda, constituidas concretamente por las siguientes que se encuentran respectivamente en tramitacin, mientras que las tres ltimas se encuentran en situacin de denegadas: 1.d).1 marca nmero 2586093 <<Finanvalencia>>, marca nmero 2641544 <<Superhipoteca>>, marca nmero 2657866 <<Finansolucin>> y marca nmero 2657867 <<Finanplus>>. 1.e) Que no constituye una infraccin de los derechos de propiedad industrial de las actoras, ni un acto de competencia desleal la presentacin comercial de las demandadas utilizando la combinacin de letras blancas, fondo azul y un arco rojo. 1.f) Que no son objeto de declaracin de nulidad los registros de marca citados en el correlativo pedimento del suplico de la demanda constituidos por los siguientes: marca nmero 2574611, <<Finanfacil>>, marca nmero 2621606, <<Agrupacin Hipotecaria>>, marca nmero 2641542 <<Extranjeros>>, marca nmero 2641545 <<Hipoteca 140>>, marca nmero 2641546 <<Refinanfacil>>, marca nmero 2657865 <<Segurfacil>>, marca nmero 2659676 <<Finanprestamos>>, marca nmero 2659677 <<Finanempresas>> y marca nmero 2669881, <<Finanfacil Capital Privado>>. 1.g) Que no pueden ser objeto de declaracin de nulidad las marcas citadas en el correlativo pedimento del suplico de la demanda al ser imposible legalmente tal declaracin de nulidad respecto de la marca nmero 2586093, por encontrarse la misma en trmite y, tampoco, respecto de las restantes marcas nmero 2641544 <<Superhipoteca>>, marca nmero 2657866 <<Finansolucin>> y marca nmero 2657867 <<Finanplus>>, citadas por la parte actora al encontrarse denegado su registro. 2. Absuelva a mis representadas de todas las condenas pretendidas de contrato, con la consecuencia de abtenerse de proceder tal y como tambin pretende de parte actora en el pedimento 3 del suplico de su demanda. Imponga a la parte demandante las costas causadas a esta parte demandada, dadas su manifiesta temeridad y mala fe ". TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, respectivamente, los das once de diciembre de dos mil seis y veintiuno de febrero de dos mil siete, y practicada la prueba que, propuesta, haba sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil nmero Dos de Alicante dict sentencia con fecha veinte de julio de dos mil siete , con la siguientes parte dispositiva: "Fallo. Que desestimo ntegramente, en todos sus extremos, la demanda formulada por el Procurador Sr. de la Cruz Lled en nombre y representacin de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA. condenndolas al pago de las costas del presente procedimiento". CUARTO. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nmero Dos de Alicante de veinte de julio de dos mil siete fue recurrida en apelacin por las sociedades demandantes. Cumplidos los trmites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Seccin Octava de la misma, que tramit el recurso y dict sentencia con fecha quince de febrero de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que, con desestimacin del recurso de apelacin interpuesto por la representacin de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado nmero Dos de Marca Comunitaria, de fecha veintinueve de junio de dos mil siete, en los autos de juicio ordinario n. 251/2006, debemos confirmar y confirmamos dicha resolucin, con expresa imposicin de costas a la parte apelante ". QUINTO. La representacin procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA prepar e interpuso recurso extraordinario por infraccin procesal y recurso de casacin contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho de la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante . Cumplidos los trmites, dicho Tribunal, por providencia de doce de mayo de dos mil ocho, mand elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de seis de octubre de dos mil nueve , decidi: " 1) Admitir los recursos extraordinario por infraccin procesal y de casacin interpuestos por la representacin procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho por la Audiencia Provincial de Alicante (Seccin Octava), en el rollo n. 554/2007 dimanante de los autos de juicio ordinario n 3152/2007, del Juzgado de Marca Comunitaria n Dos de Alicante. 2) Y entrguense copias de los escritos de interposicin de los recursos extraordinario por infraccin procesal y de casacin formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que formalicen su oposicin por escrito en el plazo de veinte das, durante los cuales estarn de manifiesto las actuaciones en la Secretara ". SEXTO. El recurso extraordinario por infraccin procesal interpuesto por la representacin procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho de la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante , se compone de un nico

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motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artculo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian: NICO. La infraccin de los artculos 218, apartados 1 y 2, 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . SPTIMO. El recurso de casacin interpuesto por la representacin procesal de Citigroup Inc., Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, contra la sentencia de quince de febrero de dos mil ocho de la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante , se compone de un nico motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el ordinal tercero del apartado 2 del artculo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian: NICO. La infraccin de los artculos 6, 11, apartado 2, y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal. OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, por la parte recurrida no se ha presentado escrito de oposicin al recurso. NOVENO. No habindose solicitado por todas las partes la celebracin de vista pblica, se seal como da para votacin y fallo del recurso el veintisis de mayo de dos mil once, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Citigroup Inc. y Citibank, NA - junto con sus dos sociedades filiales en Espaa - alegaron en la demanda que la segunda tena la condicin de titular de tres marcas comunitarias y, adems, que el grupo "Citibank" era identificado en el mercado por determinados smbolos notoriamente conocidos. Con ese fundamento ejercitaron acciones (1) de declaracin de la nulidad de los registros de diversas marcas espaolas, obtenidos por las demandadas - Consultores Inmobiliarios y Financieros de Tarragona, SL y Finanfacil, SL -, con fundamento en la afirmada violacin de las prohibiciones relativas de registro previstas en los artculos 6, apartados 1 y 2, letras b), y 8, apartado 1, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ; (2) de indemnizacin de daos por la violacin de los derechos sobre las marcas comunitarias de Citibank, NA, con fundamento en los artculos 14, apartado 1, del Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, 41, 42, 43 y 44 de la antes citada Ley; y (3) de declaracin y de condena por la comisin por las demandadas de actos de competencia desleal, al imitar y aprovecharse de la reputacin de los signos que diferenciaban en el mercado al grupo formado por las demandantes, con apoyo en los artculos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero - en su redaccin inicial -. Todas las referidas acciones fueron desestimadas en las dos instancias. Los consiguientes recursos extraordinarios por infraccin procesal y de casacin, interpuestos por las demandantes, slo se refieren al pronunciamiento de la Audiencia Provincial relativo a los actos de competencia desleal. I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIN PROCESAL. SEGUNDO. En el escrito de demanda, alegaron las ahora recurrentes que la presentacin comercial en el mercado de las sociedades integrantes en su grupo, Citigroup, la efectuaban en el mercado por medio de un arco de color rojo colocado sobre algunas de las letras -" iti "- que componan las denominaciones por ellas utilizadas, sobre un fondo azul de distintos tonos, de modo que el conjunto icnico, lingstico y cromtico resultante cumpla, con un potencial expresivo concentrado, un papel relevante y notorio en su identificacin corporativa. Tambin afirmaron que las demandadas, dedicadas a actividades relativamente semejantes a las suyas, adems de invadir la esfera de exclusiva que les haba sido atribuida con los registros de las marcas comunitarias a nombre de Citibank, NA, utilizaban elementos propios de la referida presentacin comercial del grupo, en un intento de provocar, entre los consumidores de los servicios a cuya prestacin todas se dedicaban, una confusin sobre el origen empresarial de los mismos y, al fin, un aprovechamiento del prestigio mundial de los signos por ellas utilizados. En apoyo de tales alegaciones - como se ha dicho, proyectadas sobre el plano de las marcas registradas y de la competencia desleal - presentaron con la demanda un dictamen escrito, que haban

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elaborado peritos por ellas designados y que se compona de varios captulos - referidos a las tendencias, en ese particular, del sector financiero, al sistema de identidad corporativa de Citibank y de las sociedades del mismo grupo y a un anlisis comparativo de los elementos de diseo formales y grficos que singularizaban la identificacin pblica de Citibank y de las sociedades demandadas - que conducan a unas conclusiones finales, favorables a sus planteamientos. La Audiencia Provincial - como proponan las demandantes y haba hecho el Juzgado de lo Mercantil - dividi la argumentacin que da apoyo a su sentencia entre las cuestiones relativas a las marcas y a la competencia desleal. En el primero de los planos, tras examinar con detalle los signos en conflicto, consider que los elementos con mayor fuerza distintiva en el conjunto formado por las respectivas marcas grficas, eran los denominativos, atribuyendo a los arcos de color rojo un papel accesorio o secundario. Y, en aplicacin de los criterios que, en materia de marcas, han sentado los rganos jurisdiccionales de la Unin Europea, lleg a la conclusin - no atacada por las demandantes - de que la coexistencia de los signos enfrentados era jurdicamente posible. Sin embargo, al examinar el conflicto a la luz de la legislacin sobre competencia desleal, el Tribunal de apelacin centr su atencin en la posibilidad de la concurrencia de ambas normas - en respuesta a las argumentaciones empleadas en la sentencia apelada -. Y, en relacin con las infracciones del correcto orden concurrencial tipificadas en los artculos que haban sealado las apelantes, se remiti a las explicaciones dadas para la desestimacin de las acciones marcarias y a la correccin de la decisin apelada, para negar, finalmente, la existencia del afirmado riesgo de confusin, as como el aprovechamiento por las demandadas de la reputacin de los signos de las demandantes. Con esos antecedentes, en el nico de los motivos del recurso extraordinario por infraccin procesal, Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA denuncian, con apoyo en el ordinal segundo del apartado 1 del artculo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infraccin de los artculos 218, apartado 1, y 348 de la misma Ley . Afirman que el Tribunal de apelacin haba omitido en su sentencia toda referencia al informe pericial que present con el escrito de demanda, por lo que se deba entender incumplido el deber de motivacin. Y, adems, que, como se deduca de tal silencio, no haba valorado, en ningn sentido, un medio de prueba esencial, segn ellas, para la demostracin de la comisin por las demandadas de los actos tipificados en la Ley 3/1991, de 10 de enero , imputados en la demanda. TERCERO. El respeto debido al derecho de las partes a obtener una resolucin fundada - como ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, al interpretar el artculo 24 de la Constitucin Espaola, entre otras, en la sentencia 163/2.008, de 15 de diciembre -, exige que la misma est motivada, en el sentido de expresar el " iter decisorio ", esto es, aquellos elementos o razones de juicio que permiten conocer los criterios jurdicos en que se fundamenta la decisin. Adems, es necesario que la motivacin contenga una fundamentacin en Derecho, garanta de que la resolucin no es consecuencia de una aplicacin arbitraria de la legalidad, no resulta irrazonable ni incurre en error patente, pues, en tales casos, la aplicacin de aquella sera tan slo una mera apariencia. La motivacin - como hemos sealado, entre otras, en la sentencia 1993/2006, de 15 de julio - tiene como funcin permitir un eventual control jurisdiccional posterior y garantizar el cumplimiento del principio de proscripcin de la arbitrariedad, el cual se proyecta sobre todos los poderes pblicos y tambin sobre el judicial - adems de posibilitar la crtica fundada de la decisin y su asimilacin por quienes integran la cultura jurdica -. Esa exigencia de motivacin alcanza, desde luego, a la valoracin de la prueba - esencial en las decisiones judiciales -, pero no impone - tampoco en tal materia - una respuesta pormenorizada. Antes bien, el hecho de que no se argumente sobre determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la parte recurrente, carece de trascendencia en relacin con el cumplimiento del requisito de que se trata, si es que la sentencia contiene los razonamientos suficientes sobre aquellos datos relevantes a partir de los cuales el rgano judicial obtuvo sus conclusiones, aunque no se refieran de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos - sentencia 493/2009, de 8 de julio -. Pues bien, la sentencia recurrida ofrece esa motivacin suficiente sobre las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas comunitarias inscritas a nombre de Citibank, NA y las nacionales registradas al de las demandadas, tema que estaba necesitado de prueba para el xito de las acciones fundadas en la

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Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. En ese mbito hay que entender, con toda evidencia, intrascendente el silencio sobre el dictamen pericial a que se refieren las recurrentes. Es cierto que, al examinar la realidad de la denuncia de la deslealtad concurrencial, por riesgo de confusin entre los signos utilizados por las litigantes para identificar en el mercado los servicios que prestan, as como por la explotacin por las demandadas de la reputacin de los de aquellas, el Tribunal de apelacin se limit a afirmar la correccin de la conclusin a que haba llegado, al respecto, el Juzgado de lo Mercantil, sin ms argumentacin. - evidentemente, por entender que era aplicable la motivacin relativa a la inexistencia de las infracciones marcarias -. Con esos antecedentes, la motivacin de la sentencia recurrida sobre la prueba de la comisin de los actos desleales, se considera suficiente, pese a no contener referencia alguna al dictamen pericial presentado por las ahora recurrentes. Conclusin que se muestra tanto ms justificada cuando, por un lado, - como se expresa en la introduccin al dictamen -, la finalidad del " anlisis comparativo " efectuado por el perito tuvo un mbito marcario y por objeto principal " el conjunto identificador de la entidad Citibank (marcas nmeros 2293405 y 4046397) y el sistema identificador de la empresa Finanfacil, SL (marca nmero 2574611) y otras ". Adems, es lo cierto que el dictamen de que se trata no contiene los necesarios datos objetivos y comprobados sobre la implantacin en el mercado del arco rojo y los colores que las actoras y recurrentes utilizan como instrumentos de su imagen corporativa y, consecuentemente, sobre el riesgo de que los consumidores del tipo de servicios prestados por las respectivas litigantes confundan el origen empresarial o, al tomar sus decisiones, sean llevados a error por un desleal aprovechamiento de la reputacin de las primeras - como se expondr al dar respuesta al recurso de casacin -. Las recurrentes atribuyen al repetido dictamen una trascendencia que, a los efectos de la Ley 3/1991 , no tiene. El motivo se desestima. II. RECURSO DE CASACIN. CUARTO. En el nico motivo de su recurso de casacin denuncian Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, la infraccin de los artculos 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal. Tras afirmar la necesidad de distinguir entre la imagen corporativa y las marcas y destacar la posibilidad de concurrencia de las acciones por infracciones marcarias y concurrenciales, alegan - con apoyo en las semejanzas y aproximaciones sealadas en el dictamen pericial antes mencionado - que la conducta de las sociedades demandadas, al imitar los elementos que definen la presentacin comercial del grupo empresarial Citibank, daban vida a las infracciones descritas en los artculos antes citados. QUINTO. La decisin del recurso, planteado en esos trminos, exige partir de ciertas precisiones, resultantes de la interpretacin de los preceptos citados por las recurrentes y del rgimen de su concurrencia con la legislacin sobre marcas. 1. El artculo 6 de la Ley 3/1991 trata de proteger la decisin del consumidor, ante el peligro de que sufra error al tomar su decisin en el mercado sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto de su inters, como consecuencia de la apropiacin, la aproximacin o la imitacin de sus medios de identificacin - sentencia de 20 de mayo de 2.010 -. Tambin se refiere a las creaciones formales, bien que reputadas, el artculo 12 - sentencia de 19 de mayo de 2.008 -. Por el contrario, el apartado 2 del artculo 11 de la misma Ley describe como desleal la imitacin de las prestaciones ajenas, entendidas en el sentido de creaciones materiales - sentencias de 11 de mayo de 2.004 , 7 de julio de 2.006 y 4 de marzo de 2.010 -. Ello supuesto, en la demanda y en el recurso las actoras afirmaron que las demandadas haban generado riesgo de confusin y provocado un aprovechamiento indebido de su reputacin en el mercado relevante, pero no sealaron como objeto de una y otro los servicios que prestan, sino los signos que distinguen, a stos y a ellas mismas, en el mercado. Como consecuencia, procede rechazar la denuncia de la infraccin consistente en la falta de aplicacin en la instancia del mencionado artculo 11 .

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2. La Ley 3/1.991 no tiene, sin embargo, por misin directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenacin de conductas en el mercado sentencia de 4 de marzo de 2.010 -. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislacin sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infraccin de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusin o por establecer una conexin entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carcter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable. Como consecuencia, la afirmacin de las recurrentes de que su imagen corporativa es imitada por las demandadas, no puede ser entendida como una referencia a la imitacin de sus signos comunitarios registrados - negada, adems, en la instancia, como se dijo, en decisin no recurrida -, sino a algo distinto: segn las propias recurrentes, el arco rojo en combinacin con el fondo blanco y azul, que constituyen la imagen del grupo en el mercado. Por otro lado, para que la aproximacin o la imitacin de la imagen corporativa de las demandantes afecte negativamente al funcionamiento del mercado, es necesario que aquella tenga una suficiente implantacin entre los consumidores de los servicios, pues, en otro caso, el riesgo de confusin o el aprovechamiento de la reputacin no son imaginables. Ello supuesto, la sentencia recurrida - en la que se niega que " la actuacin de la demandada [...] resulte idnea para crear confusin con la actividad, prestaciones o establecimientos ajenos [...] ni supone aprovechamiento indebido de las ventajas adquiridas en el mercado por la demandantes " - no contiene, en la declaracin de hechos probados, ninguna afirmacin de la implantacin en el mercado, no de las marcas de Citibank NA, sino del arco de color rojo y el fondo azul de distintos tonos como instrumento de identificacin del grupo en el que las recurrentes se integran. Finalmente, el dictamen pericial sobre el que las recurrentes denunciaron la falta de motivacin, no permite considerar ese dato demostrado, lo que constituye un impedimento para la estimacin de la accin por los actos de competencia desleal descritos en los artculos 6 y 12 de la Ley 3/1991 . Lo que determina, ahora, la desestimacin del recurso. SEXTO. Las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de las recurrentes, en aplicacin de los artculos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espaoly su Constitucin.

FALLAMOS
Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinario por infraccin procesal y de casacin interpuestos por Citigroup Inc, Citibank, NA, Citibank Espaa, SA y Citifin, SA, contra la sentencia dictada, con fecha quince de febrero de dos mil ocho, por la Seccin Octava de la Audiencia Provincial de Alicante , con imposicin de las costas a las recurrentes. Lbrese a la mencionada Audiencia la certificacin correspondiente, con devolucin de los autos y rollo de apelacin remitidos. As por esta nuestra sentencia, que se insertar en la COLECCIN LEGISLATIVA pasndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIN.- Leda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trmite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el da de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.