Nota: Para este modulo se necesitarn alrededor de 10 horas de estudio.

Se recomienda
hacer una pausa entre la seccin 2 y 3. Respecto del material de lectura adicional o de
documentos sugeridos, srvase consultar las Recursos contenidas en su cuaderno de
estudio.

MODULO 6: Observancia

Objetivos
Para facilitar su estudio se ha dividido el presente mdulo en cuatro secciones que
comprenden: I) el procedimiento cuasi-judicial previo a la concesin de las patentes que
abarca la defensa de los derechos de patente y los procedimientos de apelacin durante la fase
de examen de las patentes, II) la observancia de los derechos de patente en caso de
infraccin, III) los recursos disponibles contra las infracciones, y IV) las principales
actividades de la OMPI tendientes a facilitar el acceso directo a los mecanismos de resolucin
alternativa de conflictos, as como a las actividades en materia de observancia a nivel
internacional.

Seccin I

1. Oficina de Patentes / Procedimientos de la Oficina de Propiedad Intelectual

1.1. Apelaciones internas contra las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad
Intelectual

1.2 Revisin de las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual

1.2.1 Introduccin
1.2.2 Apelaciones previas a la concesin.
1.2.3 Apelaciones posteriores a la concesin
1.2.4 Procedimiento de apelacin
Conferencia previa a la audiencia
Prueba
Resolucin definitiva

Seccin II

2. Observancia de la Propiedad Intelectual en general

2.1 Prevencin de litigios

3. Anlisis de la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los

derechos de propiedad intelectual

4. Observancia de los derechos conferidos por una patente

4.1 Procedimiento ante los tribunales civiles

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4.2 Principales etapas de la observancia de los derechos conferidos por una patente
4.3 Evaluacin de la validez y de la infraccin a una patente
4.4 El costo de los litigios en materia de patentes

Seccin III

5. Recursos

5.1 Introduccin
5.2 Medidas cautelares: El mandamiento cautelar
5.3 Mandamientos definitivos
5.4 Indemnizacin de daos y perjuicios o liquidacin de beneficios
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Seccin IV

6. Actividades de la OMPI relativas a la observancia y al arbitraje y la mediacin de

controversias en materia de propiedad intelectual

6.1 Introduccin
6.2 Disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de
observancia
6.3. Resolucin alternativa, o extrajudicial, de controversias
6.3.1 Arbitraje
6.3.2 Mediacin
6.3.3 Decisin de expertos

6.4 Observancia en el mbito internacional

6.4.1 Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

Seccin I

1. Procedimiento ante la Oficina de Patentes / Oficina de Propiedad Intelectual

Introduccin:

Como se expuso en el mdulo 5, las oficinas de propiedad intelectual, como

administradoras de los sistemas de propiedad industrial, ejercen frecuentemente funciones
cuasi-judiciales, y constituyen el mbito en el cual se lleva a cabo el procedimiento de
impugnacin de los derechos que son objeto de examen por la oficina, o que han sido
concedidos por esta. Estos procedimientos suelen denominarse procedimientos de
oposicin. Comenzaremos el estudio de la observancia de los derechos de propiedad
intelectual a partir del momento en que el solicitante de una patente deposita una solicitud
ante la oficina de patentes. La mayora de las personas cree que la observancia de los
derechos conferidos por una patente se aborda o inicia slo en los tribunales, cuando se
infringe la patente o cuando se plantea una controversia al respecto. Sin embargo, como el
derecho conferido por una patente es un derecho al que un individuo o una empresa se acoge
mediante una solicitud realizada al Estado, cuando dicha solicitud se rechaza o se deniega por
motivos con los que el solicitante no est de acuerdo, la mayora de los sistemas de patentes
prevn procedimientos de oposicin y acciones que podr adoptar el solicitante de la patente
con el objeto de hacer cumplir sus derechos mediante un procedimiento previo a su concesin.

Algunos sistemas permiten formular una oposicin formal antes de la concesin de la

patente (durante los 18 meses), o conceden a los terceros la oportunidad de ser parte en las
discusiones respecto de si la patente debera o no concederse. El problema con tales
oposiciones previas a la concesin de la patente es que suelen demorar considerablemente la
concesin. Este rgimen tiene sus beneficios y desventajas. La demora provoca que el
solicitante que requiera la concesin de una patente con el fin de entablar un proceso judicial
contra una infraccin no podr interponer rpidamente ninguna accin contra el infractor. Al
mismo tiempo, la posibilidad de formular una oposicin formal antes de la concesin de la
patente suele dar lugar a un minucioso anlisis de la patente solicitada.
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En aras de celeridad y eficacia, es importante iniciar oportunamente el procedimiento de

oposicin previo a la concesin. Si este procedimiento se demora demasiado, quien utilice la
patente posterior podra argumentar que el titular de la patente anterior ha tolerado
(consentido) la concesin de la ulterior patente y que, por lo tanto, no tiene derecho para
iniciar acciones judiciales. Esta circunstancia podra entorpecer la observancia de la patente
anterior respecto de los productos o procesos protegidos por la patente posterior, cuando se
alegue la infraccin.

En algunos pases, como los Estados Unidos de Amrica, no existe disposicin alguna
referida a la oposicin. Sin embargo, los terceros interesados en una patente concedida
pueden solicitar que la Oficina de Patentes la examine nuevamente. Estos terceros no pasan a
ser directamente partes en el procedimiento, pero pueden alegar cuestiones referidas al estado
de la tcnica que podran haber sido pasadas por alto durante en el primer examen. Un nuevo
examen de la patente podra dar lugar a su denegacin o a que una reivindicacin se redacte
con un alcance ms restringido.

En muchos pases las disposiciones en materia de oposicin son escasas o directamente

inexistentes debido a la falta de experiencia de la oficina de propiedad industrial en el tema.
Esto puede suceder en aquellos pases, como Francia, en donde no se lleva a cabo un examen
de fondo. En esos casos, la nica posibilidad de obtener la cancelacin o la modificacin de
la patente de un competidor en infraccin es solicitar la revocacin ante los tribunales.

1.1. Recursos internos contra las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad
Intelectual

En muchos sistemas de propiedad intelectual generalmente se prev algn tipo de

recurso interno contra las decisiones adoptadas por un examinador de patentes o de marcas.
Existen, por ejemplo, Cmaras de Recurso en la Oficina Europea de Patentes y en la Oficina
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica. Aunque en la Oficina de Patentes y
Marcas del Reino Unido no existe ningn recurso interno formal, cualquier disputa entre el
solicitante y el examinador puede plantearse en una audiencia ante un oficial superior.

Cualquiera que sea el rgimen de recursos internos, en la mayora de los sistemas de

propiedad intelectual, los tribunales cumplen una importante funcin al conocer en las
apelaciones interpuestas contra las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual y al
decidir sobre las acciones por infraccin.

1.2 Revisin de las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual

1.2.1 Introduccin

Las funciones que desempean las oficinas de patentes en la mayora de los pases son
ms bien de ndole administrativa que judicial. Sin embargo, dado que los Comisarios y los
Directores estn obligados a interpretar la ley para poder desempear sus funciones
correctamente, y dado que deben tenerse en cuenta los derechos de los terceros y el inters
pblico, a veces se tiende a considerar que las decisiones de la oficina son sagradas. En
varios pases, el Comisario o el Director est facultado para citar testigos, tomar juramentos,
exigir la presentacin de documentos u objetos y el pago de las costas. Por esa razn, sus
funciones suelen describirse como cuasi-judiciales. Sin embargo, no se debe olvidar que
una decisin de la Oficina de Patentes es de ndole administrativa, a pesar de que ciertas
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funciones del Comisario o del Director presenten caractersticas cuasi-judiciales.

En lneas generales, las decisiones adoptadas durante o al finalizar el procedimiento de

solicitud de una patente de invencin pueden ser objeto de apelacin - en el primer caso
previas a la concesin, y en el caso de las decisiones adoptadas despus de la concesin de
una patente de invencin, apelaciones posteriores a la concesin.

1.2.2 Apelaciones previas a la concesin

Cronolgicamente, la primera decisin de la Oficina de Patentes es la decisin de

asignar o no una fecha de presentacin. El solicitante podr estar en desacuerdo con la fecha
asignada y tal vez desee apelar la decisin. As, por ejemplo, ello podra ocurrir en la
hiptesis de que en un determinado pas el pago de la tasa de solicitud sea una de las
condiciones para establecer una fecha de presentacin, y que la Oficina de Patentes y el
solicitante discrepen respecto de cuando se pag efectivamente dicha tasa. La Oficina de
Patentes alega que la tasa de solicitud se pag dos das despus de la fecha en que se
presentaron los documentos que constituyen la solicitud, en tanto que el solicitante afirma que
se pag el mismo da en que se present la solicitud. Si la invencin reivindicada en la
solicitud se public el da posterior a la presentacin de la solicitud, la decisin de la Oficina
de Patentes respecto de la asignacin de una fecha de presentacin resulta fundamental. Si el
solicitante no puede convencer a la Oficina de Patentes de que la tasa de la solicitud se pag
antes de la publicacin de la invencin, la solicitud finalmente ser rechazada por falta de
novedad de la invencin. Por lo tanto, es importante que el solicitante tenga el derecho de
apelar contra la decisin que asigna una fecha de presentacin.

El solicitante tambin podr interponer una apelacin ante el tribunal contra la decisin
adoptada durante el examen preliminar (o formal), mediante la cual la Oficina de Patentes
declara que la solicitud se considera retirada. Esta decisin se puede tomar, por ejemplo, por
no haberse subsanado oportunamente algn defecto formal del que adoleca la solicitud (ver
Mdulo 3, procedimiento de forma) o porque la invencin reivindicada en la solicitud es
contraria al orden pblico o a las buenas costumbres, lo cual planteara la cuestin de su
patentabilidad (vanse los criterios de patentabilidad analizados en los mdulos 2 y 5).

La decisin ms frecuente contra la cual el solicitante puede interponer un recurso de

apelacin ante el tribunal es aquella adoptada con motivo del examen de fondo de la solicitud,
mediante la cual la Oficina de Patentes deniega la solicitud. Tal decisin se podr adoptar,
por ejemplo, fundndose en que la invencin reivindicada en la solicitud no es nueva, no
entraa actividad inventiva o no es susceptible de aplicacin industrial (vanse los
mdulos 2 y 5 respecto de los tres requisitos de patentabilidad). Otro posible motivo que
justifica el rechazo de la solicitud podra ser que las reivindicaciones o la descripcin
presenten defectos de fondo que no hayan sido subsanados por el solicitante (vase el
mdulo 5 respecto de la divulgacin suficiente).

1.2.3 Apelaciones posteriores a la concesin

Despus de la concesin de la patente de invencin, tambin existen otros supuestos en

los que se puede interponer una apelacin contra una decisin de la Oficina de Patentes. Por
ejemplo, la Oficina de Patentes podra haber declarado la caducidad de la patente de
invencin debido al impago en fecha de la tasa anual. Por su parte, el titular de la patente de
invencin podra alegar que la tasa anual se pag oportunamente y, en consecuencia, podra
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interponer una apelacin ante los tribunales en contra de la declaracin de caducidad. En tal
caso, en la apelacin slo participarn el titular de la patente de invencin y la Oficina de
Patentes.

Otro ejemplo de apelacin posterior a la concesin sera interponer una apelacin

contra la decisin de la Oficina de Patentes mediante la cual concede una licencia obligatoria
respecto de la patente. Si la ley as lo dispone, tambin se podra interponer una apelacin
similar contra la decisin de la Oficina de Patentes que deniega la concesin de una licencia
obligatoria. En ambos casos, en el proceso de apelacin intervendrn tres partes, a saber, el
titular de la patente de invencin, la parte que solicita la concesin de una licencia obligatoria
y la Oficina de Patentes.

1.2.4 Procedimiento de apelacin

Introduccin

El procedimiento aplicable a los recursos de apelacin es generalmente establecido por

reglamentos o por normas, que pueden estar previstos en la ley de patentes, en las normas de
procedimiento del tribunal competente en la materia o en las normas generales de
procedimiento del pas.

Por lo general, en la legislacin de propiedad industrial se establece el plazo dentro del

cual se debe interponer el recurso. En las normas de procedimiento se determinan los plazos
y la manera en que proseguir cada etapa del proceso. Estas normas procesales suelen otorgar
al tribunal un amplio margen de discrecin a fin de que las partes puedan exponer sus
argumentos de la mejor manera posible. Por ejemplo, si se permite la correccin de las
reivindicaciones denegadas, es posible resolver la controversia sin tener que celebrar una
audiencia.

Generalmente, en las normas de procedimiento se establecern los plazos para la

finalizacin de cada etapa procesal. Por ejemplo, se podr exigir la presentacin de la prueba
ante el tribunal dentro del plazo de un mes a partir de la notificacin del recurso, y la
presentacin del memorndum (o escrito de alegacin) del recurso dentro del mes
subsiguiente.

En los pases adheridos al common law, las normas de procedimiento disponen que cada
una de las partes - el apelante (quien interpone la apelacin) y el demandado (aquel cuya
sentencia es apelada) - notifique a la otra parte cada acto que realice y que acredite ante el
tribunal haber efectuado dicha notificacin. Si un tercero interviniera en una apelacin, se
debe aplicar la misma norma.

Las normas de procedimiento tambin suelen prever la posibilidad de apartarse de lo

establecido para permitir que las partes expongan debidamente sus argumentos. Por ejemplo,
puede resultar necesaria una prrroga si el apelante no puede impartir las instrucciones
correspondientes a tiempo. Generalmente, tambin hay normas que obligan a las partes a
instar el procedimiento bajo pena de no hacer lugar a sus pretensiones.

Conferencia previa a la audiencia

A menudo, en el marco del common law, se prev la convocatoria a una conferencia

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previa a la audiencia para resolver cualquier cuestin relativa al procedimiento que se

observar durante el desarrollo de la audiencia; as, la cuestin podr ser dirimida por el
tribunal. En la conferencia previa a la audiencia podrn plantearse preguntas respecto de
quines tendrn la oportunidad de hablar y en qu orden, los elementos que se tendrn en
cuenta y qu hechos sern admitidos por cada parte.

Pruebas

La palabra prueba, en el sentido en que se utiliza en los procesos judiciales, significa

por lo general todo elemento que se pueda presentar ante el tribunal para permitirle dirimir
cuestiones de hecho. Por ejemplo, un documento suscrito por un inventor, debidamente
inscrito por la Oficina de Patentes, en el que consta la transferencia de una patente de
invencin a otra entidad o persona, es la mejor prueba de que la otra entidad o persona es la
titular de la patente de invencin. Esto tambin se denomina prueba directa. Si se extrava
el documento, entonces podr bastar la declaracin de un testigo que afirme haber visto
cuando el inventor firm dicha transferencia. Esta es una prueba secundaria. Si el documento
est disponible, entonces deber presentarse. Si no es as, entonces no hay ms opcin que
seguir la segunda va.

Se pueden distinguir tres tipos de pruebas- las pruebas documentales, es decir, las
pruebas aportadas mediante escritos y documentos de todo tipo, las pruebas materiales, es
decir, las pruebas aportadas por las cosas mismas y no a travs de su descripcin, y la prueba
pericial, a saber, la prueba oral facilitada por un experto. En lo posible todas las pruebas
debern presentarse por escrito. Los testimonios orales, en su caso, suelen registrarse en
forma textual y transcribirse en formato impreso para su revisin por la autoridad; sin
embargo, si se solicitase una audiencia a los fines de recibir los testimonios orales, por lo
general se hace lugar. En el caso de las pruebas orales, la parte o el testigo que declare tendr
que estar preparado para ser interrogado por la parte contraria o por el tribunal.

Resolucin definitiva

Al resolver la apelacin, el tribunal, por lo general, adoptar algunas de las siguientes

medidas: rechazar la apelacin, conceder la apelacin, remitir el asunto a la Oficina de
Patentes para su reconsideracin o, si la decisin contra la cual se apel consista en el
rechazo de la solicitud, podr modificar las reivindicaciones y ordenar a la Oficina de Patentes
que conceda la patente de invencin. Si el tribunal remite el asunto de vuelta a la Oficina de
Patentes, podr formular recomendaciones para la modificacin de las reivindicaciones, de la
descripcin o de los dibujos, con el fin de superar las posiciones que una o ambas partes
hayan adoptado arbitrariamente. La actuacin de la autoridad del tribunal por lo general se
funda en la ley de patentes o en otras disposiciones legislativas de carcter general.
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Seccin II

2. Observancia de los derechos de propiedad intelectual en general

Generalmente, la proteccin jurdica contra cualquier violacin de la propiedad privada

no se concede automticamente sino slo cuando el titular del derecho, o su representante, la
solicita. Del mismo modo, los titulares de los derechos conferidos por una patente deben
controlar peridicamente los boletines nacionales de patentes y mantenerse al tanto de las
actividades comerciales en la materia comprendida en sus patentes (que se describe en el
mdulo 2), si desean hacer valer sus derechos de propiedad intelectual (derechos de patente).

Si bien existen diferencias en la forma en que los tribunales nacionales y regionales,

como el Tribunal de Justicia Europeo (TJE), aplican los derechos de los titulares de una
patente, tambin existe un mnimo de acuerdo y principios comunes en materia de
observancia de los derechos de propiedad intelectual. As, existe un convencimiento general
entre los Estados de los beneficios que acarrea la adopcin de regmenes accesibles,
adecuados y dotados de recursos suficientes en materia de proteccin de los derechos de
patente. No tiene sentido establecer un sistema pormenorizado e integral de proteccin de los
derechos de propiedad intelectual, que favorezca el desarrollo nacional y la creacin de
riqueza, y difundir informacin respecto de dicho sistema, si los titulares de los derechos no
tienen la posibilidad de hacer respetar efectivamente sus derechos en un mundo en el que las
nuevas tecnologas han facilitado la comisin de infracciones de los derechos protegidos en
un modo sin precedentes. En aras de la proteccin de los derechos y del establecimiento de
un marco de competencia leal entre las empresas, los titulares de los derechos deben ser
capaces de tomar medidas contra los infractores a fin de evitar nuevas infracciones y
recuperar las prdidas generadas por toda infraccin que se haya cometido. Tambin se les
debe ofrecer la posibilidad de apelar a las autoridades del Estado para reprimir las
falsificaciones, las cuales traen aparejados, entre otras cosas, productos de consumo
defectuosos, productos peligrosos para la salud, as como la imposibilidad de que sus
creadores disfruten de los beneficios de sus creaciones.

Todos los sistemas de propiedad intelectual necesitan contar con el respaldo de un

sistema judicial slido para hacer frente a las infracciones civiles y penales, dotado de una
cantidad adecuada de jueces que posean la formacin y experiencia adecuadas. Las
controversias en materia de propiedad intelectual se encuentran entre las principales
cuestiones que deben resolverse en el mbito del derecho civil y el sistema judicial debe hacer
todo lo posible para resolverlas, no solo en forma justa sino tambin con la mayor celeridad
posible. A menudo los organismos administrativos estatales, como es el caso de las oficinas
de propiedad intelectual y de las autoridades aduaneras, son las instituciones que desempean
el papel ms importante en los casos de infraccin, piratera o falsificacin. Algunos Estados
han adoptado importantes programas de educacin y capacitacin con miras a aumentar la
conciencia pblica y capacitar a sus ciudadanos a travs de la inclusin de la enseanza de la
propiedad intelectual como tema central en sus universidades. Si no se cuenta con un sistema
adecuado que posibilite la observancia de los derechos y que permita tambin oponerse a la
concesin de derechos a otros sujetos, el sistema de propiedad intelectual carecer de todo
valor.
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Adems, existen instituciones y asociaciones industriales que asisten a sus miembros, y

a sus nacionales en el caso de las instituciones gubernamentales, en la observancia de los
derechos de propiedad intelectual. Adems de la lista de oficinas de propiedad intelectual que
figura en el Mdulo 2, la siguiente lista no exhaustiva de sitios brinda informacin sobre
servicios relacionados especficamente con el mbito de la observancia:

Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

www.wipo.int/portal/index.html.es
Organizacin Mundial del Comercio (OMC) http://www.wto.org/
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) http://curia.europa.eu
Organizacin Mundial de Aduanas http://www.wcoomd.org/
Business Software Alliance (BSA) www.bsa.org
Road Marking Industry Association of Australia (RIAA) www.riaa.com
Backing Australia http://www.ipaustralia.gov.au/about/backing.shtml
Philippines IPR Enforcement Report http://www.ipophil.gov.ph/main.php?contentid=12
Servicio de Aduanas y Proteccin de Fronteras de los Estados Unidos (CBP)
http://www.cbp.gov/
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Seccin de la Delincuencia Informtica y
los Derechos de Propiedad Intelectual www.cybercrime.gov
Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido http://www.ipo.gov.uk/crime.htm

Sitios de acceso general:

www.ipmenu.com
http://ipmall.info/
www.worldlii.org
www.grayzone.com

2.1 Prevencin de acciones judiciales

Generalmente, cuando un competidor advierte que sus actividades se ven entorpecidas

por derechos preexistentes, tratar de evitar o resolver el problema de manera legtima, por
ejemplo, en el caso de una patente previa, realizando una invencin en el rea protegida a
partir de dicha patente. Otra forma de abordar el tema consiste en solicitar una licencia o
negociar algn tipo de acuerdo de manera amistosa. En la celebracin de acuerdos con los
competidores, las empresas deben evitar, obviamente, cualquier tipo de contravencin de las
normas en materia de competencia. Esto, por lo general, significa que ningn acuerdo de
licencia debe contener disposiciones que atenten contra la libre competencia o que sean
irrazonables. Como se describi brevemente en los mdulos uno y dos, las normas relativas a
la competencia se basan principalmente en el derecho mercantil. Es importante sealar que,
con el auge del comercio internacional y el fomento de un comercio desprovisto de barreras
legales y fiscales, el objetivo de los encargados de adoptar decisiones polticas ha consistido
en esforzarse por lograr una legislacin uniforme en materia de propiedad intelectual respecto
de aquellos territorios que desean unificar tal legislacin, como por ejemplo, el Espacio
Econmico Europeo (EEE), constituido en 1994-5.
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Una empresa que se ve afectada por el derecho de un tercero evaluar cuidadosamente

el alcance y la validez de ese derecho. Esto nos conduce nuevamente a un tema que reviste
singular importancia para los titulares de patentes, a saber, que las reivindicaciones deben
estar bien redactadas y debidamente respaldadas por la divulgacin de la invencin. As,
deben establecer claramente la diferencia entre la materia protegida y el estado de la tcnica y
no deben ser demasiado exhaustivas ni demasiado vagas. A menudo una patente bien
redactada bastar por s misma para disuadir a los potenciales infractores. Los mismos
argumentos pueden ser vlidos para otros derechos, como las marcas y los diseos.

Depende del titular de los derechos actuar como su propia polica. As pues, debe
vigilar los mercados industriales y comerciales en los cuales vende sus productos o presta sus
servicios, o en los cuales pueden utilizarse sus procesos. Debe mantenerse informado de las
actividades de sus competidores. Si toma conocimiento de una presunta infraccin, no debe
suponer necesariamente que tal infraccin es deliberada (aunque si el artculo infractor es una
copia exacta o una falsificacin, es casi seguro que la infraccin ha sido cometida con
premeditacin). Primero debera ponerse en contacto con el competidor para sealarle la
existencia de su derecho.

Las legislaciones de varios pases en materia de patentes, diseos y marcas, disponen

que el titular de un derecho no puede efectuar amenazas infundadas contra los competidores o
sus distribuidores. Por ejemplo, no se debe amenazar con una accin judicial cuando no hay
motivos para alegar que se ha cometido una infraccin o cuando el derecho que se invoca ha
caducado. El titular de un derecho puede enviar una simple carta sealando la existencia de
su derecho, con lo cual el infractor no podr argir posteriormente su ignorancia al respecto.

La negociacin es un aspecto importante de la proteccin y la observancia de los

derechos de patente. Al entablar negociaciones, un infractor bien podra ser persuadido de
cesar su conducta. Durante el lapso en el que se procura entablar negociaciones, el supuesto
infractor podra aducir que no est infringiendo derecho alguno, o podra alegar que el
derecho es de poco valor y que no justifica el pago de importantes regalas, o podra
cuestionar las condiciones de la licencia propuesta. Bien puede valer la pena proponer la
contratacin de los servicios de un mediador o que la cuestin se dirima mediante arbitraje.
Por supuesto, ambas partes deben convenir en que aceptarn la decisin de un rbitro y ser
necesario celebrar un convenio a tal efecto.

Vase los procedimientos de arbitraje y mediacin ms adelante en este mdulo.

Para obtener ms informacin respecto de los procedimientos de arbitraje y mediacin

de la OMPI relativos a casos de propiedad intelectual, considere la posibilidad de inscribirse
en el Curso Especializado de Procedimientos de la OMPI en materia de Arbitraje y Mediacin
impartido por la Academia de la OMPI.
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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE)

PAE 1: Mencione al menos tres razones por las cuales es importante la observancia de
los derechos de propiedad intelectual.

PAE 2: Quines son los encargados de velar por la observancia de los derechos del
titular de una patente?
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3. Anlisis de la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los

derechos de propiedad intelectual

No sera exagerado sealar que las acciones judiciales contra las infracciones de los
derechos de propiedad intelectual dan lugar a procesos largos y costosos. Si a pesar de la
buena voluntad del titular de la patente, como se expuso anteriormente, contina la infraccin
del derecho, qu debera o podra hacer el titular de la patente? Al finalizar el estudio de este
mdulo, Ud. ser capaz de elaborar una estrategia para determinar las medidas ms adecuadas
que debern tomarse.

Antes de tomar una decisin respecto de las alternativas disponibles, se recomienda:

Identificar al autor de la infraccin (incluidos los fabricantes y distribuidores principales, y
no slo a los minoristas);

Determinar el alcance de la infraccin;

Analizar si es probable que dicha infraccin adquiera mayores dimensiones;
Calcular, si fuese posible, las prdidas directas o indirectas sufridas o que sufrir. 1

La primera oportunidad en la cual una empresa competidora, que produce bienes de la

misma naturaleza que los comprendidos en otra solicitud de patente, toma consciencia de que
se ha solicitado una patente que podra afectar a su negocio, es al momento de la primera
publicacin, es decir, 18 meses despus de la fecha de prioridad. Los particulares y las
empresas, especialmente aquellos que son titulares de una o ms patentes, deben mantenerse
al tanto de las actividades desarrolladas por sus competidores y de lo que est aconteciendo en
el mercado. As, debern examinar especialmente aquellas solicitudes de patente
correspondientes a sus respectivas reas de inters, mediante el seguimiento de las
publicaciones de las oficinas de patentes y las solicitudes publicadas. No slo es importante
saber si los competidores solicitan la proteccin de invenciones relacionadas con la actividad
de nuestras patentes, sino que tambin es importante saber si han solicitado la proteccin de
una tecnologa conocida o patentada por terceros. Tambin se podr conocer cul es el estado
de la tcnica que se analizar en la etapa de examen, a partir del informe de bsqueda que se
publica con la solicitud.

4. Observancia de los Derechos conferidos por una Patente

En la mayora de los sistemas, una patente es el derecho que puede hacerse valer ante un
tribunal, generalmente destinado a prevenir la fabricacin, la venta y la utilizacin de una
invencin patentada. No es, como mucha gente cree, la autorizacin para explotar la
invencin patentada, la cual puede estar sujeta a restricciones por otros motivos como la
seguridad o la salud pblica. As, cuando se desea detener la fabricacin, la venta o el uso no
autorizado de la invencin, se debe presentar una peticin ante los tribunales a fin de obtener
la correspondiente orden judicial y poner fin a la infraccin. Sin embargo, en la prctica, el
proceso es menos sencillo de lo que parece.

1
Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized exporters. Organizacin Mundial
de la Propiedad Intelectual - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo -
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicacin N /Naciones Unidas N E.04.III.T.2
 pgina 13

4.1 Procedimiento ante los Tribunales Civiles

En una accin por infraccin de patentes en los pases regidos por el common law, el
titular de la patente, a travs de sus abogados directos (solicitors), toma las medidas
necesarias para notificar la demanda al presunto infractor. En la demanda, el titular de la
patente, en su carcter de demandante, especificar la naturaleza de la presunta infraccin y la
reparacin solicitada. En la mayora de los casos se solicita una medida provisional que le
prohba al presunto infractor (el demandado) continuar realizando la actividad objeto de la
infraccin, como as tambin una indemnizacin por los daos y perjuicios. El demandado,
por lo general, acusar recibo de la demanda y notificar su intencin de defenderse. Si no lo
hace, el demandante puede tener derecho a que se dicte de forma inmediata una sentencia
definitiva o una sentencia interlocutoria (aquella que decide la cuestin de fondo, pero deja
abierto el tema de los daos y perjuicios, etc.). Si el demandado contesta la demanda, y la
cuestin no se resuelve extrajudicialmente mediante un acuerdo o no se imprime al
procedimiento una tramitacin sumaria, proceder el intercambio de escritos, exponiendo los
hechos de la demanda por un lado y las defensas o reconvenciones por el otro. El propsito
de los escritos es definir con precisin las cuestiones en litigio y eliminar o ponerse de
acuerdo sobre cuestiones irrelevantes. Ambas partes presentarn escritos y respuestas a tales
escritos, lo que puede durar varios meses. La reconvencin presentada por el demandado
puede consistir en la afirmacin de que la patente del demandante no es vlida, en cuyo caso
el titular de la patente tendr que defender su validez. Una vez que se han presentado los
escritos iniciales, el demandante cursar la notificacin para comparecer a la audiencia en la
que el juez impartir instrucciones a las partes para prepararse para el juicio. Estas
instrucciones del juez, versarn sobre la presentacin e inspeccin de documentos antes del
inicio del proceso y de manera general, sobre los preparativos del juicio. Si el tribunal as lo
autoriza, se podr notificar a la otra parte la orden de inspeccin de documentos. El mismo
criterio se aplica para los interrogatorios, que adoptan la forma de preguntas escritas que la
otra parte debe responder bajo juramento, por ejemplo, por declaracin jurada, antes del
juicio.

Cabe sealar que slo una pequea minora de los casos llega de hecho a la etapa del
juicio, mientras que el resto, por razones de tiempo, de costos y por los esfuerzos que dicho
proceso entraa, se resuelve en la etapa preparatoria.

Aquellos casos relativos a tecnologas complejas pueden demorar mucho tiempo dado
que se deber citar a peritos que, a su vez, sern sometidos a interrogatorios y
contrainterrogatorios por ambas partes. Al emitir su decisin motivada, el juez podr hacer
lugar a varias pretensiones. Adems de conceder una medida provisional, el tribunal tambin
puede hacer lugar a la peticin de daos y perjuicios por la infraccin cometida, es decir, una
compensacin por las ventas y los mercados perdidos como consecuencia de la actividad
infractora. Como alternativa a la indemnizacin, se podr hacer lugar una liquidacin de
beneficios a favor del titular de la patente. Todos los beneficios obtenidos por la demandada
como resultado de la infraccin podrn transferirse al titular de la patente. Tambin se podr
ordenar a la demandada que haga entrega al titular de la patente, o destruya, todos los
productos o artculos que incluyan la invencin patentada. Por ltimo, el titular de la patente
podr conseguir una declaracin judicial en el sentido de que la patente es vlida y ha sido
violada.
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4.2 Principales etapas de la observancia de los derechos conferidos por una patente

En primer trmino el titular de patente debe evaluar qu ha patentado. En la actualidad

es una caracterstica de casi todos los sistemas de patentes exigir que en la patente figure una
seccin conteniendo las reivindicaciones, o una memoria descriptiva, las reivindicaciones o
los dibujos necesarios (segn la terminologa de cada ley en particular). En la mayora de los
sistemas las reivindicaciones son decisivas, ya que definen el alcance de la proteccin
solicitada, y finalmente concedida, a travs de la patente. La memoria descriptiva y los
dibujos pueden utilizarse para interpretar las reivindicaciones, que deben estar plenamente
respaldadas por aquellos.

La mayora de los inventores utilizan los servicios de un abogado de patentes para

redactar la memoria descriptiva. Un inventor puede no comprender acabadamente la memoria
descriptiva y, en particular, le podr resultar difcil comprender las reivindicaciones. Aun
cuando el titular tenga una cierta idea del derecho exclusivo que se le concede en su propio
pas, es muy poco frecuente que sepa con algn grado de precisin cules son los derechos
que podra tener en otros pases respecto de una patente equivalente. A menudo el titular solo
comprende la dimensin exacta de los derechos que le confiere su patente cuando considera la
posibilidad de hacer valer tales derechos.

As, la base para la observancia de los derechos de patente queda establecida al inicio
del proceso de concesin de patentes, cuando el inventor o su abogado especializado en
patentes redactan la memoria descriptiva de la patente. A travs del procedimiento de examen
en la Oficina de Patentes se puede modificar el texto inicial. Por lo general, el inventor tratar
de evitar toda modificacin que se traduzca en una limitacin del alcance de la proteccin,
dado que toda limitacin del alcance de la proteccin contribuir a que el competidor pueda
impedir ms fcilmente que su accionar sea considerado una infraccin. Si un competidor
puede fcilmente comercializar en el mercado un producto que es equivalente (pero no
idntico) a la invencin y que no infringe la patente, esto puede provocar que la patente
original adquiera un valor comercial limitado. Los examinadores de la Oficina de Patentes
deberan tener esto presente cuando el solicitante de una patente se resista firmemente a
modificar sus reivindicaciones con el fin de subsanar una objecin e intente desvirtuar dicha
modificacin mediante la presentacin de una impugnacin fundada. Si bien la aceptacin de
una enmienda puede traer aparejada una rpida concesin de la patente solicitada, tambin
podra dar lugar a un derecho de patente de dudosa utilidad comercial.

4.3 Evaluacin de la validez y de la infraccin a una patente

Tras evaluar el alcance de su derecho de patente, la siguiente tarea del titular de la

patente es determinar si su patente es objeto de una infraccin. Antes de asumir el riesgo
financiero que entraa un juicio en materia de patentes - que puede ser una de las ms
extensas y costosas formas de litigio - el titular de la patente, a menos que sea una persona
adinerada y no le d mucha importancia al dinero, debe intentar averiguar cules son las
perspectivas de obtener una sentencia favorable.

La cuestin de la infraccin muy rara vez se analiza en forma aislada. Las patentes, al
igual que las dems formas de la propiedad intelectual, no slo afectan a las partes que
participan en una controversia sino que tambin suelen repercutir sobre el pblico en general.
As pues, generalmente se estima que una patente cuya invalidez puede demostrarse, no
podr considerarse que es un ttulo vlido para proteger la invencin de que se trate. A pesar
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del examen al que son sometidas las solicitudes de patente durante su tramitacin, ningn
sistema de patentes garantiza la validez de una patente concedida.

Por lo tanto, en una accin destinada a hacer valer el derecho conferido por una patente,
el demandado, adems de alegar como defensa que no ha cometido ninguna infraccin,
generalmente aadir una nueva defensa, a menudo en forma de reconvencin, en el sentido
de que, aun cuando haya sido infringida, la patente es invlida y, por lo tanto, no es
susceptible de proteccin jurdica. En algunos pases las cuestiones relativas a la infraccin y
la validez se abordan en forma conjunta. En otros, la cuestin de la validez se trata en forma
separada ante un tribunal diferente o bien se remite a la Oficina de Patentes.

En virtud del principio que establece que no se debe otorgar proteccin jurdica a una
patente invlida, en el marco de una accin judicial sobre patentes suele permitirse que la
parte demandada presente pruebas de su nulidad en cualquier etapa del procedimiento y, en
algunos pases, incluso durante el juicio mismo. Por lo tanto, la posicin del titular de la
patente durante el procedimiento de observancia tiende a deteriorarse a medida que el
demandado realiza bsquedas y, a menudo, halla elementos de prueba que son pertinentes a la
validez. Pero mucho ms importante es que la defensa a menudo presentar una reconvencin
a los fines de obtener la revocacin de la patente. Al igual que lo que ocurre con las
infracciones de las marcas, hay una serie de razones previstas en la ley sobre cuya base el
demandado puede tratar de impugnar la validez de una patente, y as, podr fundar su
pretensin, entre otras cuestiones, en la anticipacin, es decir, en la falta de novedad, en el
hecho de que la invencin es evidente, en que el titular de la patente no ha expuesto
suficientemente o en forma adecuada la manera en que funciona la invencin, en que carece
de utilidad, en que ha sido obtenida en virtud de una idea falsa o mediante engao o que ha
sido obtenida en forma ilcita de un tercero. Algunos o todos estos motivos estn previstos en
la mayora de las leyes en materia de patentes. Una vez ms, la prueba pericial reviste una
gran importancia en este mbito, y no es inhabitual que la reconvencin presentada en el
marco de una accin por infraccin al derecho de patentes insuma ms tiempo que la propia
demanda. Naturalmente, en este caso la carga de prueba recae sobre la parte demandada que
es quien solicita la revocacin de la patente.

Como se indic anteriormente, la primera tarea del tribunal en toda accin por
infraccin de una patente es evaluar con precisin el lmite de los derechos concedidos. Para
ello, el tribunal deber interpretar la memoria descriptiva de la patente y determinar si la
infraccin se encuadra en el mbito interpretado. En lneas generales, no se permite aportar la
prueba pericial para interpretar palabras que poseen un significado corriente. La nica
excepcin es cuando se utiliza un vocabulario tcnico, para lo cual el tribunal puede solicitar
una explicacin tcnica. Al determinar la validez, el tribunal (o cualquier tribunal ante el que
se prosiga la accin relacionada con la validez de la patente) debera atenerse al mismo
mbito de proteccin que fuera definido para determinar la infraccin, y analizar si las
pruebas aportadas por la parte demandada tornan invlida la patente con respecto al mbito de
proteccin pretendido por el titular de la patente y a su alcance.
Al realizar estas dos evaluaciones casi siempre surgirn diferentes cuestiones. Sin embargo,
en ambos casos el punto de partida ser, en la mayora de los casos, la redaccin de las
reivindicaciones.
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Ejemplo 1

Los tribunales a menudo tienen que interpretar las reivindicaciones. Esta tarea, en los casos
de infraccin, presenta sus propias dificultades y, a veces, sus propias controversias. El
anlisis que los tribunales debern realizar gira en torno a saber si el propio tenor de las
reivindicaciones, interpretadas a la luz de de la memoria descriptiva (o de la descripcin y los
dibujos), define una invencin que contiene la materia objeto de la presunta infraccin. Por
ejemplo, una reivindicacin puede incluir como un elemento a un resorte. Si el producto
con el que se realiza la presunta infraccin no incluye un 'resorte', sino que posee un tubo de
goma slida, que en cierto modo acta como un resorte, puede esto configurar una
infraccin?. Segn el pas de que se trate la respuesta a esta pregunta podra variar, en
funcin de la forma en que su derecho se haya desarrollado. Adems, muchos de ellos tal vez
soliciten o cuenten con la asistencia de un experto para que los oriente respecto de los
fundamentos tcnicos de un argumento, como el caso del ejemplo anterior, en el que un tubo
de goma puede considerarse comprendido en el trmino, resorte.

La siguiente labor que debe llevar a cabo el tribunal consiste en decidir si la presunta
infraccin se encuadra en el mbito de la reivindicacin que l ha interpretado. Esto por lo
general no es una tarea fcil, especialmente cuando el demandado ha sido bien asesorado. Es
en esta etapa cuando se suele solicitar la prueba pericial. Por otra parte, en las acciones por
infraccin de patentes, se suele recurrir a la realizacin de experimentos con el fin de probar
la infraccin, cuya carga siempre recae en el demandante. En los Estados Unidos, por
ejemplo, el primer elemento que la mayora de los tribunales examinan antes de recurrir a
referencias externas, como podra ser un diccionario, es el documento de la patente, es decir,
las reivindicaciones, la memoria descriptiva, los dibujos y todo el historial del procedimiento
de examen que se desarroll entre el titular y la oficina de patentes. Al mismo tiempo, al
analizar las reivindicaciones, no est permitido inspeccionar el cuerpo de la memoria
descriptiva con el objeto de intentar tergiversar o deformar el significado de trminos
normales en ingls para que la infraccin encuadre en ellos. De hecho, la primera tarea del
tribunal al interpretar la memoria descriptiva es no tomar en cuenta la presunta infraccin, ni
lo que se denomina estado de la tcnica.

Ejemplo 2
http://www.supremecourtofappeal.gov.za/judgments/

Los tribunales han formulado reglas de interpretacin, que han sido reformuladas
constantemente a lo largo de la historia. El siguiente es un ejemplo de una regla de
interpretacin de las reivindicaciones, aplicada por el juez JA Harms, en el caso de Monsanto
Co c. MDB Animal Health(Pty) Ltd, 2001 (2) SA 887 (SCA) en Sudfrica. 2

La patente sudafricana N 87/2378, que se analiza en este recurso de apelacin, versa sobre
un preparado farmacutico que contiene omeprazol. El omeprazol es un potente inhibidor de
la secrecin de cido gstrico, lo que lo torna til en el tratamiento de las lceras gstricas y
duodenales.

a) Una memoria descriptiva debe interpretarse como cualquier otro documento, a

2
LTC Harms, A WIPO Publication, p. 181, The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book (2005)
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reserva de que el intrprete tenga presente la finalidad de la memoria descriptiva y de sus

diversas partes;

b) La regla de interpretacin es determinar, no la intencin del inventor o del titular,

sino el significado de los trminos utilizados en la memoria descriptiva, es decir, cul fue la
intencin segn lo expresado en dicha memoria, correctamente interpretada;

c) Verificar que el significado de las palabras utilizadas se interprete de forma

gramatical y en su sentido habitual;

d) las palabras tcnicas del arte o la ciencia relativas a la invencin deben

interpretarse segn su significado habitual, es decir, como se entiende comnmente en el
mbito especfico de la ciencia;

e) Si resulta que una palabra o expresin no se utiliza en su sentido habitual sino con
una connotacin especial, debe darse ese significado por cuanto, en ciertas ocasiones, en la
memoria descriptiva se puede definir una palabra o expresin determinada con la intencin de
que se le d ese significado en el cuerpo de las reivindicaciones, ofreciendo as un diccionario
propio para su interpretacin;

f) si una palabra o expresin ofrece cierta flexibilidad en su acepcin habitual, debe

interpretrsela de manera que se ajuste al resto de la memoria descriptiva y no que resulte
incongruente o incompatible con esta; y

g) si se deduce, de un anlisis completo de la memoria descriptiva, que ciertas

palabras o expresiones utilizadas en las reivindicaciones se ven afectadas o se definen sobre la
base de expresiones que figuran en el cuerpo de la memoria descriptiva, el texto de las
reivindicaciones deben interpretarse en consecuencia.

La informacin tcnica que figura en muchas acciones judiciales sobre patentes puede
ser, en realidad, muy compleja, y la resolucin de los puntos tcnicos de la controversia no
slo podr requerir la participacin de uno o ms peritos, sino que tambin podr demandar la
presentacin de pruebas que entraen la realizacin de experimentos.

Por ejemplo, en un caso relativo a la supuesta infraccin de una patente concedida

respecto de una invencin que consiste en un soplete de corte por de plasma de aire, la
reivindicacin inclua un dispositivo que determinaba lo que estaba sucediendo dentro del
soplete cuando se lo encenda. Para probar la infraccin, fue necesario llevar a cabo un
experimento a los fines de determinar el gradiente de temperatura del plasma de aire dentro
del soplete. Una sonda inserta en el soplete tiene el efecto de modificar el flujo de aire a
travs del soplete, lo que a su vez afectar el gradiente de temperatura. La mejor forma de
evaluacin es a travs de una imagen trmica, pero su instalacin es costosa. Tan pronto
como una de las partes en el caso realice los experimentos, la otra se sentir obligada a llevar
a cabo sus propios experimentos con el fin de comprobar el valor de la primera serie de
experimentos o de refutarlo.

Fundndose en los argumentos, que a su vez estarn respaldados por las pruebas
periciales y las pruebas basadas en los experimentos, el tribunal llegar a una conclusin
acerca de si se ha o no cometido una infraccin. Pero la mayora de las patentes contienen
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ms de una reivindicacin. La inclusin de varias reivindicaciones ofrece al titular de la

patente mayores posibilidades de evitar una infraccin. Si el tribunal considera invlida una
de las reivindicaciones, la accin por infraccin del titular an podr prosperar si el tribunal
considera que otra reivindicacin es vlida y que ha sido objeto de una infraccin. Cuando la
patente objeto de una accin judicial contenga varias reivindicaciones, respecto de las cuales
el titular de la patente alega que se ha cometido una infraccin, el tribunal deber examinar
cada reivindicacin por separado para determinar cul ha sido objeto de infraccin.

Al examinar la cuestin relativa a la validez de la patente, tal vez podra requerirse la

produccin de pruebas periciales y de pruebas basadas en experimentos similares a las
sealadas anteriormente. Refirindonos al resorte del ejemplo 1, podra ser factible que el
demandado pudiera demostrar que antes de la fecha de la patente se conoca la utilizacin de
un componente con propiedades elsticas, que en ciertos aspectos, tena caractersticas
similares a las de un resorte. Procediendo del mismo modo que al determinar la infraccin, el
juez tendr que decidir si la informacin conocida es suficiente para invalidar las
reivindicaciones; y ese proceder debe observarse respecto de todas las reivindicaciones.

4.4 El costo de los juicios en materia de patentes

Sea que las presentaciones y las pruebas relativas a la infraccin y a la validez de la

patente se realicen por escrito o en forma oral en una audiencia, o en forma mixta, las partes
en un juicio sobre patentes se vern inmersas en un prolongado proceso de anlisis de las
cuestiones controvertidas y de preparacin de los elementos que deben presentar durante el
proceso. Podra afirmarse sin lugar a dudas que, en principio, solo los casos dudosos
terminan en un juicio. Esta circunstancia induce a las partes a ampliar los argumentos sobre
cuya base esperan obtener una sentencia favorable a sus intereses. Esto es particularmente
cierto respecto de las controversias relativas a patentes de un elevado valor comercial. Esas
controversias surgen, en gran medida, como consecuencia del elevado costo de la patente.
Por ello, las partes tal vez muestren una predisposicin a debatir todos y cada uno de los
puntos controvertidos, aun aquellos que sean tangenciales, a fin de robustecer los
fundamentos de su pretensin. Algunas veces, los costos en los que se incurre en tales
procedimientos pueden llegar a ser exorbitantes.

El elemento clave que hay que tener presente respecto del costo de los procedimientos de
observancia de los derechos conferidos por una patente podra resumirse de la siguiente
manera: por ms minuciosa que sea la estimacin de las costas que se realice al inicio del
juicio, casi siempre se tendrn que ir aumentando a medida de que se vayan planteando
nuevas cuestiones durante el desarrollo del proceso. La observancia de los derechos
conferidos por una patente, o la defensa contra la observancia, se produce porque alguien
desea recibir una ventaja comercial, es decir, ganar dinero. Esta ventaja debe ser objeto de un
continuo anlisis tomando en consideracin el costo del juicio.
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Seccin III

5 Recursos

5.1 Introduccin

Los recursos que se prevn habitualmente para las acciones por infraccin de los
derechos de propiedad intelectual son las medidas provisionales judiciales, el resarcimiento de
los perjuicios y la liquidacin de beneficios. La mayora de las acciones se inician con una
solicitud de algn tipo de medida preliminar o cautelar, y en la mayora de los casos no se
prosiguen ms all de esta etapa preliminar.

5.2 Medidas preliminares: medidas provisionales

Las medidas preliminares revisten suma importancia para la proteccin de todos estos
derechos de propiedad intelectual. Entre el perodo de tiempo que transcurre entre el
momento en que se inicia un procedimiento y aquel en el que se dicta la decisin final del
caso, se puede infligir un importante dao a las ventas, a las ganancias y a la reputacin del
titular de la patente, como consecuencia de la explotacin por parte de un tercero de un
determinado producto y/o informacin. Adems, la ndole de la infraccin o de la conducta
ilcita de que se trate puede alcanzar tal magnitud que un resarcimiento del perjuicio
ocasionado, o una liquidacin de beneficios, podran no ser una reparacin suficiente. Ello
debido a que el demandado podra ser insolvente o podra desaparecer. Pero estas no son las
nicas razones por las cuales, en un caso particular, el resarcimiento del perjuicio podra no
ser una reparacin suficiente. Con frecuencia esto obedece a la naturaleza del derecho de
propiedad intelectual en cuestin y a las dificultades que se plantean para calcular una
estimacin exacta de las prdidas sufridas como consecuencia de una infraccin. Si, en su
caso, se reprime desde un principio la conducta ilegal de la demandada, la problema de la
indemnizacin puede desaparecer por completo del juicio o tal vez plantee muchas menos
dificultades de las que planteara si ese problema persistiese.

El recurso preventivo ms til y ms ampliamente utilizado es la medida interlocutoria

o provisional, cuya principal finalidad suele definirse como la preservacin del status quo
hasta tanto se lleve a cabo el proceso sobre la accin de fondo. Si bien mantener el status quo
existente al momento de entablar una accin es, por lo general, la orden ms adecuada que se
puede impartir, este no es el principal objetivo de las medidas provisionales. La principal
preocupacin del Tribunal, al conceder una medida provisional, es preservar una situacin en
la que ms fcil resulte impartir justicia al momento de dictar una resolucin definitiva. Por
lo tanto, en algunas ocasiones el tribunal ordenar que se restaure una situacin anterior, o que
las partes tomen las medidas necesarias para que sus actividades se adapten mejor a las
necesidades de justicia.

En cada vez ms casos las medidas provisionales no bastan para proteger los derechos
de propiedad intelectual contra la amenaza de una infraccin continua. A menudo esto sucede
porque no resulta fcil obtener las pruebas necesarias para fundar un pedido de medidas
provisionales o definitivas, y tampoco se podrn obtener dichas pruebas durante la habitual
presentacin exhaustiva de pruebas antes del inicio del procedimiento. En tal caso, es
improbable que el demandante pueda obtener una medida provisional, dado que no contar
con las pruebas necesarias. A veces el demandado eliminar o destruir el material infractor.
En los ltimos aos los tribunales del Reino Unido han desarrollado un recurso rpido y
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eficaz para obtener y conservar esa prueba. El recurso consiste en una orden ex parte, es
decir, que se dicta sin dar intervencin a la otra parte, para ingresar e inspeccionar locales y
obtener pruebas. Estas rdenes son conocidas como rdenes Anton Piller, y pueden ser una
medida necesaria antes de poder obtener una medida provisional.

Del mismo modo, la recoleccin de pruebas e incluso una sentencia definitiva en favor
de un demandante podran resultar de ejecucin imposible si el demandado no tiene recursos
que puedan ser utilizados para financiar el pago de los daos y perjuicios establecidos en la
sentencia. Este es un grave problema dada la amplia gama de recursos con que cuentan
aquellos que tratan de eludir sus obligaciones, la facilidad con la que el dinero se puede
trasferir de un pas a otro y los avances de la tecnologa. Con el fin de abordar este problema,
los tribunales de los pases regidos por el common law han formulado y desarrollado la
medida provisional Mareva, que se utiliza para evitar que los demandados transfieran sus
recursos al exterior o que dispongan o negocien con ellos dentro del pas de tal manera que
resulte imposible ejecutar toda decisin que se dicte en su contra.

5.3 Medidas definitivas

Habitualmente, el demandante que ha tenido xito en una accin judicial que verse
sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial tendr derecho a que se dicte a su favor
una medida preliminar definitiva. La concesin de tales tipos de medidas es una facultad
discrecional del tribunal y slo se utiliza en situaciones excepcionales (por ejemplo, cuando el
demandado es el nico proveedor de una droga vital o, en un caso referido a derechos de
autor, cuando ha habido una demora extrema), sino dicha medida se denegar. Si no se ha
concedido una medida provisional, por ejemplo, a favor del titular de una patente que ha
obtenido una resolucin favorable a sus intereses, esto equivaldra a permitir que el
demandado obtuviera una licencia obligatoria de la patente sin tener seguir el procedimiento
establecido para la concesin de tales licencias. En caso de incumplimiento de la medida
provisional, el demandante podr solicitar al tribunal que condene al demandado por desacato
a la autoridad y, en el mbito de la propiedad industrial, la experiencia demuestra que no es
absoluto infrecuente que el demandante solicite dicha medida.

5.4 Perjuicios o Liquidacin de Beneficios

La evaluacin de los perjuicios en los casos de propiedad industrial siempre exige,

como un primer paso, que el demandante que ha obtenido una sentencia a su favor decida si
solicita una estimacin del perjuicio o una liquidacin de beneficios. Estas alternativas son,
por supuesto, mutuamente excluyentes, ya que al optar por una liquidacin el demandante est
aceptando los actos de la demandada como propios. En cada caso la eleccin depender de
los hechos. En determinadas ocasiones, por ejemplo, el tiempo puede ser un factor
fundamental y el juicio de responsabilidad puede haber generado suficientes pruebas
materiales como para permitirle al demandante solicitar rpidamente una liquidacin de
beneficios. En otras ocasiones, el acusado puede haber realizado ms ventas del producto en
cuestin durante el perodo de infraccin que las que podra haber realizado el demandante.
En tal caso, es probable, una vez ms, que el demandante opte por una liquidacin en lugar de
solicitar una estimacin del perjuicio - que, por cierto, estar referida a los beneficios netos.

Sin embargo, el demandante que ha obtenido una resolucin favorable solicitar,

generalmente, una orden judicial para que se estimen los perjuicios sufridos. Cuando presenta
dicha peticin en un juicio complejo, el demandante tal vez tenga que hacer frente a un nuevo
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juicio casi tan de fondo como el juicio en materia de responsabilidad. Por esta razn, aquellos
casos relativos a la propiedad industrial, que han sido objeto de amplios debates, rara vez
alcanzan la etapa en la que se solicita una estimacin completa de los perjuicios, sino que las
partes generalmente llegan a un acuerdo una vez que se ha determinado la responsabilidad del
infractor.

En los juicios en materia de propiedad intelectual, la evaluacin de los perjuicios

correspondientes varan en funcin de las diferentes causas que hayan motivado el proceso.
La suplantacin engaosa y la infraccin de las marcas pueden analizarse en forma conjunta;
el mismo criterio es vlido respecto de las patentes y los diseos registrados. Los criterios
judiciales respecto del correcto enfoque de los perjuicios derivados del abuso de confianza
han sido divergentes, y en los casos referidos a los derechos de autor existen disposiciones
legales especiales. No obstante, no existe un examen o frmula de aceptacin universal que
se aplique a la estimacin de los perjuicios. Resulta claramente difcil estimar con cierto
grado de exactitud los perjuicios sufridos en cualquiera de estos mbitos, y los tribunales han
tenido en cuenta esta circunstancia al no establecer normas generales al respecto.

Un criterio comn ha sido el de evaluar los daos en base a una hipottica licencia
otorgada en condiciones de mercado: esta se plantea, por ejemplo, cuando las partes son
competidores y generalmente se aplica en los juicios que versan sobre patentes y diseos
registrados. Los daos y perjuicios sufridos en virtud de infracciones previas se establecen en
base al pago de una regala respecto de, por ejemplo, cada artculo en infraccin. Pero aqu
surgen los problemas - especialmente cuando en los hechos el demandante nunca habra
concedido una licencia. Este criterio tambin ha sido utilizado en los casos de abuso de
confianza y en los casos de infraccin de los derechos de autor. Otro criterio, que es ms
difcil de probar, es el que se basa en el anlisis de las ventas que el demandante se vio
impedido de realizar; en este caso el demandante tiene el derecho a obtener la totalidad del
lucro cesante.
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Seccin IV

6. Actividades en el seno de la OMPI relativas a la Observancia de los derechos de

propiedad intelectual y al Arbitraje y la Mediacin de controversias que versan sobre
tales derechos

6.1 Introduccin

Uno de los aspectos bsicos de las actividades de la OMPI, aunque no el menos

importante, es la transferencia de los conocimientos tcnicos necesarios para administrar los
convenios internacionales de propiedad intelectual que los Estados miembros celebran. En
efecto, es muy importante que las disposiciones elaboradas en el plano internacional se
apliquen en el mbito nacional. El fomento de la creatividad requiere, principalmente, una
gestin adecuada y la aplicacin de las disposiciones adoptadas en favor de los inventores.
En este sentido, las actividades de la OMPI en materia de cooperacin para el desarrollo son
especialmente importantes.

Desde finales del decenio de 1990 hasta el ao 2001, hubo inicialmente dos comits de
la OMPI sobre observancia - el Comit Asesor en Materia de Observancia de los Derechos de
Propiedad Industrial y el Comit Asesor sobre la Gestin y la Observancia del Derecho de
Autor y los Derechos Conexos en la Redes Mundiales de Informacin. El Comit Asesor en
Materia de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial celebr una reunin en
octubre de 2001, en la cual los Estados miembros solicitaron a la Secretara de la OMPI que
realizase estudios y actividades tendientes a promover una observancia ms eficaz de los
derechos de propiedad industrial a escala mundial, as como la identificacin de prcticas y
procedimientos adecuados para lograr dicho encargo, velando por que la carga horaria y los
gastos administrativos que dicha labora demandase fuesen mnimos. En septiembre de 2002
se decidi que estos dos comits se fusionaran en un nico Comit Asesor sobre Observancia
(ACE), encargado de todas las cuestiones relativas a la observancia de los derechos de
propiedad intelectual. Los Estados miembros de la OMPI y/o de las Uniones de Pars y de
Berna podrn adherirse a dicho comit. Su primera sesin tuvo lugar en junio de 2003 y la
segunda en junio de 2004.

En el sitio en Internet de la OMPI en materia de observancia

http://www.wipo.int/enforcement/es/ ) figura, entre otras cosas, informacin sobre las
actividades de la OMPI en el mbito de la observancia de la propiedad intelectual, incluidas
las actividades de formacin y de coordinacin. Entre tales actividades cabe citar los
informes relativos a la primera y a la segunda sesin del Comit Asesor sobre Observancia,
como tambin respuestas a las preguntas ms frecuentes que se formulan respecto de la
observancia de la propiedad intelectual.

6.2 Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de Observancia

Vale la pena recordar que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que forma parte del Acuerdo
general por el que se estableci la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), se dispone
que los miembros de la Organizacin Mundial del Comercio debern prever procedimientos
de observancia eficaces. En el Acuerdo sobre los ADPIC tambin figuran disposiciones que
exigen que las autoridades aduaneras adopten medidas respecto de aquellas mercancas
presuntamente falsificadas o pirata. Vase el Acuerdo sobre los ADPIC, Parte III,
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Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artculos 41 a 61

(http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm4_s.htm ).

6.3. Resolucin Alternativa de Controversias

La resolucin alternativa de controversias, o resolucin extrajudicial de controversias,

hace referencia a los mtodos de resolucin de controversias en materia de propiedad
intelectual, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento judicial. Existen muchas formas
de resolucin alternativa de controversias. Las ms comunes son el arbitraje y la mediacin.
Las controversias que versen sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual tambin
pueden resolverse sobre la base de opiniones de expertos.

6.3.1 Arbitraje

El arbitraje tiene una larga historia, especialmente en ciertas esferas del comercio.
El arbitraje es de carcter consensual: se requiere que las partes acuerden someter la
controversia a la decisin de un rbitro. Las partes suelen hacerlo incluyendo en su contrato
una clusula en la se que prevea el sometimiento de las controversias al arbitraje. Las partes
tienen flexibilidad a la hora de establecer los poderes que le conferirn al rbitro y pueden
elegir el procedimiento aplicable, generalmente mediante una remisin al reglamento de una
institucin de arbitraje.

En general, se consideran como ventajas del arbitraje la celeridad con la que se puede
pronunciar una decisin, su bajo costo, la confidencialidad del procedimiento, su carcter
informal y la facilidad con la que se puede ejecutar un laudo arbitral en el plano internacional.
Las ventajas que presenta el arbitraje en materia de plazos y costos se deben, en parte, a la
posibilidad de resolver en un nico fuero una controversia con puntos de conexin en
mltiples jurisdicciones, en lugar de verse obligado a recurrir a diversos tribunales, y la
inexistencia de apelaciones institucionales. El laudo arbitral es definitivo.

El arbitraje es un procedimiento menos formal que un procedimiento judicial, pero

comparte algunas de sus caractersticas. Un procedimiento arbitral generalmente comprende
un intercambio de memorias por escrito, incluidas las declaraciones de testigos y las posibles
opiniones de expertos, as como una audiencia en la que se permite la presentacin de
argumentos en forma oral, declaraciones de testigos y de expertos, as como las preguntas
que formulan los rbitros y las partes.

6.3.2 Mediacin

Otra forma de resolucin alternativa de controversias es la mediacin, a veces tambin

denominada conciliacin. Un mediador es una persona neutral que ayuda a las partes a
resolver sus controversias. Una vez ms, es preciso que las partes convengan en someter su
controversia a la mediacin. Este carcter voluntario, tambin se aplica una vez que el
procedimiento de mediacin est en marcha: cada parte puede poner fin a su participacin en
cualquier etapa del procedimiento. Si la mediacin es exitosa, el acuerdo tiene el efecto de un
contrato entre las partes.
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La mediacin resulta especialmente conveniente cuando las partes desean mantener o

desarrollar su relacin y resolver una controversia en forma privada. La mediacin tiene en
cuenta los respectivos intereses de las partes, ms que sus posiciones jurdicas.

6.3.3 Decisin de experto

No resulta inhabitual observar, especialmente en los acuerdos de transferencia de

tecnologa, que las partes han acordado someter a la decisin de un experto cualquier
controversia tcnica que se plantee. Este experto ser un tercero independiente con la
experiencia necesaria en el mbito de la tecnologa pertinente. Para que este procedimiento
tenga efectos jurdicos, ambas partes debern obligarse a cumplir la decisin adoptada por el
experto. Ms importante aun, la eleccin del experto resulta esencial a fin de evitar la
parcialidad, y brindar confianza y un alto nivel de especializacin.

6.4. Observancia en el contexto internacional

Muchos acuerdos de transferencia de tecnologa se celebran a escala internacional. En

el marco de la resolucin de controversias esto representa un importante obstculo. Si las
partes en un acuerdo someten sus controversias a la resolucin de los tribunales, deben
asegurarse de que la sentencia sea ejecutable en cualquier pas en que as se lo solicite.

La ejecucin en el pas del demandado de una sentencia dictada en el pas del

demandante puede resultar difcil. Este problema puede superarse iniciando el procedimiento
en el pas del demandado, pero esto puede no ser una opcin aceptable para un potencial
demandante dado que, probablemente, estar menos familiarizado con la legislacin, la
cultura jurdica, los tribunales y el idioma de ese pas. Adems, ello no resolvera los
problemas planteados por la posible necesidad de ejecutar esa sentencia en un tercer pas en el
cual el demandado posee bienes.

En general, no existen tales problemas de ejecucin con respecto a los laudos arbitrales.
En virtud de los trminos de la ampliamente aceptada Convencin de Nueva York sobre el
Reconocimiento y la Ejecucin de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, los Estados
contratantes estn obligados a reconocer y a ejecutar los laudos arbitrales, con la salvedad de
un nmero limitado de excepciones especficas.

6.4.1 Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

En septiembre de 1993, la Asamblea General de la OMPI aprob por unanimidad la

creacin del Centro de Arbitraje de la OMPI, ahora denominado el Centro de Arbitraje y
Mediacin de la OMPI. El Centro ofrece servicios para la resolucin conflictos entre partes
privadas en materia de propiedad intelectual, a travs del arbitraje y de la mediacin. El
Centro tambin administra procedimientos administrativos especiales para la resolucin de
controversias derivadas del registro de nombres de dominio de Internet.

El Centro fue creado para unir dos reas que, por separado, han experimentado
recientemente considerables cambios. Estas reas son el arbitraje, o ms generalmente, la
resolucin extrajudicial de controversias, por un lado, y la propiedad intelectual, por el otro.
 pgina 25

El nmero de instituciones que administran procedimientos de arbitraje en todo el

mundo se ha incrementado considerablemente, al igual que el nmero de procedimientos de
arbitraje iniciados. Al mismo tiempo, en particular en los Estados Unidos de Amrica, los
tipos de procedimientos de resolucin alternativa de controversias disponibles han
evolucionado ms all del arbitraje y la mediacin tradicionales, para as abarcar nuevas
modalidades adaptadas sobre la base del modelo de arbitraje clsico, tales como los mini-
juicios, y diferentes combinaciones de procedimientos.

La produccin cada vez ms basada en la tecnologa, la importancia que se atribuye a la

imagen y a la mercadotecnia para la distribucin de bienes y servicios, as como la
proliferacin y diversidad de los medios de comunicacin han contribuido a que la propiedad
intelectual cobrase un protagonismo sin precedentes. El aumento del nmero de solicitudes
de ttulos de propiedad intelectual se debe principalmente al aumento de las solicitudes de
origen extranjero. Esto refleja la internacionalizacin de los mercados: y a medida que las
empresas tratan de ingresar en un rea geogrfica ms extensa, van procurando obtener una
proteccin ms amplia de sus derechos de propiedad intelectual.

La mayor frecuencia con la que se procura obtener proteccin de los derechos de

propiedad intelectual en el mbito internacional, abre nuevas posibilidades para hacer uso de
la resolucin alternativa de controversias. La existencia de ms derechos plantea la
posibilidad de surjan un nmero mayor de controversias en torno a esos derechos. Sin
embargo, quienes negocian las licencias y dems acuerdos contractuales, a menudo prestan
ms atencin a la conclusin satisfactoria de un potencial acuerdo de negocios que a las
consecuencias que podran traer aparejadas su interrupcin. La evolucin en el mbito del
arbitraje no se ha visto necesariamente reflejada en estipulaciones contractuales orientadas a
la resolucin eficaz de posibles controversias.

Adems, la existencia de una multiplicidad de derechos nacionales y regionales que

tienen el mismo objeto constituye una seal de que es preciso contar con procedimientos de
solucin de controversias que eviten tener que entablar diversas acciones judiciales en el
mbito nacional. Y, aun cuando hubiese una multiplicidad de demandas en el mbito
nacional, ante la confrontacin de dos partes extranjeras podra ser necesario recurrir a
procedimientos de solucin de controversias neutrales que eviten el sistema judicial del pas
de una de las partes.

Adems de la reciente evolucin de la proteccin de los derechos de propiedad

intelectual, muchas de las ventajas tradicionales en favor de la resolucin alternativa de
controversias son vlidas especialmente para los derechos de propiedad intelectual. En el
Mdulo 5, y en lo que va de este captulo, ya hemos sealado el hecho de que los conflictos
relativos a los derechos de propiedad intelectual con frecuencia tienen puntos de conexin con
varias jurisdicciones as como la oportunidad de resolver dichas controversias en un fuero
nico. Adems, la posibilidad de elegir rbitros y mediadores con conocimientos
especializados reviste suma importancia para las materias de carcter eminentemente tcnico
y cientfico sobre las que versan las patentes, los secretos comerciales, los derechos de autor y
los derechos de obtenciones vegetales. Si bien en varios pases existen tribunales
especializados que pueden contar con la asistencia de expertos, tal vez resulte ms eficaz
someter una controversia a la decisin de un tribunal arbitral que est compuesto por, al
menos, un experto que posea los conocimientos especializados pertinentes. Adems, la
confidencialidad del arbitraje y de los dems procedimientos representa una ventaja en
aquellos casos en los cuales, durante el desarrollo de la controversia, deban exponerse
 pgina 26

conocimientos tcnicos o algn otro tipo de informacin confidencial.

Los servicios que provee el Centro de la OMPI, con relacin a los cuatro
procedimientos, son esencialmente de dos tipos. El primer tipo consiste en poner a
disposicin de las partes los instrumentos para la resolucin de una controversia con arreglo a
uno de los procedimientos administrados por el Centro. En los acuerdos que celebren las
partes pueden incluirse clusulas contractuales tipo por las cuales se someten las futuras
controversias a dichos procedimientos. Tambin, los acuerdos de sometimiento puede
emplearse para someter las controversias existentes a uno de los procedimientos, es decir, el
Reglamento de Arbitraje de la OMPI, el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y/o
el Reglamento de Mediacin de la OMPI.

El segundo tipo de servicio que presta el Centro es una consecuencia de estos

reglamentos. En tales reglamentos se prev que el Centro de la OMPI ejercer ciertas
funciones relativas a la direccin del procedimiento de resolucin de controversias; as, entre
tales funciones que cabe citar las siguientes:

asistir a las partes en la seleccin y la designacin del mediador/es o del rbitro/s,

si fuera necesario a partir de la base de datos del Centro que comprende ms
de 1.000 rbitros y mediadores originarios de ms de 100 pases con experiencia
en la solucin de controversias relativas a la propiedad intelectual y comercial y a
las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones;

brindar asesoramiento respecto de la aplicacin de las normas de procedimiento

pertinentes;

establecer vnculos entre las partes y el tribunal o mediador con el fin de asegurar
una comunicacin ptima y un procedimiento eficaz;

ayudar a las partes en lo atinente a la organizacin de los servicios de apoyo que

pueden ser necesarios, tales como traduccin, interpretacin o secretariado;

fijar los honorarios de los rbitros y mediadores, previa consulta con ellos y con
las partes;

administrar los aspectos financieros del procedimiento, percibiendo de cada parte

un depsito de los costos estimados, y pagar, de los fondos depositados, los
honorarios de los rbitros y mediadores y cualquier otro servicio o prestacin de
apoyo, entre ellos los honorarios de los intrpretes, cuando fuese necesario;

proporcionar, en forma gratuita, una sala de reuniones y salas privadas para las
partes cuando el procedimiento se lleve a cabo en la sede de la OMPI en Ginebra;

ayudar a las partes a encontrar locales adecuados y otros servicios necesarios

cuando el procedimiento se desarrolle fuera de Ginebra;
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prestar todos aquellos servicios o funciones que sean necesarios para garantizar
que el procedimiento de arbitraje o mediacin se lleve a cabo de manera eficaz y
expedita.

Los servicios descritos anteriormente pueden utilizarse en cualquier parte del

mundo. Si bien los reglamentos de la OMPI son especialmente apropiados para el
mbito de la propiedad intelectual como, por ejemplo, en el caso de una
controversia referida a una licencia, tambin son compatibles con la resolucin de
todo tipo de controversias comerciales. Sus procedimientos pueden aplicarse en
cualquier sistema jurdico en el mundo, en cualquier idioma y con arreglo a
cualquier ley que las partes hayan elegido.
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RESUMEN

Con respecto a las patentes, en este mdulo se han expuesto las apelaciones internas
disponibles contra las decisiones de la oficina de propiedad intelectual, las principales etapas
del procedimiento de observancia de los derechos conferidos por las patentes y los recursos
disponibles, y se han abordado los principales mtodos de resolucin alternativa de
controversias, as como la cuestin de la observancia en el contexto internacional:

Recursos internos contra las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad

Intelectual

En muchos sistemas de propiedad intelectual generalmente se prev algn tipo de

recurso interno contra las decisiones adoptadas por un examinador de patentes o de marcas.

Cualquiera que sea el rgimen de recursos internos, en la mayora de los sistemas de

propiedad intelectual, los tribunales cumplen una importante funcin al conocer en las
apelaciones interpuestas contra las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual y al
decidir sobre las acciones por infraccin.

En lneas generales, las decisiones adoptadas durante el procedimiento de solicitud de

una patente de invencin o tras su conclusin pueden ser objeto de apelacin - en el primer
caso, se denominan apelaciones previas a la concesin, y en el caso de las decisiones
adoptadas despus de la concesin de una patente de invencin, se denominan apelaciones
posteriores a la concesin.

Apelaciones previas a la concesin

A modo de ejemplo de apelaciones previas a la concesin, cabe citar aquellas

apelaciones interpuestas contra:

la decisin de la Oficina de Patentes mediante la cual se asigna o no una fecha de

presentacin;

la decisin mediante la cual la Oficina de Patentes declara que la solicitud se

considera retirada; y

la decisin, adoptada con motivo del examen de fondo de la solicitud, mediante la

cual la Oficina de Patentes deniega la solicitud.
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Apelaciones posteriores a la concesin

Despus de la concesin de la patente de invencin, tambin existen otros supuestos en

los que se puede interponer una apelacin contra una decisin de la Oficina de Patentes. Por
ejemplo, la Oficina de Patentes podra haber:

declarado la caducidad de la patente de invencin debido a la falta de pago en

trmino de la tasa anual

decidido conceder una licencia obligatoria.

Procedimiento de Apelacin

El procedimiento aplicable a los recursos de apelacin es generalmente establecido por

reglamentos o por normas, que pueden estar previstos en la ley de patentes, en las normas de
procedimiento del tribunal competente en la materia o en las normas generales de
procedimiento del pas.

Generalmente, en las respectivas normas de procedimiento se establecern los plazos

para la finalizacin de cada etapa procesal. Por ejemplo, se podr exigir la presentacin de la
prueba ante el tribunal en el plazo de un mes a partir de la notificacin del recurso, y la
presentacin del memorndum (o escrito de alegacin) del recurso dentro del mes
subsiguiente.

Las normas de procedimiento tambin suelen prever la posibilidad de apartarse de lo all

establecido para permitir que las partes expongan debidamente sus argumentos.
Generalmente, tambin existen normas que obligan a las partes a instar el procedimiento bajo
pena de no hacer lugar a sus pretensiones.

Conferencia previa a la audiencia

El propsito de la conferencia previa a la audiencia es precisar el alcance de la

controversia. Este proceder es habitual en los pases regidos por el common law y consiste en
una reunin entre el tribunal y las partes con el fin de establecer ciertos aspectos especficos
del juicio.

Pruebas

La palabra prueba, en el sentido en que se utiliza en los procesos judiciales, significa

por lo general todo elemento que se pueda presentar ante el tribunal para permitirle dirimir
cuestiones de hecho. Por ejemplo, un documento suscrito por un inventor, debidamente
inscripto por la Oficina de Patentes, en el que consta la transferencia de una patente de
invencin a otra entidad o persona, es la mejor prueba de que la otra entidad o persona es la
titular de la patente de invencin. Esto tambin se denomina prueba directa. Si se extrava
el documento, entonces podr bastar la declaracin de un testigo que afirme haber visto
cuando el inventor firm dicha transferencia. Esta es una prueba secundaria. Si el documento
est disponible, entonces deber presentarse. Si no es as, entonces no hay ms opcin que
seguir la segunda va.
 pgina 30

Se pueden distinguir tres tipos de pruebas:

las pruebas documentales, es decir, las pruebas aportadas por los escritos y los
documentos de todo tipo;

pruebas materiales, es decir, las pruebas aportadas por las cosas mismas y no a
travs de su descripcin; y

la prueba pericial, a saber, la prueba oral facilitada por un experto. En lo

posible todas las pruebas debern presentarse por escrito.

Resolucin Definitiva

Al resolver la apelacin, el tribunal, por lo general, adoptar algunas de las siguientes

medidas:

rechazar apelacin;

conceder la apelacin;

remitir el asunto a la Oficina de Patentes para su reconsideracin, (si la decisin

contra la cual se apel consista en el rechazo de la solicitud); o

modificar las reivindicaciones y ordenar a la Oficina de Patentes que conceda la

patente de invencin.

Si el tribunal remite el asunto de vuelta a la Oficina de Patentes, podr formular

recomendaciones para la modificacin de las reivindicaciones, de la memoria descriptiva o de
los dibujos, con el fin de superar las posiciones que una o ambas partes hayan adoptado
arbitrariamente. La actuacin de la autoridad del tribunal por lo general se funda en la ley de
patentes o en otras disposiciones legislativas de carcter general.

Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual en general

El titular de los derechos debe velar por que estos se respeten. Corresponde al titular de
los derechos tomar medidas contra cualquier infraccin.

Los titulares de los derechos de patente deben, asimismo, confiar en que los Estados
adopten regmenes accesibles, adecuados y dotados de recursos suficientes para la proteccin
de tales derechos. Los titulares de los derechos deben ser capaces de adoptar medidas contra
los infractores a fin de evitar nuevas infracciones y recuperar las prdidas generadas por la
infraccin que se haya cometido.

A menudo los organismos administrativos estatales, como es el caso de las oficinas de

propiedad intelectual y de las autoridades aduaneras, son las instituciones que desempean el
papel ms importante en los casos de infraccin, piratera o falsificacin.
 pgina 31

Adems, existen instituciones y asociaciones industriales que asisten a sus miembros, y

a sus nacionales en el caso de las instituciones gubernamentales, en la observancia de los
derechos de propiedad intelectual.

Prevencin de acciones judiciales

Generalmente, cuando un competidor advierte que sus actividades se ven entorpecidas

por derechos preexistentes, tratar de evitar o resolver el problema de manera legtima, por
ejemplo, en el caso de una patente previa, realizando una invencin en el rea protegida a
partir de dicha patente. Otra forma de abordar el tema consiste en solicitar una licencia o
negociar algn tipo de acuerdo de manera amistosa.

Una empresa que se ve afectada por el derecho de un tercero evaluar cuidadosamente

el alcance y la validez de ese derecho.

Las leyes de varios pases en materia de patentes, diseos y marcas, disponen que el
titular de un derecho no puede efectuar amenazas infundadas contra los competidores o sus
distribuidores. El titular de un derecho puede enviar una simple carta (una intimacin para
que cese y desista de su accionar) sealndole la existencia de su derecho, con lo cual el
infractor no podr argir posteriormente su ignorancia al respecto.

Anlisis de la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los

derechos de propiedad intelectual

Las acciones judiciales contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual
dan lugar a procesos largos y costosos. Por lo tanto, antes de tomar una decisin respecto de
las alternativas disponibles, se recomienda:

Determinar con precisin quines son los fabricantes infractores, los

distribuidores principales y los minoristas;

Determinar el alcance de la infraccin;

Analizar si es probable que dicha infraccin adquiera mayores dimensiones;

Calcular las prdidas directas o indirectas

Observancia de los Derechos conferidos por una Patente

Aun cuando, en principio, el titular de un derecho de patente puede solicitar judicialmente el

cese de la fabricacin, la venta o el uso no autorizado de la invencin, a fin de obtener la
correspondiente orden judicial y poner fin a la infraccin, en la prctica, el proceso es menos
sencillo de lo que parece.
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Procedimiento judicial

El procedimiento previsto para las acciones por infraccin a los derechos de patente
comprende: la notificacin de la demanda por el demandante al demandado, acuse de recibo
por el demandado y su consiguiente notificacin de su intensin de defenderse, intercambio
de escritos, posible reconvencin por parte del demandado, celebracin de la audiencia en la
que el juez impartir instrucciones, y finalmente, inicio de la etapa del juicio, en la que el juez
dictar una sentencia.

Adems de conceder una medida provisional, el tribunal tambin podr hacer lugar a la
peticin de daos y perjuicios por la infraccin cometida, es decir, establecer el pago de una
indemnizacin por las ventas y los mercados perdidos como consecuencia de la infraccin
cometida.

Como alternativa a la indemnizacin:

se podr hacer lugar a una liquidacin de beneficios a favor del titular de la

patente;
todos los beneficios obtenidos por la demandada como resultado de la infraccin
podran transferirse al titular de la patente;
se podr ordenar a la demandada que haga entrega al titular de la patente, de todos
los productos o artculos que incluyan la invencin patentada, o que los destruya;
el titular de la patente podr conseguir una declaracin judicial en el sentido de
que la patente es vlida y ha sido violada.

Principales etapas de la observancia de los derechos conferidos por una patente

Al analizar la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los

derechos derivados de una patente, su titular debe, en primer trmino, evaluar qu ha
patentado. En la mayora de los sistemas las reivindicaciones son decisivas, ya que definen el
alcance de la proteccin solicitada, y finalmente concedida, a travs de la patente.

A menudo el titular solo comprende la dimensin exacta de los derechos que le confiere
su patente cuando considera la posibilidad de hacer valer tales derechos.

Evaluacin de la validez y de la infraccin a una patente

Tras evaluar el alcance de su derecho de patente, la siguiente tarea del titular de la

patente es determinar si su patente es objeto de una infraccin. Antes de asumir el riesgo
financiero que entraa un juicio en materia de patentes - que puede ser uno de las ms
extensas y costosas formas de litigio -, el titular de la patente debe intentar averiguar cules
son las perspectivas de obtener una sentencia favorable.

En una accin destinada a hacer valer el derecho conferido por una patente, el
demandado, adems de alegar como defensa que no ha cometido ninguna infraccin,
generalmente aadir una nueva defensa, a menudo en forma de reconvencin, en el sentido
de que, aun cuando haya sido infringida, la patente es invlida.
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En virtud del principio que establece que no se debe otorgar proteccin jurdica a una
patente invlida, en el marco de una accin judicial sobre patentes suele permitirse que la
parte demandada presente pruebas respecto de la nulidad en cualquier etapa del
procedimiento.

La primera tarea del tribunal a los fines de evaluar con precisin el alcance de la
proteccin definida por la patente y si la infraccin lesiona dicha proteccin consiste casi
siempre en analizar las reivindicaciones.

El costo de los juicios en materia de patentes

Este es efectivamente el elemento clave que hay que tener presente en relacin con la
observancia de los derechos conferidos por una patente: por ms minuciosa que sea la
estimacin de las costas que se realice al inicio del juicio, casi siempre se tendrn que ir
aumentando a medida de que se vayan planteando nuevas cuestiones durante el desarrollo del
procedimiento. La observancia de los derechos conferidos por una patente, o la defensa
contra la observancia, se produce porque alguien desea recibir una ventaja comercial. Esta
ventaja debe ser objeto de un continuo anlisis tomando en consideracin el costo del juicio.

Recursos

Los recursos que se prevn habitualmente para las acciones por infraccin de los
derechos de propiedad intelectual son las medidas provisionales, el resarcimiento de los
perjuicios y la liquidacin de beneficios. La mayora de las acciones se inician con una
solicitud de algn tipo de medida preliminar o provisional, y en la mayora de los casos no se
prosiguen ms all de esta etapa preliminar.

Medidas preliminares: Medidas provisionales

Por lo general, la finalidad principal de una medida provisional o interlocutoria, que es

el recurso preventivo ms til y ms ampliamente utilizado, es la preservacin del status quo
hasta tanto se lleve a cabo el procedimiento sobre la accin de fondo. La principal
preocupacin del Tribunal, al conceder una medida provisional, es preservar una situacin en
la que resulte ms fcil impartir justicia al momento de dictar una resolucin definitiva. Por
lo tanto, en algunas ocasiones el tribunal ordenar que se restaure una situacin anterior, o que
las partes tomen las medidas necesarias para que sus actividades se adapten mejor a las
necesidades de justicia.

En cada vez ms casos los medidas provisionales no bastan para proteger los derechos
de propiedad intelectual contra la amenaza de una infraccin continua, puesto que no resulta
fcil obtener las pruebas necesarias para fundar un pedido de medidas provisionales o de una
resolucin definitiva, y tampoco se podrn obtener dichas pruebas durante la habitual
presentacin exhaustiva de pruebas antes del inicio del procedimiento. En tal caso, es
improbable que el demandante pueda obtener una medida provisional, dado que no contar
con las pruebas necesarias, y a veces el demandado eliminar o destruir el material infractor.

En los ltimos aos los tribunales del Reino Unido han desarrollado un recurso rpido
y eficaz para obtener y conservar esa prueba, que se denominan rdenes Anton Piller,
consistentes en una orden ex parte, es decir, que se dicta sin dar intervencin a la otra parte,
para ingresar e inspeccionar locales y obtener pruebas. Estas rdenes, pueden ser una medida
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necesaria antes de poder obtener una medida cautelar.

Del mismo modo, la recoleccin de pruebas e incluso una sentencia definitiva en favor
de un demandante podran resultar de ejecucin imposible si el demandado no tiene recursos
que puedan ser utilizados para solventar el pago de los daos y perjuicios establecidos en la
sentencia. Con el fin de abordar este problema, los tribunales de los pases regidos por el
common law han formulado y desarrollado la medida cautelar Mareva, que se utiliza para
evitar que los demandados transfieran sus recursos al exterior o que dispongan o negocien con
ellos dentro del pas de tal manera que resulte imposible ejecutar toda decisin que se dicte en
su contra.

Resolucin definitiva

Habitualmente, el demandante que ha tenido xito en una accin judicial que verse
sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial tendr derecho a que se dicte a su favor
una resolucin definitiva. En caso de incumplimiento de la medida provisional, el
demandante podr solicitar al tribunal que condene al demandado por desacato a la autoridad
y, en el mbito de la propiedad industrial, la experiencia demuestra que no es absoluto
infrecuente que el demandante solicite dicha medida.

Perjuicios o Liquidacin de Beneficios

En caso de que el demandante haya obtenido una sentencia a su favor, la evaluacin de

los perjuicios en los casos de propiedad industrial siempre exige, como un primer paso, que el
demandante decida si solicita una estimacin del perjuicio o una liquidacin de beneficios.

En los juicios en materia de propiedad intelectual, la evaluacin de los perjuicios

correspondientes varan un tanto, y los criterios ms comunes son los siguientes:

Evaluacin de los daos basada en las ganancias obtenidas por el demandado;

Evaluacin de las ventas que el demandante se vio impedido de realizar, basada
en las prdidas sufridas por el demandante como resultado de la infraccin;
Analoga con las licencias: los daos se calculan como si fuesen regalas que el
demandante habra percibido del demandado en caso de que se hubiera celebrado
un acuerdo de concesin de licencia entre ambos;
Perjuicios establecidos por ley: aunque este criterio de evaluacin de los
perjuicios es un tanto controvertido, por cuanto varios pases consideran que este
tipo de compensaciones son conceptualmente muy semejantes a un recurso tpico
del derecho penal, las mismas han venido siendo aceptadas por un nmero cada
vez mayor de pases en tanto constituyen un medio prctico para fijar los
perjuicios en aquellos casos de infraccin en que resulta difcil evaluar la cuanta
exacta de los perjuicios sufridos.

Actividades en el seno de la OMPI relativas a la Observancia de los derechos de

propiedad intelectual y al Arbitraje y la Mediacin de controversias que versan sobre
tales derechos

El Comit Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI est orientado a coordinar, en

forma conjunta con determinadas organizaciones y con el sector privado, la lucha contra los
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actos de falsificacin y piratera; fomentar la educacin pblica a travs de la asistencia y la

coordinacin de programas de formacin nacionales y regionales destinados a todos los
interesados vinculados a la actividad y el intercambio de informacin en materia de
observancia mediante la creacin de un Foro Electrnico.

Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de Observancia

Los Miembros de la Organizacin Mundial del Comercio deben garantizar a travs de

sus legislaciones nacionales ciertas medidas de observancia previstas en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
En el Acuerdo sobre los ADPIC tambin figuran disposiciones que exigen que las autoridades
aduaneras adopten medidas respecto de aquellas mercancas presuntamente falsificadas o
pirata.

Resolucin Alternativa de Controversias

La resolucin alternativa de controversias, o resolucin extrajudicial de controversias,

hace referencia a los mtodos de resolucin de controversias en materia de propiedad
intelectual, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento judicial. Las formas ms
comunes de resolucin alternativa de controversias son el arbitraje y la mediacin.

Arbitraje

El arbitraje requiere que las partes acuerden someter la controversia a la decisin de un

rbitro. Las partes suelen hacerlo incluyendo en su contrato una clusula en la se que prevea
el sometimiento de las controversias al arbitraje. Las partes tienen flexibilidad a la hora de
establecer las facultades que le conferirn al rbitro y pueden elegir el procedimiento
aplicable, generalmente mediante una remisin al reglamento de una institucin de arbitraje.

El arbitraje es un procedimiento menos formal que un procedimiento judicial, pero as y

todo comparte algunas de sus caractersticas. Un procedimiento arbitral generalmente
comprende un intercambio de memorias por escrito, una audiencia en la que se permite la
presentacin de argumentos en forma oral, declaraciones de testigos y las opiniones de
expertos, as como las preguntas que formulan los rbitros y las partes.

Mediacin

La mediacin o conciliacin es otra forma de resolucin alternativa de controversias.

Un mediador es una persona neutral que ayuda a las partes a resolver sus controversias. Una
vez ms, es preciso que las partes convengan en someter su controversia a la mediacin.
Habida cuenta de su carcter voluntario, cada parte podr poner fin a su participacin en
cualquier etapa del procedimiento. Si la mediacin es exitosa, el acuerdo tiene el efecto de un
contrato entre las partes.

La mediacin resulta especialmente conveniente cuando las partes desean mantener o

desarrollar su relacin y resolver una controversia en forma privada. La mediacin tiene en
cuenta los respectivos intereses de las partes, ms que sus posiciones jurdicas.

Decisin de experto
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En los acuerdos de transferencia de tecnologa las partes suelen acordar someter

cualquier controversia tcnica que se plantee a la decisin de un experto, que es un tercero
independiente con la experiencia necesaria en el mbito de la tecnologa pertinente. Para que
este procedimiento tenga efectos jurdicos, ambas partes debern obligarse a cumplir la
decisin adoptada por el experto.

Observancia en el contexto internacional

Problemas en materia de observancia:

Si las partes en un acuerdo someten sus controversias a la resolucin de los

tribunales, deben asegurarse de que la sentencia sea ejecutable en cualquier pas
en que as se lo solicite;

La ejecucin en el pas del demandado de una sentencia dictada en el pas del

demandante puede resultar difcil;

En general, no existen tales problemas de ejecucin con respecto a los laudos

arbitrales. En virtud de los trminos de la ampliamente aceptada Convencin de
Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecucin de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras, los Estados contratantes estn obligados a reconocer y a ejecutar los
laudos arbitrales, con la salvedad de un nmero limitado de excepciones
especficas.

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

Ofrece servicios para la resolucin de controversias entre partes privadas en materia de

propiedad intelectual, a travs del arbitraje, de la mediacin y del arbitraje acelerado, y provee
clusulas contractuales tipo que las partes pueden incluir en los acuerdos por las cuales se
someten las futuras controversias a dichos procedimientos.
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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN

PAE 3: Puede dar cuatro ejemplos de apelaciones contra las decisiones de la oficina de
patentes previas y posteriores a la concesin de la patente? Por favor, srvase transmitir
su respuesta a su tutor.

PAE 4: Podra describir las principales etapas de la observancia de los derechos

conferidos por una patente?

PAE 5: Puede explicar los recursos disponibles en el marco de una accin judicial por
infraccin de patentes?
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PAE 6: Puede sealar dos mtodos de resolucin alternativa de controversias?

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Mdulo 6 Prueba de fin de mdulo

1. En virtud del sistema de patentes, el procedimiento de oposicin tiene por objeto:

a) proteger contra las infracciones;

b) facilitar la rpida concesin de los derechos de patente;
c) examinar la patentabilidad y la titularidad de la invencin;
d) resolver las controversias entre el solicitante y la oficina de patentes

2. La observancia de los derechos derivados de una patente requiere que la parte agraviada
evale cuidadosamente el alcance de sus derechos antes la iniciar una accin judicial. A
ese fin, se debe examinar:

a) las disposiciones legislativas en materia de patentes del pas en el que se plante

la controversia;
b) las reivindicaciones y la memoria descriptiva;
c) las disposiciones del Convenio de Pars y del Acuerdo sobre los ADPIC;
d) el contrato relativo a los conocimientos tcnicos.

3. En el caso de infraccin de una patente, el siguiente no es un recurso disponible:

a) mandamiento cautelar;
b) indemnizacin de perjuicios;
c) represalias;
d) mandamiento definitivo.

4. Adems de la observancia de los derechos derivados de las patentes por medio del
sistema judicial ordinario, existen otras vas internacionales para velar por la
observancia de tales derechos, como por ejemplo:

a) el Arbitraje y la Mediacin de la OMPI;

b) el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE);
c) tribunales;
d) rganos cuasi judiciales.